Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16 января 2007 г. N А56-16830/2006 Иск ЗАО к ООО об обязании прекратить незаконное использование товарного знака, и о взыскании компенсации за использование товарного знака частично удовлетворен, поскольку, в частности, судом установлено, что фирменное наименование ответчика доводится до потребителей, что ответчиком не оспаривается и подтверждено представленными в материалы дела рекламными материалами

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 16 января 2007 г. N А56-16830/2006

ГАРАНТ:

См. также постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 июля 2007 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 января 2007 года.

Полный текст решения изготовлен 16 января 2007 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе:

судьи Иваниловой О.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Докиной В.А.. рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС"

ответчик ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК"

об обязании прекратить незаконное использование товарного знака

при участии:

от истца: предст.Дерюжкина М.Б. (дов. от 11.04.2006) от ответчика: предст.Котомина Н.Е. (дов. от 02.06.2006) ген.дир.Котомин A.M. (np.l от 09.12.2004)

установил:

Истец просит запретить ответчику использование товарного знака ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС", состоящего из комбинации обозначений: словесного - "АРЕС" и изобразительного - шлем, и исключить из названия "АРЕС-СЫСК" словесное обозначение -"АРЕС". Также истец просит взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 100 000 руб. по ст.46 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В судебном заседании истец уточнил требования и просит запретить ответчику использование только словесного обозначения товарного знака - "АРЕС".

Ответчик иск не признал, ссылаясь на то. что то. что истцу незаконно было выдано свидетельство на товарных знак в отношении права оказания детективных услуг, поскольку истец как охранное предприятие не вправе заниматься детективной деятельностью. Также ссылается на то. что товарный знак использовался с согласия директора истца Христенко А.В.. также ссылается на то. что товарный знак используется Союзом негосударственных предприятий безопасности "АРЕС". в состав которого входил ответчик.

Заслушав объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем товарного знака, состоящего из комбинации обозначений: словесного - "АРЕС" и изобразительного - шлем согласно свидетельству N 270190. зарегистрированному Роспатентом 1 1 июня 2004 года, дата приоритета 28 августа 2003 года. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров (услуг) 37. 39. 45 классов Международной классификации товаров и услуг.

В соответствии со ст.З Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон) свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Сфера действия свидетельства включает в себя товар. предлагаемый к продаже и продаваемый ответчиком.

В перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован вышеназванный товарный знак, входит 45 класс Международной классификации товаров и услуг - "агентства детективные, агентства по организации ночной охраны, консультации по вопросам безопасности, контроль систем защиты от взлома, охрана штатская, поиск пропавших людей, поиск утраченного имущества, услуги телохранителей".

Истец ссылается на то. что в наименовании ответчика используется охраняемый элемент товарного знака - "АРЕС". полагает, что данное обозначение является приоритетным, наименование "СЫСК" указывает только на вид деятельности ответчика, что по мнению истца нарушает его исключительное право на товарный знак в отношении оказываемых услуг.

ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК" зарегистрировано 9 декабря 2004 года, осуществляет негосударственную (частную) сыскную деятельность, о чем представлена соответствующая лицензия.

В соответствии со ст.4 п.1 Закона правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя.

В силу ст.ст.54. 138 ГК РФ. Закона о товарных знаках владельцам товарных знаков и фирменных наименований предоставляется равный объем правовой охраны.

В силу ст.8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности" фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. При этом ст. 10-bis Конвенции запрещает все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, промышленной или торговой деятельности конкурента.

По настоящему делу установлено, что право истца на товарный знак возникло раньше, чем право на фирменное наименование ответчика. В этом случае следует исходить из совокупности следующих правовых норм и обстоятельств.

Статья 4 Закона о товарных знаках под незаконным использованием товарного знака понимает использование тождественного или схожего до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров без разрешения правообладателя, в частности, следующим способом: на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, при выполнении работ, оказании услуг, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. Таким образом, использование обозначения, тождественного или схожего до степени смешения с товарным знаком в фирменном наименовании, будет являться нарушением права на товарный знак при определенных обстоятельствах.

По настоящему делу установлено, что фирменное наименование ответчика доводится до потребителей, что ответчиком не оспаривается и подтверждено представленными в материалы дела рекламными материалами. При этом, как пояснил ответчик, с января 2006 года он не использует в рекламных целях изображение шлема.

Нарушением права на товарный знак является его использование в отношении однородных товаров (услуг). По настоящему делу установлено, что ответчик предлагает к продаже однородные товары.

Ответчик использует в фирменном обозначении слово "АРЕС" без разрешения правообладателя, хотя законодательство предусматривает возможность заключения в данном случае договора о передаче исключительных прав на товарный знак (договор об уступке товарного знака), которым объем прав на товарный знак может быть ограничен определенными способами использования, в том числе, использование товарного знака в фирменном наименовании лица, которое будет доводиться до потребителями только определенными способами (ст.ст.25. 27 Закона). Договор подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Ответчик, возражая против доводов истца, ссылается на то, что использование слова "АРЕС" произведено с согласия истца, поскольку в период с 1 февраля 2005 года по 16 января 2006 года в качестве директора ответчика работал один из учредителей и генеральный директор ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС" Христенко А.В., который знал об использовании товарного знака, а также подписывал финансовые документы, в том числе, по оплате рекламы с использованием названного товарного знака. Изложенные доводы судом не принимаются, поскольку в установленном порядке договор об уступке товарного знака не заключен.

Также незаконным признается использование товарного знака в фирменном наименовании, если в нем присутствует обозначение, не только тождественное товарному знаку, но и схожее с ним до степени смешения, что.в данном случае не вызывает у суда сомнения. Доводы ответчика о том. что свидетельства на товарный знак в части оказания детективных услуг выдано истцу неправомерно, поскольку истец не вправе осуществлять одновременно охранную и детективную деятельность, судом не принимаются. Действующее законодательство не ограничивает возможность регистрации товарных знаков видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью. Кроме того, в рамках настоящего процесса суд не вправе рассматривать вопрос о действительности либо недействительности регистрации товарного знака, поскольку ст.28 Закона предусматривает специальный порядок обжалования регистрации товарного знака.

Что касается использования товарного знака "АРЕС" Союзом негосударственных предприятий "Арес". то как следует из представленных в суд документов ответчик участником Союза не является и не являлся. Истец пояснил, что фирмы, входящие в состав Союза, используют товарный знак с согласия правообладателя.

С учетом изложенного суд считает правомерным требование истца о запрещении ответчику использовать товарный знак "АРЕС" в фирменном наименовании и обязании ответчика исключить из фирменного наименования слово "АРЕС", госпошлина в данной части относится на ответчика.

В части взыскания компенсации суд полагает возможным в иске отказать по следующим основаниям.

В соответствии со ст.46 Закона правообладатель вправе требовать либо взыскания причиненных убытков от лица, незаконно использующего товарный знак, либо выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ. установленных федеральным законом. Соответственно, законодатель предоставил правообладателю, чье право нарушено, по своему выбору определить тот способ защиты, который он считает нужным заявить, при этом названные способы защиты различаются по своей правовой природе и по способам доказывания.

Одной из составляющих убытков является размер убытков и доказательства причинения убытков именно в таком размере. В то же время размер компенсации не связан с обязанностью лица, чье право нарушено, доказывать размер причиненных ему убытков. Для взыскания компенсации правовое значение имеет только собственно факт допущенного нарушения и собственно наличие убытков уже предполагается именно фактом нарушения прав правообладателя.

По настоящему делу установлено, что реклама услуг, предоставляемых ответчиком, осуществляется не только ответчиком, но и самим истцом, а также Союзом негосударственных предприятий "АРЕС". одним из учредителей которого является истец. Ответчик представил распечатки сайта в Интернете как истца, как и Союза, в которых рекламируются услуги, оказываемые именно ответчиком, поскольку дана ссылка на лицензию, выданную именно ответчик}'. Истец данное обстоятельство не опроверг, сведений о регистрации иного ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК" не представил. Кроме того. суд также принимает во внимание доводы ответчика о том. что рекламная компания в период с февраля 2005 года по январь 2006 года фактически проводилась с согласия руководителя истца Христенко А.В.. который также был избран президентом Союза негосударственных предприятий "Арес".

С учетом изложенного следует признать, что если у истца и возникли убытки вследствие деятельность ответчика, то истец данном}' обстоятельств}' фактически содействовал.

Госпошлина в данной части остается на истце.

Руководствуясь ст.ст.110. 112. 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения", арбитражный суд

решил:

Запретить ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК" использовать товарный знак в виде словесного обозначения АРЕС" в наименовании ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК".

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО "Детективное агентство "АРЕС-СЫСК" в пользу ЗАО "Охранное предприятие "АРЕС" 2 000 руб. расходов по госпошлине.

Исполнительные листы выдать в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Судья

О.Б. Иванилова