Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 декабря 2007 г. N А56-51664/2006 Иск ЗАО к ЗАО и ООО о запрете ответчикам использования зарегистрированного на имя истца товарного знака и обязании внести изменения в полное фирменное наименование ООО, путем исключения из указанного наименования словесного обозначения, удовлетворен, поскольку, в частности, истец является правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения в соответствии договором об уступке товарного знака, заключенным между истцом и основным обществом, на имя которого первоначально был регистрирован товарный знак, а ООО был зарегистрирован после даты приоритета товарного знака истца

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 14 декабря 2007 г. N А56-51664/2006

ГАРАНТ:

См. также постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 03 октября 2008 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13 декабря 2007г.

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2007 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Орлова Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.Б. Суворовым

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец ЗАО "Петербургский тракторный завод" - дочернее общество ОАО "Кировский завод"

ответчик ЗАО "Завод Спецмашин", ООО "Торговый дом "Кировец"

о прекращении использования товарного знака при участии:

от истца: представитель Гущев И.В. доверенность N 94300 от 08.06.07г.; представитель Скачкова Е.В. доверенность N 94300-16 от 02.05.07г.;представитель - Лялина Т.С. доверенность N 94300-25 от 10.12.07г.

от ответчика: 1) представитель Иноземцев А.Г. доверенность от 10.01.07г.; предст.

представитель Власюк В.Я. доверенность от 27.11.06г.

2) предст. Иноземцев А.Г. дов. от 05.02.07г.; представитель Власюк В.Я. доверенность от 05.02.07г.; представитель Метелев С.Г. доверенность от 05.02.07г.

установил:

Истец - ЗАО "Петербургский тракторный завод" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" обратился в арбитражный суд с иском к ЗАО "Завод Спецмашин", ООО "Торговый дом "Кировец" о запрете ответчикам использования зарегистрированного на имя истца товарного знака "КИРОВЕЦ" (свидетельство N 273905 от 23.08.2004г.) в отношение товаров (услуг) по классам 07, 12 МКТУ и обязании ответчиков внести изменения в полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом"Кировец" путем исключения из указанного наименования словесного обозначения "КИРОВЕЦ".

Ответчики исковые требования не признали по основаниям, изложенным в отзывах.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Арбитражный суд установил:

Закрытое акционерное общество "Петербургский тракторный завод" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" является правообладателем зарегистрированного в установленном порядке товарного знака в виде словесного обозначения "КИРОВЕЦ" в соответствии со свидетельством N 273905, выданным Федеральной службой РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 23 августа 2004 года с приоритетом по дате заявки (18 августа 2003 года) и договором об уступке товарного знака N 8164 от 28 января 2005 года (зарегистрирован Роспатентом 1 февраля 2005 года), заключенным между ЗАО "Петербургский тракторный завод" и основным обществом - ОАО "Кировский завод", на имя которого первоначально был регистрирован товарный знак.

Товарный знак зарегистрирован по следующим видам товаров (услуг) в соответствии с Международным классификатором товаров и услуг (МКТУ):

класс 07 (экскаваторы, бульдозеры, машины для строительства дорог, дорожные катки, копатели (машины), краны подъемные, устройства погрузо-разгрузочные, сельскохозяйственные машины, бороны, плуги, косилки);

-класс 12 (автоприцепы, тележки, повозки, тракторы);

класс 37 (ремонт транспортных средств, техническое обслуживание транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования).

07.12.2000 года Всеволожским территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты зарегистрировано Закрытое акционерное общество "Завод Спецмашин" (генеральный директор Метелев СТ.). Как следует из выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 16 января 2006 года, основным видом экономической деятельности указанной организации является производство колесных тракторов (код 29.31 по ОКВЭД).

24.08.2004 года Межрайонной инспекцией ФНС N 15 по Санкт-Петербургу зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировец" (директор Прохоров А.Е.). Как следует из выписки из единого государственного реестра юридических диц от 26 декабря 2005 года, учредителем данной организации с долей, в уставном капитале 51% является ЗАО "Завод Спецмашин", а основным видом экономической деятельности ООО "ТД "Кировец" является оптовая торговля автотранспортными средствами (код 51.10.1 по ОКВЭД).

В своих рекламных публикациях и деловой корреспонденции ООО "Торговый дом "Кировец" называет себя генеральной сбытовой компанией Завода Спецмашин.

Из рекламных публикаций и документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, следует, что ЗАО "Завод Спецмашин", и ООО "Торговый дом "Кировец" совместно предлагают к продаже широкий спектр тракторной техники (сельскохозяйственные тракторы модельного ряда К-700АТ, К-701Т, погрузчики К-703Б ПФ 1, колесные бульдозеры БКУ К703Б, БКУ-702М, иные аналогичные виды техники), то есть продукцию, идентичную или однородную товарам, выпускаемым Истцом. Ответчики, являясь аффилированными лицами (основным и дочерним обществами), при предложении к продаже и введении в гражданский оборот техники производства ЗАО "Завод Спецмашин" действуют совместно и согласованно (в частности, сбыт тракторной техники осуществляется ЗАО "Завод Спецмашин" через свою сбытовую компанию ООО "Торговый дом "Кировец", а все рекламные публикации о предложении к продаже товаров размещаются от имени обеих организаций).

В материалы дела представлены рассылаемая Ответчиками потенциальным контрагентам документация в виде коммерческих предложений и прайс-листов, в которых предлагаются к продаже тракторы "Кировец" и машины на их базе, совместные предложения к продаже, опубликованные ЗАО "Завод Спецмашин" и ООО "Торговый дом "Кировец" в виде рекламы в специализированных средствах массовой информации. В указанных публикациях ответчиками предлагается к продаже "полный спектр спецтехники на базе трактора "Кировец" или "спецтехника на фазе "Кировца". Также представлен рекламный каталог ООО "Торговый дом "Кировец" с описанием технических характеристик предлагаемой к сбыту тракторной техники, в котором предлагается к продаже "полный спектр спецтехники на базе трактора "Кировец". Обозначение "КИРОВЕЦ" используется ответчиками в качестве составной части фирменного наименования ООО "Торговый дом "Кировец".

В соответствии с Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 14 марта 2006 года N 1342/05 использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя, может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте, поскольку может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности.... Согласно статье 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности такие действия подлежат запрету.

Использование товарного знака допускается только на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем и зарегистрированного в установленном порядке (ст. 26 Закона о товарных знаках). Лицензию на использование товарного знака "КИРОВЕЦ" ЗАО "Петербургский тракторный завод" ответчикам не предоставляло, в связи с чем действия Ответчиков являются нарушением норм статьи 4 Закона о товарных знаках.

Незаконным использованием товарного знака признается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, применяемого в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

В случае столкновения прав на разнородные объекты права (прав на товарные знаки и фирменные наименования) необходимо исходить из старшинства таких прав.

Истец является правообладателем товарного знака в виде словесного- обозначения "КИРОВЕЦ" в соответствии со свидетельством N 273905, выданным Федеральной службой РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 23 августа 2004 года с приоритетом по дате заявки (18 августа 2003 года) и договором об уступке товарного знака N 8164 от 28 января 2005 года (зарегистрирован Роспатентом Г февраля 2005 года), заключенным между ЗАО "Петербургский тракторный завод" и основным обществом -ОАО "Кировский завод", на имя которого первоначально был регистрирован товарный знак.

Ответчик - ООО "Торговый дом "Кировец" был зарегистрирован 24.08.2004 года, т.е. после даты приоритета товарного знака "КИРОВЕЦ" истца.

В соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование третьим лицам, никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Таким образом, по мнению арбитражного суда, истец доказал исковые требования по праву.

На основании изложенного и

Руководствуясь статьями 102; 110; 167-170 Арбитражного-процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Запретить Закрытому акционерному обществу "Завод Спецмашин", Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировец" использование зарегистрированного на имя Закрытого акционерного общества "Петербургский тракторный завод" - дочернего общества ОАО "Кировский завод" товарного знака "КИРОВЕЦ" (свидетельство N 273905 от 23.08.2004г.) в отношение товаров (услуг) по классам 07, 12 МКТУ.

Обязать Закрытое акционерное общество "Завод Спецмашин", Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировец" внести изменения в полное фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировец" путем исключения из указанного наименования словесного обозначения "КИРОВЕЦ".

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Завод Спецмашин" в пользу Закрытого акционерного общества "Петербургский тракторный завод" - дочернего общества ОАО "Кировский завод" 2.000 руб. в порядке возмещения расходов по госпошлине.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кировец" в пользу Закрытого акционерного общества "Петербургский тракторный завод"- дочернего общества ОАО "Кировский завод" 2.000 руб. в порядке возмещения расходов по госпошлине.

Выдать исполнительные листы.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Судья

Е.А.Орлова