Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 июня 2011 г. N Ф09-2802/11 по делу N А50-42633/2009

06 июня 2011 г.

N Ф09-2802/11-С6 Дело N А50-42633/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 01 июня 2011 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июня 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Столярова А. А.,

судей Мындря Д. И., Смирнова А. Ю.

рассмотрел в судебном заседании жалобу индивидуального предпринимателя Ахметова Наиля Рафиковича на решение Арбитражного суда Пермского края от 24.11.2010 по делу N А50-42633/2009 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2011 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Основание-2" (далее - общество "Основание-2") - Ахметов Р.Р. (доверенность от 09.12.2010);

предпринимателя Ахметова Наиля Рафиковича и предпринимателя Ахметова Артема Наильевича - Солонина Е.П. (доверенности от 02.02.2010).

Общество "Основание-2" обратилось в Арбитражный суд Пермского края к предпринимателям Ахметову Н.Р. и Ахметову А.Н. с иском о запрете ответчикам продавать, предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот продукцию в упаковке, содержащей товарный знак по свидетельству N 353185, а также запретить использовать ответчикам товарный знак иным образом; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчиков контрафактных товаров (контейнеров для кондитерских изделий), на которых размещен незаконно используемый товарный знак истца; о взыскании с предпринимателей Ахметова Н.Р. и Ахметова А.Н. по 1 250 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака с каждого и судебных издержек в размере 23 004 руб. 55 коп., а также судебных издержек в размере 4 851 руб.12 коп., в том числе 4 753 руб. расходов на приобретение тортов в упаковке в рамках проверочной закупки, 98 руб. 12 коп. почтовых расходов (с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда первой инстанции от 24.11.2010 (судья Гуляева Е.И.) исковые требования удовлетворены частично. Ответчикам запрещено продавать, предлагать к продаже и иным образом вводить в оборот продукцию в упаковке, содержащей товарный знак с регистрационным номером 353185, исключительные права на который принадлежат обществу "Основание-2". Решено изъять из оборота и уничтожить за счет средств ответчиков контрафактные товары (контейнеры для кондитерских изделий), на которых размещен товарный знак истца с регистрационным номером 353185. С ответчиков взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака по 100 000 руб. с каждого. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Судом на эксперта Исаева А.Е. наложен судебный штраф в размере 5 000 руб.

Дополнительным решением от 02.12.2010 (судья Гуляева Е.И.) с каждого из ответчиков взыскано по 74 672 руб. 27 коп. судебных расходов. С общества "Основание-2" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 10 660 руб. Предпринимателю Ахметову Н.Р. с депозитного счета арбитражного суда возвращены денежные средства в размере 15 000 руб., уплаченные за проведение повторной экспертизы.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2011 (судьи Снегур А.А., Булкина А.Н, Романов В.А.) решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе предприниматель Ахметов Н.Р. просит судебные акты отменить, ссылаясь на неправильное применение судами ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, несоответствие выводов обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что нарушений прав истца использованием предпринимателями Ахметовым Н.Р. и Ахметовым А.Н. упаковки для торта с изображением товарного знака истца не имеется, поскольку данное изображение не используется ответчиками в качестве средства индивидуализации своей продукции. На крышке спорной упаковки доля торта отсутствует обозначение, являющееся средством индивидуализации, которое может быть воспринято потребителями как товарный знак. Как указывает заявитель, функциональный рельеф упаковки для торта не используется производителями кондитерский изделий в качестве своего средства индивидуализации. По мнению заявителей, по обстоятельствам настоящего дела очевидно, что товарный знак истца обладает низкой различительной способностью: по причине неиспользования истцом, исходя из характера самого обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, который состоит из большого количества деталей и потому не обладает различительным характером обозначения. Заявитель также полагает, что истец злоупотребляет своими правами, вынуждая ответчиков закупать у него пластиковую упаковку. Кроме того, заявитель ссылается на необходимость взыскания судебных расходов пропорционально удовлетворенным требованиям.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Основание-2" просит судебные акты оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, общество "Основание-2" является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 353185 с приоритетом товарного знака 05.02.2007 в отношении товаров 16 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе: изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковочный материал; пленки пластмассовые для упаковки (16) и бисквиты, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, конфеты, печенье, пряники, сухари, торты фруктово-ягодные (30).

Между обществом "Основание-2" (принципал) и Перминовым В.Л. (агент) заключен агентский договор от 20.10.2009, по условиям которого агент обязуется за вознаграждение совершить по поручению принципала от своего имени и за счет принципала действия по покупке двух тортов, произведенных предпринимателем Ахметовым Н.Р., в упаковке, на которой размещен товарный знак принципала по свидетельству N 353185.

Сторонами договора подписан акт от 18.12.2009 сдачи-приемки выполненных услуг агента, согласно которому 26.10.2009 агент закупил у предпринимателя Ахметова А.Н. в магазине "Вкус желаний" по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 34, два торта, произведенные предпринимателем Ахметовым Н.Р., на сумму 371 руб. 40 коп.

Приобретение Агентом двух тортов "Парма", "Булонский лес" также подтверждается товарным чеком от 26.10.2009.

Нотариусом Пермского городского нотариального округа 05.11.2009 в присутствии директора общества "Основание-2" произведен осмотр двух пластиковых контейнеров (емкостей) для хранения пищевых продуктов (кондитерских изделий) с упакованными в них продуктами (тортами), состоящих из одной крышки и одной донной части.

При осмотре указанных контейнеров нотариусом установлено, что первый контейнер состоит из двух частей: крышки в форме усеченного конуса диаметром в верхней части примерно 20 см, диаметр нижней части 23,5 см, высотой 10 см с ребристой боковой поверхностью, и донной части диаметром 23,5 см, контейнер сформован из пластика (крышка из прозрачного бесцветного пластика, донная часть - из пластика белого (серо-молочного) цвета). Второй контейнер состоит из двух частей: крышки в форме усеченного конуса диаметром в верхней части примерно 20 см, диаметр нижней части 23,5 см, высотой 9 см с ребристой поверхностью, и донной части диаметром 23,5 см. Обе верхние наружные плоскости крышки содержат рельефное изображение абстрактной фигуры (в центре плоскости выпуклая окружность, далее от центра выпуклое "кольцо", на внешнем контуре верхней плоскости выполнены чередующиеся выступы и впадины, расположенные кольцом с радиальной ориентацией внутри кольца).

Полагая, что исключительное право на использование товарного знака по свидетельству N 353185 нарушается действиями ответчиков, общество "Основание-2" направило в адрес предпринимателя Ахметова Н.Р. письмо от 08.10.2009 N 928, в котором уведомило о том, что использование спорного товарного знака является незаконным, предложило прекратить использование пластиковых контейнеров для тортов с товарным знаком, в том числе по свидетельству N 353185, сообщить информацию о поставщиках, поставляющих контрафактную упаковку, и предоставить данные по объему закупленной продукции с 19.06.2008, копии договоров поставки, спецификаций и накладных, по которым указанная продукция поставлялась.

Поскольку в добровольном порядке спор не был разрешен, общество "Основание-2" обратилось в арбитражный суд с соответствующим иском.

В обоснование размера исковых требований в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака истец сослался на проведенную сотрудниками органов внутренних дел по его заявлению проверочную закупку продукции (23 торта в упаковке), подтверждаемую протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2010, объяснениями продавца Тудвасевой Е.А., кассовыми и товарными чеками, а также представил заключение эксперта Филоновой Г.Х. от 05.02.2010, согласно которому изображение, размещенное на верхней плоскости крышки каждого контейнера для хранения и транспортировки продуктов питания, представленного для проведения экспертизы, является сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству N 353185.

Суды, частично удовлетворяя заявленные требования, исходили из того, что используемая ответчиками упаковка для тортов имеет на крышке изображение сходное до степени смешения с изображением товарного знака истца по свидетельству N 353185.

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (п. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании подп. 1 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (ч. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу приведенных норм в предмет доказывания по настоящему делу входят: факт принадлежности истцу исключительного права на использование товарного знака в конкретный период и в отношении товаров определенного класса МКТУ; факт использования ответчиками без разрешения истца в период действия приоритета товарного знака истца обозначения, сходного с ним до степени смешения, при реализации товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

Из материалов дела усматривается, что общество "Основание-2" является правообладателем спорного товарного знака по свидетельству N 353185. Указанный факт ответчиками не оспаривается.

Разногласия между сторонами возникли относительно того, используется ли на упаковках для тортов какое-либо изображение, является ли изображение, размещенное на крышке упаковки, тождественным либо сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным за истцом.

В материалы дела представлены различные доказательства, в том числе заключения экспертов и специалистов, аналитические отчеты, отчет о социологическом исследовании, содержащие противоположные выводы относительно наличия или отсутствия на крышках упаковок тортов изображения, тождественного или схожего до степени смешения с изображением товарного знака по свидетельству N 353185.

Судом первой инстанции назначена судебная экспертиза, производство которой поручено патентному поверенному Орловой В.В.

Согласно выводам экспертного заключения Орловой В.В. объемные элементы крышки не являются изображениями каких-либо предметов, объектов и не образуют в совокупности какое-либо изображение, на крышках упаковок для тортов изображений не имеется; сравнительный анализ товарного знака и крышки упаковки для торта приводит к выводу об отсутствии между ними тождества и сходства до степени смешения, в частности, по причине различия в их внешней форме (плоскостная и объемная), отсутствия на крышке каких-либо изображений, отсутствия у них смыслового значения.

Учитывая наличие в материалах дела противоречивых мнений специалистов в области интеллектуальной собственности и иных областях науки и искусства относительно наличия либо отсутствия на крышках упаковок для тортов изображения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, судом первой инстанции была назначена повторная комплексная судебная экспертиза, производство которой было поручено заведующей кафедрой музееведения и прикладной культурологи Уральского государственного университета им. Горького Трошиной Т.М. и специалисту общества с ограниченной ответственностью "Союзпатент", патентному поверенному Исаеву А.Е.

В соответствии с экспертным заключением, составленным Трошиной Т.М., на представленных на экспертизу крышках упаковок для тортов имеется изображение, которое является сходным до степени смешения (тождественным) с товарным знаком по свидетельству N 353185.

Судами дана оценка заключению судебной экспертизы, составленному патентным поверенным Орловой В.В., с учетом мнения, изложенного в заключении специалиста Котюровой М.П., и логическом анализе, выполненным Рочевым С.С., о том, что заключение судебной экспертизы является внутренне противоречивым, содержит логические погрешности, подмену понятий и представляет собой подгонку рассуждений под заданный вывод. По этой же причине судом апелляционной инстанции не признано надлежащим доказательством заключение эксперта Оборина Б.С. от 01.11.2009.

Судом апелляционной инстанции отклонены ссылки ответчиков на справку ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" от 19.08.2010 и письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 04.10.2010, поскольку справка не содержит исследовательской части, обоснования изложенного в ней вывода, письмо антимонопольного органа основывается на выводе, содержащемся в указанной справке.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о том, что на крышках упаковок для тортов имеется изображение, которое является сходным до степени смешения с изображением, зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству N 353185, в связи с чем признали обоснованными требования истца о нарушении его исключительного права на использование товарного знака.

При этом суды отметили, что используемый ответчиками рельеф со спорным изображением не обусловлен исключительно функциональными особенностями упаковки для тортов и кондитерских изделий, поскольку функции по повышению сопротивления трению о другую поверхность и по фиксированию на себе донной части другой упаковки для удобства транспортировки выполняет сам рельеф (выемки и впадины на поверхности) как таковой. При этом рисунок рельефа может быть различен без ущерба для функций упаковки.

В силу п. 1, 2, 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Правообладатель также вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Учитывая, что факт введения ответчиками в гражданский оборот товара с незаконно размещенным на нем товарным знаком истца является установленным, суды правомерно удовлетворили исковые требования в части запрета ответчикам вводить в оборот продукцию в упаковке, содержащей товарный знак истца, изъятия из оборота и уничтожении за счет ответчиков контрафактных товаров (контейнеров для кондитерских изделий), на которых размещен товарный знак истца, а также исходя из того, что ответчики в своей предпринимательской деятельности реализуют иной товар - кондитерские изделия, товарный знак истца изображен на упаковках для данных изделий, стоимость реализуемых ответчиками упаковок по сравнению со стоимостью кондитерского изделия гораздо ниже, и принимая во внимание характер нарушения исключительных прав истца, незначительную степень вины ответчиков, обоснованно определили подлежащую взысканию компенсацию за нарушение исключительных прав истца в размере 100 000 руб. с каждого ответчика.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что использованием предпринимателями Ахметовым Н.Р. и Ахметовым А.Н. упаковки для торта с изображением товарного знака права истца не нарушаются, поскольку данное изображение не используется ответчиками в качестве средства индивидуализации своей продукции, отклоняется. Как верно указал суд апелляционной инстанции само по себе введение в гражданский оборот товара (как путем упаковки в него своего товара, так и путем его продажи совместно со своим товаром), произведенного иным лицом, на котором незаконно размещен товарный знак, является использованием такого товарного знака. При этом не имеет правового значения фактический умысел лица, использующего чужой товарный знак, индивидуализировать с его помощью свой товар, поскольку законодательством установлен запрет, в том числе, и на введение в гражданский оборот товара, произведенного иным лицом, на котором незаконно нанесен товарный знак.

Судебные расходы распределены судом первой инстанции в соответствии с положениями ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем ссылки заявителя кассационной жалобы на взыскание судебных расходов пропорционально удовлетворенным требованиям не принимаются.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Пермского края от 24.11.2010 по делу N А50-42633/2009 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2011 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ахметова Наиля Рафиковича - без удовлетворения.

Председательствующий

А.А.Столяров

Судьи

Д.И.Мындря А.Ю.Смирнов