Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 марта 2013 г. N Ф09-716/13 по делу N А76-10445/2012

Екатеринбург

26 марта 2013 г.

Дело N А76-10445/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2013 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 марта 2013 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Сулейменовой Т.В.,

судей Смирнова А.Ю., Мындря Д.И.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - общество "Красный Октябрь") на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2012 по делу N А76-10445/2012 Арбитражного суда Челябинской области.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Слакон" - Горохводацкая О.А. (доверенность от 09.01.2013);

общества "Красный Октябрь" - Сандо Д.В. (доверенность от 20.12.2012).

Общество "Красный Октябрь" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Слакон" и открытому акционерному обществу "Слакон" о взыскании с каждого по 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.08.2012 (судья Мулинцева Е.М.) исковые требования удовлетворены частично. С ответчиков в пользу истца взыскано по 200 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак с каждого. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2012 (судьи Богдановская Г.Н., Суспицина Л.А., Карпачева М.И.) решение суда отменено. В удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе общество "Красный Октябрь" просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе, ссылаясь на нарушение судами ст. 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 55.1, 67, 68, 71, ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам. Заявитель полагает ошибочным вывод суда апелляционной инстанции о том, что слово "искушение" приобретает смысловую нагрузку применительно к кондитерским изделиям в совокупности с иными словосочетаниями, поскольку вопрос об утрате товарным знаком "Искушение" по свидетельству N 156286 различительной способности не был предметом исследования апелляционного суда. Общество "Красный Октябрь" также указывает на ошибочность вывода суда апелляционной инстанции о том, что доминирующим элементом в словосочетании "Ореховое искушение" является элемент "Ореховое". Заключение патентного поверенного Гоголева Дмитрия Олеговича не имеет процессуального статуса заключения специалиста в смысле ст. 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а является одним из доказательств по делу, подлежащем оценке.

Как следует из материалов дела, общество "Красный Октябрь" является обладателем исключительных прав на товарный знак "ИСКУШЕНИЕ", зарегистрированного 15.09.1997 с приоритетом 29.07.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине, срок действия продлен до 29.07.2016 (свидетельство N 156286).

Общество с ограниченной ответственностью "Слакон" по товарной накладной от 21.02.2012 N 30128 предложило к передаче в собственность покупателя товар с наименованием: 3,9 кг конфет "Ореховое искушение" на сумму 517 руб. 57 коп., 5,9 кг печенья "Лакомка ТВ" на сумму 443 руб. 01 коп.

В материалы дела также представлена фотография этикетки продукции изготовителя открытого акционерного общества "Слакон", на которой указано: конфеты "Ореховое искушение".

В протоколе осмотра нотариус зафиксировал факт публикации на web-сайте http://www.slakon.ru/ графического изображения с текстом: "Ореховое искушение" вафельные конфеты с пралиновой начинкой.

Ссылаясь на то, что на товаре, изготовленном и реализованном ответчиками, содержится обозначение, представляющее собой изображение товарного знака, правообладателем которого является истец, общество "Красный Октябрь" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с рассматриваемым иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчики осуществили изготовление и реализацию товара, содержащего элементы обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции, руководствуясь п. 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, п. 4.2, 4.2.1, 4.2.1.3, 4.2.3, 4.2.4.1, 4.2.2, 4.2.2.3, 5.2.1, 5.2.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (далее - Методические рекомендации), утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, сделал вывод о том, что обозначение, изображенное на упаковке конфет, изготовленных и реализованных ответчиками, не может быть ассоциировано с изображением товарного знака, правообладателем которого является истец. При этом суд апелляционной инстанции указал, что в словосочетании "Ореховое искушение" доминирующим словом является слово "Ореховое", слово "искушение" приобретает смысловую нагрузку применительно к кондитерским изделиям не само по себе, а в совокупности с иными словосочетаниями.

Суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене исходя из следующего.

В силу ч. 1 ст. 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В обоснование довода о наличии правонарушения, выразившегося в использовании ответчиками товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, общество "Красный Октябрь" в исковом заявлении, ссылаясь на Правила и Методические рекомендации, указало следующее. Словесный элемент "Ореховое" выступает в качестве фонетически второстепенного элемента, товарный знак по свидетельству N 156286 полностью входит в словесный элемент, индивидуализирующий обозначение, что является одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства. Словесный элемент "Ореховое" выступает в качестве второстепенного, описательного элемента по отношению к словесному обозначению "искушение", являющемуся основным индивидуализирующим элементом. При этом совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, является одним из признаков смыслового сходства. С позиции визуального восприятия смысловое значение словесного элемента "ореховое" подчеркивается изобразительным элементом в виде изображения орехов, вызывающим ассоциативную связь с описательными характеристиками товара и усиливающим вхождение товарного знака в обозначение. По мнению истца, вероятность смешения товарного знака "искушение" по свидетельству N 156286 и этикетки конфет "Ореховое искушение" усиливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.д.), в связи с чем вероятность смешения при покупке кондитерских изделий усиливается.

В обоснование названных доводов обществом "Красный Октябрь" представлено заключение патентного поверенного юридической компании "Усков и партнеры" Гоголева Д.О. с опытом работы в сфере интеллектуальной собственности более 10 лет, содержащее аналогичные выводы.

Согласно ч. 1, 2 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

На основании ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Между тем суд первой инстанции в нарушение ст. 65, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не привел мотивированного обоснования вывода о наличии правонарушения, выразившегося в использовании ответчиками товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, ограничившись ссылкой на заключение патентного поверенного Гоголева Д.О.

Суд апелляционной инстанции, отклоняя заключение патентного поверенного Гоголева Д.О. как несоответствующее требованиям ст. 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не принял во внимание, что данное заключение не имеет процессуального статуса заключения специалиста в смысле ст. 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4, 7 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Между тем содержанию указанного доказательства оценка судом апелляционной инстанции не дана.

Кроме того, судом апелляционной инстанции сделан вывод о том, что слово "ореховое" в словосочетании "ореховое искушение" не носит описательного характера, что в силу п. 4.2.1.3 Методических рекомендаций позволяет отнести его к сильным, а не слабым элементам словесного обозначения, поскольку не описывает характер искушения, которое испытывает потребитель при визуализации кондитерского изделия, а отражает мотивы, в силу которых потребитель испытывает искушение приобрести и попробовать кондитерское изделие - а именно: в силу наличия в составе начинки конфет орехов.

Между тем в материалах дела имеются фотографии упаковки конфет общества "Красный Октябрь" "Искушение" (т. 1, л.д. 55, 57), из которых усматривается, что на ней также изображены орехи.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Между тем судами с позиции рядового потребителя не дана оценка обстоятельствам, свидетельствующим о наличии или отсутствии сходства изображения на реализованном ответчиками товаре до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, с учетом всех имеющихся в деле доказательств.

Учитывая, что названные недостатки могли повлиять на законность принятых судебных актов, судебные акты подлежат отмене, дело - передаче на новое рассмотрение (п. 3 ч. 1 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении суду необходимо устранить изложенные недостатки, исследовать все значимые для дела обстоятельства и принять решение в соответствии с нормами материального и процессуального права.

Руководствуясь ст. 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.08.2012 по делу N А76-10445/2012 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2012 по тому же делу отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Председательствующий

Т.В. Сулейменова

Судьи

А.Ю. Смирнов Д.И. Мындря