Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 11 июня 2013 г. N Ф06-2379/13 по делу N А55-12048/2012

г. Казань

11 июня 2013 г.

Дело N А55-12048/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июня 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 июня 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Нагимуллина И.Р.,

судей Александрова В.В., Нафиковой Р.А.,

при участии представителей:

истца - Суворова К.А. (доверенность от 05.06.2013 N УРАЛ/19),

ответчика - Рябинина Н.С. (доверенность от 01.01.2013 N 57),

третьего лица - Суворова К.А. (доверенность от 08.06.2012),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Нефтехимия"

на решение Арбитражного суда Самарской области от 16.08.2012 (судья Горябин А.А.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2012 (председательствующий судья Пышкина Н.Ю., судьи: Николаева С.Ю., Терентьев Е.А.)

по делу N А55-12048/2012

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "НПМП УРАЛ", г. Москва (ОГРН 1037739125841) к закрытому акционерному обществу "Нефтехимия", Самарская область, Новокуйбышевск (ОГРН 1026303117191) о взыскании 4 852 500 руб.,

по встречному исковому заявлению закрытого акционерного общества "Нефтехимия" к обществу с ограниченной ответственностью "НПМП УРАЛ" о признании права преждепользования, при участии третьего лица: компании "Трингал Эквитис Инк" (Tringal Equities Inc.) (33 Портер Роуд, а/я 3169, PMB103, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НПМП УРАЛ" (далее - ООО "НПМП УРАЛ") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к закрытому акционерному обществу "Нефтехимия" (далее - ЗАО "Нефтехимия") о взыскании задолженности в размере 4 852 500 руб. по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения по патенту от 03.07.2002 N 2214386, в том числе 2 750 000 руб. - вознаграждение, и 2 102 500 руб. - пени за период с 01.04.2011 по 01.03.2012.

ЗАО "Нефтехимия" предъявило к ООО "НПМП УРАЛ" встречный иск о признании права преждепользования.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 10.05.2012 встречный иск принят к производству для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.08.2012, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2012, в удовлетворении ходатайства ООО "НПМП УРАЛ" о выделении встречного иска в отдельное производство отказано.

Судом удовлетворен первоначальный иск, в удовлетворении встречного иска отказано.

В кассационной жалобе ЗАО "Нефтехимия" просит отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование жалобы указывается, что вывод арбитражного суда о том, что требование о признании права преждепользования может быть предъявлено только к обладателю исключительного права на оспариваемый результат интеллектуальной деятельности, и ООО "НПМП УРАЛ" надлежащим ответчиком не является, так как исключительное право на изобретение по патенту N 2214386 перешло к третьему лицу, основан на неправильном применении норм материального права и противоречит правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в информационном письме от 13.12.2007 N 122.

Представленные ЗАО "Нефтехимия" доказательства наличия у него права преждепользования судом не исследовались, хотя суд, не исследовав эти доказательства, не мог разрешить вопрос о взыскании по лицензионному договору.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон и третьего лица, суд кассационной инстанции для удовлетворения жалобы оснований не находит.

Судами установлено и следует из материалов дела, ООО "НПМП УРАЛ" до 05.03.2012 являлось правообладателем патента N 2214386 на изобретение "СПОСОБ ОСУШКИ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ С1-СЗ", который выдан Российским агентством по патентным и товарным знакам по заявке N 2002117672 (дата поступления 03.07.2002) с приоритетом от 03.07.2002 и зарегистрирован в государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.10.2003.

12.11.2010 между ООО "НПМП УРАЛ" (лицензиар) и ЗАО "Нефтехимия" (лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения по патенту N 2214386, который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 01.04.2011 за N РД0078854.

Из условий договора следует, что лицензиат желает приобрести право на использование изобретения на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также воспользоваться технической документацией на условиях настоящего договора с целью производства, использования и продажи продукции с использованием изобретения.

Договор действует до 03.07.2022 - окончания срока действия патента N 2214386, и одностороннее расторжение договора не допускается.

В соответствии с пунктом 2.1 договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за вознаграждение право использования изобретения по патенту N 2214386 RU с целью осуществления процесса для производства, продажи и использования продукции на территории Российской Федерации.

На основании пункта 3.1 лицензионного договора ежемесячное вознаграждение, подлежащее уплате лицензиатом, составляет 250 000 руб.

Ненадлежащее исполнение ЗАО "Нефтехимия" своих обязательств по указанному лицензионному договору явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности за период с 01.04.2011 по 01.03.2012 в размере 2 750 000 руб.

Удовлетворяя первоначальный иск, арбитражный правомерно руководствовался статьями 309, 310, 330, статьей 1235, пунктом 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации, и, исходя из того, что лицензионный договор являлся действующим, договором предусмотрено обязательство ответчика ежемесячно выплачивать вознаграждение истцу в размере 250 000 руб., размер задолженности 2 750 000 руб., период просрочки с 01.04.2011 по 01.03.2012, а ответчиком обязательства по оплате по договору не исполнены, и обоснованно удовлетворил первоначальные исковые требования о взыскании с ответчика указанной задолженности.

Истцом также предъявлено требование о взыскании с ответчика пени в размере 2 102 500 руб., начисленные на сумму задолженности из расчета 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, имевшей место в период с 01.04.2011 по 01.03.2012.

Согласно пункту 3.4 лицензионного договора за просрочку платежей лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Основанием для применения неустойки является факт неправомерного поведения стороны в обязательстве.

Доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору ответчиком суду не представлено.

Ответчик ходатайство о снижении начисленной неустойки не заявил и доказательства ее несоразмерности не представил.

Установив период просрочки исполнения обязательств и проверив представленный истцом расчет, арбитражный суд правомерно удовлетворил первоначальный иск в части взыскания с ответчика пени в размере 2 102 500 руб.

Отказывая в удовлетворении встречного иска ЗАО "Нефтехимия" о признании права преждепользования, арбитражный суд руководствовался статьями 1229, 1358, пунктом 5 статьи 1229, статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд установил, что по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, заключенному 16.01.2012 между ООО "НПМП УРАЛ" (правообладатель) и компанией Tringal Equities Inc. (правопреемник), исключительное право на изобретение по патенту N 2214386 перешло к компании (правопреемнику).

Указанный договор об отчуждении патента N РД95827 зарегистрирован 06.03.2012 Федеральной службой по интеллектуальной собственности с внесением записи в государственный реестр изобретений Российской Федерации, что подтверждается приложением к патенту на изобретение N 2214386.

Суд кассационной инстанции находит правильным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что поскольку требование о признании права преждепользования заявлено в порядке статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащим ответчиком по такому требованию является патентообладатель, на ограничение права которого и направлен заявленный иск, то есть третье лицо по рассматриваемому делу "Трингал Эквитис Инк" (Tringal Equities Inc.).

ЗАО "Нефтехимия" не воспользовалось своим процессуальным правом заявить требования к надлежащему лицу и после выявления обстоятельств отчуждения исключительного права на изобретение по патенту N 2214386.

Учитывая, что встречный иск предъявлен к ненадлежащему лицу, оснований для его удовлетворения у суда отсутствовали.

Довод ЗАО "Нефтехимия", что истец утратил право требования по лицензионному договору от 01.04.2011 N РД0078854, рассмотрен судом апелляционной инстанции и обоснованно отклонен.

Первоначальный иск заявлен управомоченным лицом, поскольку право требования в отношении долга, образовавшегося у ответчика перед истцом по первоначальному иску по выплате вознаграждения по указанному лицензионному договору по состоянию на 05.03.2012, сохранилось за первоначальным кредитором - ООО "НПМП УРАЛ", несмотря на отчуждение исключительного права в пользу третьего лица. Доказательств уступки права требования, возникшего из лицензионного договора за спорный период (с 01.04.2011 по 05.03.2012) какому-либо лицу суду не представлено.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что судебные акты основаны на неправильном применении норм материального права и противоречат правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в информационном письме от 13.12.2007 N 122, суд кассационной инстанции находит необоснованным.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Данные разъяснения предполагают обращение с требованием об установлении права преждепользования к надлежащему ответчику. ЗАО "Нефтехимия" заявлено требование о признании права преждепользования в порядке статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицу, которое не является патентообладателем.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы не обосновал, каким образом признание судом за ним права преждепользования освобождает его от обязательств по заключенному с истцом лицензионному договору. Утверждая о незаконности заключенного договора, ответчик не указал, каким нормам права противоречит заключение лицом, предполагающим наличие у него права преждепользования на изобретение, лицензионного договора о предоставлении права использования этого же изобретения с патентообладателем.

Правовых оснований к отмене или изменению судебных актов не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 16.08.2012 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2012 по делу N А55-12048/2012 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.Р. Нагимуллин

Судьи

В.В. Александров Р.А. Нафикова