Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 января 2013 г. N Ф01-6393/12 по делу N А43-36837/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 17.01.2013.

Полный текст постановления изготовлен 24.01.2013.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:

председательствующего Кислицына Е.Г.,

судей Апряткиной Г.С., Павлова В.Ю.

при участии представителей от истца - открытого акционерного общества "Кировский завод "Маяк": Ноговицына А.С. (доверенность от 08.08.2012 N 181-06-16-131), от ответчика: Шаронова С.А. (доверенность от 27.09.2012 N 692/10),

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы истцов - открытого акционерного общества "Кировский завод "Маяк" и федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.08.2012, принятое судьей Паньшиной О.Е., и на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2012, принятое судьями Бухтояровой Л.В., Максимовой М.А., Наумовой Е.Н., по делу N А43-36837/2011 по иску открытого акционерного общества "Кировский завод "Маяк" и федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "АКБС" о прекращении незаконного использования патента на изобретение, изъятие из оборота и уничтожение изделий БАМЕР и установил:

открытое акционерное общество "Кировский завод "Маяк" (далее - Завод) и федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (далее - Предприятие) обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "АКБС" (далее - ООО ПКП "АКБС", Общество) о прекращении использования патента N 2042913 (RU 2042913 С1), об изъятии из оборота и уничтожении изделий БАМЕР, в том числе находящихся на складах ответчика, об обязании опубликовать решение суда о допущенном ответчиком нарушении прав истцов с указанием о том, что действительным правообладателем на изобретение "Стреляющее устройство" по патенту N 2042913 являются истцы (исковые требования изложены с учетом отказа от иска, принятого судом, в части взыскания убытков).

Исковые требования основаны на статьях 1252 и 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы незаконным использованием ответчиком запатентованного истцами изобретения "Стреляющее устройство".

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 02.08.2012, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 30.10.2012, отказал в удовлетворении исковых требований. Сославшись на статьи 1225, 1229, 1353, 1354, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды посчитали, что наличие у ответчика зарегистрированного патента на полезную модель "Стреляющее устройство" N 116213 со схожими признаками, изложенными в независимом пункте формулы, исключает квалификацию действий ответчика как нарушение исключительных прав истца на изобретение.

Не согласившись с данными судебными актами, Завод и Предприятие обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными жалобами, в которых просят отменить решение и постановление в связи с неправильным применением норм материального права.

По мнению заявителей, суды необоснованно сослались на разъяснения, которые даны в пункте 9 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - Информационное письмо N 122) и применение которых сделано без учета фактических обстоятельств дела. Заявитель считает, что названные разъяснения касаются только ситуации, когда у сторон имеются патенты с одинаковым правовым режимом, однако в рассмотренном споре истцы обратились за судебной защитой патента на изобретение, а ответчик представил патент на полезную модель. Кроме того, судами не исследован вопрос об использовании в изделии БАМЕР именно патента ответчика.

Общество отзывом на жалобу отклонило доводы заявителей и просило оставить кассационные жалобы без удовлетворения.

Предприятие, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, не направило представителей в судебное заседание. В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба рассмотрена в их отсутствие.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 09 часов 17.01.2013.

Законность решения Арбитражного суда Нижегородской области и постановления Первого арбитражного апелляционного суда по данному делу проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав полномочных представителей истца и ответчика, суд кассационной инстанции счел, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Как видно из документов и установил суд, Завод и Предприятие являются обладателями патента на изобретение "Стреляющее устройство" N 2042913 с приоритетом от 18.03.1994 (срок действия до 18.03.2014).

Согласно формуле изобретения стреляющее устройство, содержащее корпус с магазином, в котором установлены подпружиненный подаватель патронов и крестовинообразный поворотный элемент, а также ударно-спусковой механизм, отличающееся тем, что оно снабжено установленным в корпусе основанием в виде скобы, храповиком и тягой, причем на передней и задней стенках основания выполнены две пары соосных отверстий, у одной из которых ось соответствует линии огня, а в другой установлен с обеспечением фиксации от осевого смещения крестовинообразный поворотный элемент с расположенным за задней стенкой основания храповым колесом, число зубьев которого соответствует числу ребер поворотного элемента, при этом храповик установлен на оси, опирающейся на стенку основания и вертикальную стойку, а ударно-спусковой механизм с тягой, подпружиненной в направлении к храповику, установлен на кронштейне, причем стойка и кронштейн жестко связаны с боковой стенкой основания, а зубья храпового колеса и ребра поворотного элемента смещены относительно друг друга.

Общество зарегистрировало в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации патент на полезную модель N 116213 "Стреляющее устройство" с приоритетом от 23.12.2011 (срок действия до 23.12.2021).

Формула полезной модели - стреляющее устройство, представляющее собой корпус с магазином, в котором установлены подпружиненный подаватель патронов и крестовинообразный поворотный элемент, а также ударно-спусковой механизм, и установленное в корпусе основание в виде скобы, храповик и тягу, причем на передней стенке и задней стенках основания выполнены две пары соосных отверстий, у одной из которых ось соответствует линии огня, а в другой установлен с обеспечением фиксации от осевого смещения крестовинообразный поворотный элемент с расположенным за задней стенкой основания храповым колесом, число зубьев которого соответствует числу ребер поворотного элемента, при этом храповик установлен на оси, опирающейся на стенку основания и вертикальную стойку, а ударно-спусковой механизм с тягой, подпружиненной в направлении к храповику, установлен на кронштейне, связанном с основанием, а зубья храпового колеса и ребра поворотного элемента смещены друг относительно друга, отличающееся тем, что кронштейн жестко связан с основанием по боковой и задней стенкам основания, а тяга выполнена с возможностью подпружиненного перемещения вдоль своей оси вращения.

В реферате к патенту указано, что наиболее близким (выбрано в качестве прототипа) является стреляющее устройство (патент N 2042913).

Завод и Предприятие посчитали, что, реализуя изделие БАМЕР, в котором использованы все признаки независимой формулы изобретения по патенту N 2042913, Общество нарушает их исключительные права, и обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказав в удовлетворении исковых требований, суды сослались на пункт 9 Информационного письма N 122 и пришли к выводу, что наличие у ответчика патента на полезную модель с более поздней датой приоритета не нарушает исключительных прав истцов на изобретение.

Вместе с тем, установив факт наличия двух действующих патентов с разными правовыми режимами и датами приоритета, суды не приняли во внимание положения статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную модель и промышленный образец. В пункте 3 названной статьи предопределена необходимость установления факта использования в конкретном реальном продукте соответствующего запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели.

С учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцами представлена экспертиза от 15.02.2011, согласно которой в изделие БАМЕР использованы все признаки независимой формулы патента на изобретение N 2042913. Ответчик представил патент на полезную модель с приоритетом от 23.12.2011 и отчет об исследовании от 28.06.2012 N 2, согласно которому в спорном изделии использован патент на полезную модель N 116213. Суд бесспорно не установил результатом каких обстоятельств является противоречие в представленных исследованиях.

Кроме того, согласно части 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что изделие БАМЕР предлагалось к продаже до момента регистрации патента на полезную модель N 116213. При этом патент на полезную модель N 116213 имеет приоритет лишь с 23.12.2011, что позволяет сделать вывод о том, что ответчик обратился с заявлением о регистрации патента после обращения истцов за судебной защитой. Само по себе наличие у ответчика патента на полезную модель не отменяет исключительности прав патентообладателя на изобретение, поэтому при разрешении настоящего спора с учетом названных норм права судам следовало установить, использовалась ли ответчиком независимая формула патента на изобретение N 2042913 при изготовлении изделия БАМЕР до момента получения патента на полезную модель N 116213, а также оценить действия ответчика по получению данного патента (N 116213) после продолжительной переписки с истцами и факта обращения Завода и Предприятия за судебной защитой с точки зрения злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, недостаточно исследовав названные обстоятельства, суды сделали преждевременный вывод об отсутствии нарушения исключительных прав истцов на изобретение.

При новом рассмотрении дела судам необходимо установить изложенные обстоятельства, решить вопрос о необходимости проведения экспертизы для установления факта использования в изделии БАМЕР патента на изобретение N 2042913 или патента на полезную модель N 116213, дать оценку всем доказательствам по делу и вынести законное и обоснованное решение.

Вопрос о распределении расходов по государственной пошлине с кассационной жалобы не рассматривался, поскольку на основании пункта 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, частями 1 и 3 статьи 288 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановил:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.08.2012 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2012 по делу N А43-36837/2011 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Е.Г. Кислицын

Судьи

Г.С. Апряткина В.Ю. Павлов