Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2020 г. по делу N СИП-356/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не представлено доказательств в подтверждение использования им спорного товарного знака в спорный период, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2020 г. по делу N СИП-356/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Modern Marketing Concepts, Inc. (1220 East Oak Street Louisville KY 40204 USA) к иностранному лицу Electrolux Home Products, Inc. (10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262 USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 133252.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица Modern Marketing Concepts, Inc. Карсонова А.В. (по доверенности от 18.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Modern Marketing Concepts, Inc. (далее - компания Modern Marketing Concepts) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Electrolux Home Products, Inc. (далее - компания Electrolux Home Products) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 133252 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Компания Electrolux Home Products, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечила, отзыв на исковое заявление не представила.

Согласно части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на год.

Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (часть 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и США, в которых зарегистрирован ответчик.

В соответствии с пунктом 2 Гаагской конвенции каждое Договаривающееся Государство назначает Центральный орган, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие из других Договаривающихся Государств.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 2" имеется в виду "статьи 2"

Орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет Центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к указанной Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей (статья 3 Гаагской конвенции). К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в двух экземплярах.

Если центральный орган считает, что запрос не соответствует требованиям настоящей Конвенции, он незамедлительно извещает об этом заявителя с подробным изложением своих замечаний к запросу (статья 4 названной Конвенции).

В силу пункта а) статьи 10 Гаагской конвенции если запрашиваемое государство не заявляет возражений, данная Конвенция не препятствует возможности непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, находящимся за границей.

Каких-либо оговорок в отношении данного положения США не сделано.

Определение Суда по интеллектуальным правам о принятии искового заявления к производству от 04.06.2020 направлено 05.06.2020 напрямую в адрес ответчика и почтовая корреспонденция получена ответчиком 01.08.2020 (т. 1, л.д. 124).

Судебный запрос от 04.06.2020 на вручение судебной корреспонденции ответчику, направленный в уполномоченный орган США и полученным им 10.08.2020, был возвращен в связи с введением в США платного порядка вручения документов.

Согласно пункту IX заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована в открытом доступе в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru), к которой отсылает официальный сайт Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

Исходя из изложенных обстоятельств, судом предприняты все возможные меры для извещения ответчика о начале судебного процесса с его участием.

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика, поскольку он извещен о начавшемся судебном процессе и имел достаточно времени для того, чтобы обеспечить участие в нем своего представителя.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, в котором он указывает, что в силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам и просит рассмотреть исковое заявление в отсутствие своего представителя.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителей ответчика и третьего лица на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель компании Modern Marketing Concepts в судебном заседании поддержал заявленные требования, просили их удовлетворить.

В обоснование заявленных требований компания Modern Marketing Concepts указывает, что является известным производителем аудиоэлектроники (музыкальных проигрывателей, виниловых проигрывателей, радиоприемников), которая относится к товарам 9-го класса МКТУ, под собственным обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаков, которое зарегистрировано в качестве товарного знака по международной регистрации N 1327454 с предоставлением правовой охраны на территории многих стран мира, а также по национальной регистрации N 4722857 в США.

Ссылаясь на указанные обстоятельство компания Modern Marketing Concepts считает, что имеет реальное намерение использовать в гражданском обороте сходное до степени смешения со спорным товарным знаком обозначение для индивидуализации однородных товаров, следовательно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 133252 в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ, указанных в регистрации, а именно: "радиоприемники, телевизоры, стереосистемы, фонографы, аудио- и видеопроигрыватели и магнитофоны, пылесосы, части указанных товаров, включенные в 9 класс".

Истец указывает, что подал в Роспатент заявку N 2019759113 от 20.11.2019 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении широкого перечня товаров 9-го класса МКТУ: "CD-плееры и рекордеры; аудио колонки; аудиокассетные проигрыватели; вращающиеся диски проигрывателей пластинок; музыкальные автоматы/автоматические проигрыватели; наушники; предварительно записанные виниловые пластинки с музыкой; принадлежности для проигрывателей, включая футляры для носителей записей, сменные иглы и наборы для чистки фонографических записей (патефонных, граммофонных пластинок), состоящие преимущественно из сменных граммофонных игл, а также включающие чистящий раствор и щетки; проигрыватели; радиоприборы; стереосистемы, консольные стереосистемы и книжные стереосистемы, состоящие из стереоприемников, стереоусилителей, тюнеров и динамиков; телефоны", которое очевидно сходно до смешения со спорным товарным знаком.

При рассмотрении настоящего спора суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, компания Electrolux Home Products является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 133252, зарегистрированного 27.10.1995 для товаров 7-го, 9-го и 11-го классов МКТУ. В отношении 9-го класса МКТУ товарный знак зарегистрирован для товаров: "радиоприемники, телевизоры, стереосистемы, фонографы, аудио- и видеопроигрыватели и магнитофоны, пылесосы, части указанных товаров, включенные в 9 класс".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров и полагая, что ответчик не использует знак в отношении этих товаров в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Исходя из имеющихся в материалах дела предложения заинтересованного лица и почтового чека (т. 1, л.д. 14-18) суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Исследовав доказательства и доводы истца о его заинтересованности, требование о наличии которой предусмотрено статьей 1486 ГК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В качестве доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец представил:

1. Скриншоты сведений из сети Интернет, в том числе с сайта истца http://crosleyradio.com о предложении к продаже виниловых проигрывателей, маркированных обозначением "" (т. 1, л.д. 34-33, 60-71);

2. Заявку на регистрацию товарного знака N 2019759113 от 20.11.2019;

3. Документ, подтверждающий юридический статус компании Modern Marketing Concepts.

Как усматривается из материалов дела, истец подал в Роспатент заявку N 2019759113 от 20.11.2019 на регистрацию товарного знака "",

Роспатент заявку N 2019759113 от 20.11.2019 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении широкого перечня товаров 9-го класса МКТУ: "CD-плееры и рекордеры; аудио колонки; аудиокассетные проигрыватели; вращающиеся диски проигрывателей пластинок; музыкальные автоматы/автоматические проигрыватели; наушники; предварительно записанные виниловые пластинки с музыкой; принадлежности для проигрывателей, включая футляры для носителей записей, сменные иглы и наборы для чистки фонографических записей (патефонных, граммофонных пластинок), состоящие преимущественно из сменных граммофонных игл, а также включающие чистящий раствор и щетки; проигрыватели; радиоприборы; стереосистемы, консольные стереосистемы и книжные стереосистемы, состоящие из стереоприемников, стереоусилителей, тюнеров и динамиков; телефоны".

Между обозначением истца "" и товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 133252 имеется степень сходства близкая к тождеству в силу полного совпадения буквенного состава в указанных словесный обозначениях и незначительного для восприятия обозначений в целом отличия в их графическом оформлении (использование в обозначении истца шрифта с оригинальным перечеркиванием букв).

Представленные доказательства в совокупности свидетельствуют о том, что истец осуществил подготовительные действия для использования своего обозначения для музыкальных проигрывателей и комплектующих к ним.

Указанные сведения в совокупности подтверждают намерение истца использовать обозначение в отношении музыкальных проигрывателей и комплектующих к ним.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В настоящем случае между обозначением истца и спорным товарным знаком имеет место близкая к тождеству степень сходства.

Судебная коллегия рассмотрела вопрос об однородности товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, и товаров, в отношении которых истец совершил подготовительные действия для использования обозначения.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 162 постановления Пленума N 10 при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Товары 9-го класса МТКУ регистрации спорного знака "радиоприемники, телевизоры, стереосистемы, фонографы, аудио- и видеопроигрыватели и магнитофоны, пылесосы, части указанных товаров, включенные в 9 класс", и музыкальные проигрывателей (комплектующие к ним) в отношении которых истец имеет реальное намерение использовать обозначение, по родовому признаку относятся к мелкой бытовой технике.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Следовательно, имеет место высокая степень однородности сравниваемых товаров.

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца использовать тождественное обозначение в своей деятельности для маркировки однородных товаров и признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 133252 в отношении спорных товаров 9-го класса МТКУ "радиоприемники, телевизоры, стереосистемы, фонографы, аудио- и видеопроигрыватели и магнитофоны, пылесосы, части указанных товаров, включенные в 9 класс".

Также истец указывает на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления ответчику предложения заинтересованного лица 05.02.2020.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (05.02.2020) период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака - с 05.02.2017 по 04.02.2020 (далее - спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На необходимость исследования обстоятельств фактического использования товарного знака указано в разъяснениях пункта 166 постановления Пленума N 10, согласно которым для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Между тем компания Electrolux Home Products не представила в материалы дела доказательств фактического использования спорного товарного знака в отношении вышепоименованных товаров 9-го класса МКТУ, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 133252 в отношении спорных товаров.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Modern Marketing Concepts, Inc. удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 133252 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации, указанных в регистрации вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Electrolux Home Products, Inc. в пользу иностранного лица Modern Marketing Concepts, Inc. 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская