Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 г. N С01-1698/2020 по делу N СИП-4/2020 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о признании актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом действий ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак и о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 г. N С01-1698/2020 по делу N СИП-4/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 января 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Лапшиной И.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Миловой Инессы Витальевны (Москва) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 по делу N СИП-4/2020

по исковому заявлению Миловой Инессы Витальевны к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОТОН МЕД" (ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1, эт. 2, оф. 207А, Москва, 127299, ОГРН 1147746789850) и к индивидуальному предпринимателю Лютикову Николаю Алексеевичу (Москва, ОГРНИП 318774600613842) о признании актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом действий общества с ограниченной ответственностью "ПРОТОН МЕД", связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 в отношении товаров 8-го и 10-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку, а также о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 80 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Шитов Сергей Владимирович (Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Миловой Инессы Витальевны - Майоров Д.В. (по доверенности от 29.04.2020 серии 77 АГ N 3617797);

от общества с ограниченной ответственностью "ПРОТОН МЕД" - Зверева Е.А. (по доверенности от 16.12.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Милова Инесса Витальевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОТОН МЕД" (далее - общество "ПРОТОН МЕД") о признании актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом действий общества "ПРОТОН МЕД", связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 в отношении товаров 8-го и 10-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении товаров 8-го и 10-го классов МКТУ, а также о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 80 000 рублей (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Шитов Сергей Владимирович.

На основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве соответчика привлечен индивидуальный предприниматель Лютиков Николай Алексеевич (далее - предприниматель Лютиков Н.А.).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 исковые требования Миловой И.В. оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, Милова И.В. обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, заявитель просит отменить решение, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как следует из кассационной жалобы, Милова И.В. выражает несогласие с выводом суда первой инстанции об отсутствии конкурентных отношений между обществом с ограниченной ответственностью "ПРОТОН М" (далее - общество "ПРОТОН М") и обществом "ПРОТОН МЕД".

Заявитель кассационной жалобы полагает, что само по себе занятие одним лицом руководящей должности в организациях не исключает возможности признания таких лиц конкурентами на рынке определенного товара при осуществлении ими самостоятельной хозяйственной деятельности.

Кроме того, по мнению Миловой И.В., при разрешении настоящего дела применению подлежит статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), положения которой не требуют обязательного подтверждения наличия конкурентных отношений между соответствующими хозяйствующими субъектами. Тем не менее, как отмечает истец, положения указанной нормы международного договора необоснованно не были применены судом первой инстанции.

При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что общество "ПРОТОН МЕД" было осведомлено о факте производства и реализации аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" другими участниками рынка до даты приоритета спорного товарного знака.

Таким образом, по мнению Миловой И.В., зарегистрировав комбинированное обозначение "" в качестве товарного знака, общество "ПРОТОН МЕД" фактически закрепило за собой преимущества, созданные в результате многолетней производственной деятельности других коммерческих предприятий.

По мнению заявителя, данные обстоятельства подтверждают наличие в действиях общества "ПРОТОН МЕД" по приобретению исключительного права на спорный товарный знак и по его дальнейшему использованию признаков недобросовестной конкуренции, что, в свою очередь, свидетельствует о допущенных судом первой инстанции существенных нарушениях норм материального и процессуального права и, таким образом, о наличии оснований для отмены принятого по настоящему делу решения.

В обоснование несогласия с принятым по настоящему делу решением Милова И.В. обращает внимание также на то, что действия общества "ПРОТОН МЕД" по государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака и по его дальнейшему использованию имеют признаки злоупотребления правом.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, вопреки действующим нормам материального и процессуального права, Милова И.В. была лишена права на обращение с исковым заявлением о признании действий правообладателя спорного товарного знака злоупотреблением правом, а соответствующий довод истца необоснованно не был рассмотрен судом первой инстанции по существу.

Таким образом, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, заявитель просит отменить решение, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество "ПРОТОН МЕД" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором выразило несогласие с правовой позицией Миловой И.В., полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не опровергают законность и обоснованность принятого по настоящему делу решения.

В судебном заседании представитель Миловой И.В. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "ПРОТОН МЕД" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не явились, явку своих представителей не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам был объявлен перерыв с 15.01.2021 до 22.01.2021.

После перерыва судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам продолжено в том же составе суда при участии тех же представителей лиц, участвующих в деле.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 694698 был зарегистрирован 30.01.2019 с приоритетом от 24.05.2018 по заявке N 2018721397 на общество "ПРОТОН МЕД" в отношении товаров 8-го класса МКТУ "инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; эпиляторы электрические и неэлектрические для личного пользования; ручные инструменты для бритья, депиляции, эпиляции и/или отшелушивания; устройства для удаления волос, а именно: устройства для эпиляции электрические и неэлектрические" и 10-го класса МКТУ "приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; терапевтическое и вспомогательное оборудование, предназначенное для людей с ограниченными возможностями; приборы для массажа; аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого возраста; аппараты, приборы и товары для сексуальной активности; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты для микрошлифовки кожи; диализаторы; зажимы хирургические; иглы медицинские; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; компрессоры [хирургические]; лампы для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; электроды для медицинского применения; электрохирургические медицинские инструменты; аппараты электрохирургические для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции; приборы для прижигания и коагуляторы; приборы режущие [хирургические]; приборы для удаления мягких тканей; зонды, а именно: зонды-коагуляторы; приборы и инструменты электрохирургические, в том числе электрохирургические насадки и возвратные электроды; аппаратура и инструменты хирургические, а именно: коагуляторы; аппаратура и инструменты электрохирургические; эпиляторы для медицинских целей; эпиляторы-коагуляторы для медицинских целей; электроэпиляторы и коагуляторы для медицинских целей; электроэпиляционные медицинские приборы (аппараты), выполняющие электроэпиляцию методом высокочастотного флеш-термолиза волосяного фолликула; медицинские приборы (аппараты) для высокочастотной диатермокоагуляции мягких тканей; аппараты электрохирургические для высокочастотной коагуляции; аппараты электрохирургические для высокочастотной электроэпиляции; приборы режущие [хирургические], приборы для удаления мягких тканей; аппараты электрохирургические для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции".

Полагая, что действия общества "ПРОТОН МЕД" по регистрации указанного товарного знака и по его дальнейшему использованию содержат признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, Милова И.В. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

В обоснование исковых требований Милова И.В. ссылалась на то, что является участником общества "ПРОТОН М" с долей участия 50%, вторым участником которого с долей участия 50% и генеральным директором является Шитов С.В.; общество "ПРОТОН М" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 28.06.2006; основным видом деятельности указанного юридического лица является "производство медицинских инструментов и оборудования" (код ОКВЭД 32.5); для осуществления деятельности по производству медицинского оборудования, а именно аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" общество "ПРОТОН М" разработало технические условия ТУ 9444-002-70281271-2008 (далее - технические условия), на основании которых была получена декларация о соответствии от 26.12.2016 N РОСС RU.АЯ46.Д73870; общество "ПРОТОН М" обладает лицензией от 16.04.2018 N ФС-99-04-005597 на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и регистрационным удостоверением на медицинское изделие (аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000") от 23.04.2018 N ФСР 2008/03197; с момента государственной регистрации юридического лица общество "ПРОТОН М" осуществляет производство и продажу вышеуказанного аппарата путем реализации его в различных регионах Российской Федерации, регулярно участвовало на выставках, продвигая бренд "ШМЕЛЬ-1000".

Милова И.В. ссылалась на то, что действия общества "ПРОТОН МЕД" (единственным участником и генеральным директором которого является Шитов С.В.) по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 694698 в отношении товаров 8-го и 10-го классов МКТУ являются недобросовестными, поскольку направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Милова И.В. отмечала, что общество "ПРОТОН МЕД" осуществляет продажу такой же продукции, а именно аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000", маркируя этот товар спорным товарным знаком, в связи с чем, по ее мнению, общество "ПРОТОН М" и общество "ПРОТОН МЕД" являются хозяйствующими субъектами - конкурентами.

Обосновывая правомерность предъявления настоящего иска и отнесения его к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, Милова И.В. ссылалась на нормы пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также на разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью" и в Обзоре судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, утвержденном информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165.

При этом истец полагал, что при наличии в законодательстве прямого указания на допустимость предъявления косвенных исков о возмещении убытков к органам юридического лица и об оспаривании сделок юридического лица в отношении других, не названных прямо в законе косвенных исков возможно расширение сферы косвенного иска за пределы предусмотренных законом случаев в ситуации, когда лицо не может защитить свои интересы из-за неправомерного бездействия другого управомоченного лица.

По мнению истца, "критериями для подобного расширения являются очевидное злоупотребление правом со стороны единоличного исполнительного органа и безвыходность ситуации для участника, исходя из которой невозможно получить защиту иными средствами".

Милова И.В. отмечала, что в сложившейся ситуации она как участник общества "ПРОТОН М" может предъявить иск от его имени, выступая в качестве процессуального истца, поскольку Шитов С.В., являясь одновременно руководителем и участником как организации-нарушителя (общества "ПРОТОН МЕД"), так и организации, чьи права нарушены (общества "ПРОТОН М"), не заинтересован в защите интересов общества "ПРОТОН М" и явно злоупотребляет предоставленными ему законом правами.

В отзыве на исковое заявление общество "ПРОТОН МЕД" просило отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

По утверждению общества "ПРОТОН МЕД", комбинированное обозначение "" является произведением, объектом исключительного права генерального директора и учредителя общества "ПРОТОН М" и общества "ПРОТОН МЕД" - Шитова С.В.

Общество "ПРОТОН МЕД" полагало, что нормы статьи 65.2 ГК РФ не позволяют участнику общества признавать какие-либо действия актом недобросовестной конкуренции или же оспорить регистрацию средства индивидуализации.

По мнению названного ответчика, поскольку требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями, а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции (в отличие от рассмотрения дела антимонопольным органом).

Ссылаясь на представленные в материалы дела доказательства, общество "ПРОТОН МЕД" утверждало, что с 2014 года реализация аппаратов электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции осуществлялась также через общество "ПРОТОН МЕД", что привело к узнаваемости этого лица на рынке приборов для электроэпиляции и коагуляции.

Как отмечало общество "ПРОТОН МЕД", единственным официальным сайтом продукции, маркируемой обозначением "", является сайт под доменным именем "epilator.ru", которое с 14.09.2004 принадлежит Шитову С.В.

Данный сайт используется как обществом "ПРОТОН М", так и обществом "ПРОТОН МЕД".

Общество "ПРОТОН МЕД" указывало на то, что общество "ПРОТОН М" самостоятельно не производило и не производит товар, маркируемый вышеназванным обозначением. Непосредственным производителем аппаратов электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции, которые реализовывало общество "ПРОТОН М", являлось ныне реорганизованное открытое акционерное общество "Завод ПРОТОН-МИЭТ" (далее - общество "Завод ПРОТОН-МИЭТ"), а взаимодействие общества "ПРОТОН М", а позже и общества "ПРОТОН МЕД" с производителем товара осуществлялось по давальческой схеме ввиду отсутствия собственных производственных мощностей.

По утверждению общества "ПРОТОН МЕД", в настоящее время изготовление продукции для него осуществляется сторонними компаниями, имеющими производственные мощности по договорам на выполнение работ по производству продукции/договорам на проведение подрядных работ.

Общество "ПРОТОН МЕД" сообщало, что технические условия, на основании которых изготавливался и изготавливается прибор "аппарат электрохирургический для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции ШМЕЛЬ-1000 в вариантах исполнения", создавались под руководством Шитова С.В., а держателем технических условий является общество "ПРОТОН МЕД".

По мнению общества "ПРОТОН МЕД", сам по себе факт использования обозначения "ШМЕЛЬ-1000" до даты приоритета спорного товарного знака не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о наличии в действиях лица, которое приобрело исключительное право на этот товарный знак, признаков недобросовестной конкуренции, поскольку никакие иные лица, за исключением юридических лиц, в которых Шитов С.В. является учредителем и единоличным исполнительным органом, не использовали данное комбинированное обозначение в своей предпринимательской деятельности.

Общество "ПРОТОН МЕД" указывало на то, что действия общества "ПРОТОН МЕД" по регистрации спорного обозначения на свое имя не могли нанести никакого ущерба обществу "ПРОТОН М", так как реализация товаров до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака осуществлялась подконтрольными самому Шитову С.В. юридическими лицами, а известность среди потребителей была достигнута не только и не столько действиями общества "ПРОТОН М", сколько активными действиями общества "ПРОТОН МЕД" с 2014 года и лично генерального директора и учредителя Шитова С.В.

Указанный ответчик обращал внимание на то, что истцом также не представлены доказательства, подтверждающие объем реализации товаров, маркированных спорным товарным знаком, долю истца на рынке соответствующей продукции, размер произведенных затрат на рекламу обозначения. Кроме того, отсутствуют результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности им спорного обозначения и изготовителя товаров, маркируемых этим обозначением.

Общество "ПРОТОН МЕД" отмечало, что оно никогда не предъявляло к обществу "ПРОТОН М" претензий о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак и на произведение, не причиняло обществу "ПРОТОН М" вреда, не старалось вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного товарного знака.

Кроме того, названный ответчик полагал, что общество "ПРОТОН М" и общество "ПРОТОН МЕД" не являлись конкурентами, используют в качестве официального один и тот же сайт, доступ к которому осуществлялся по доменному имени epilator.ru.

Шитов С.В. представил отзыв на исковое заявление, в котором возражал против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что является автором и обладателем исключительного права на спорное комбинированное обозначение (логотип), первое использование которого состоялось 21.10.2003.

При этом Шитов С.В. отмечал, что никогда не возражал и не возражает в настоящее время против использования обществом "ПРОТОН М" зарегистрированного в качестве товарного знака логотипа.

В заявлении об изменении исковых требований, поступившем в суд 18.09.2020, Милова И.В. указывала на то, что, зарегистрировав на себя спорный товарный знак, общество "ПРОТОН МЕД" фактически закрепило за собой преимущества, созданные в результате многолетней производственной деятельности других коммерческих предприятий.

Таким образом, по мнению истца, даже при отсутствии конкурентных отношений между обществами "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД", действия по регистрации спорного товарного знака могут быть признаны злоупотреблением правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в исковом заявлении, в отзывах на него и в письменных пояснениях, выслушав мнения истца и его представителя, представителя общества "ПРОТОН МЕД" и предпринимателя Лютикова Н.А., оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Руководствуясь положениями статей 6, 53, 53.1, 65.2 и 182 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности (допустимости) предъявления Миловой И.В. как участника общества "ПРОТОН М" самостоятельного искового заявления (в защиту своих интересов) о признании актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом определенных действий, совершенных обществом "ПРОТОН МЕД".

Учитывая положения статьи 10.bis Парижской конвенции, статей 4 и 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" и в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции отметил, что при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции суду надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

Основываясь на представленных в материалы дела доказательствах, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что у Миловой И.В., являющейся участником общества "ПРОТОН М", использующего обозначение "", имеется заинтересованность в обращении в суд с настоящим исковым заявлением в силу того, что приобретение и использование обществом "ПРОТОН МЕД" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 может влиять на результаты хозяйственной деятельности общества "ПРОТОН М" и, следовательно, создавать угрозу нарушения права Миловой И.В. как участника этого общества на получение доходов от его деятельности.

Вместе с тем, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в нарушение статьи 65 названного Кодекса Милова И.В. не представила в материалы дела необходимую и достаточную совокупность доказательств, свидетельствующих о наличии всех признаков, позволяющих признать действия общества "ПРОТОН МЕД" по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

При этом суд первой инстанции учел, что Шитов С.В. одновременно является участником с долей 50% и генеральным директором общества "ПРОТОН М", а также единственным участником и генеральным директором общества "ПРОТОН МЕД", в связи с чем он может быть признан лицом, контролирующим оба этих общества. Следовательно, общества "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД" осуществляют на рынке медицинских изделий для эпиляции и коагуляции согласованные действия, направленные на достижение единого экономического результата в интересах контролирующего их лица.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что такая деятельность не может быть признана соперничеством двух хозяйствующих субъектов, поскольку их действия не носят самостоятельного характера по отношению друг к другу, а направляются волей контролирующего их лица, в связи с чем общество "ПРОТОН М" и общество "ПРОТОН МЕД" не являются хозяйствующими субъектами - конкурентами.

Кроме того, основываясь на представленных в материалы дела доказательствах, суд первой инстанции установил, что до даты приоритета спорного товарного знака (24.05.2018) комбинированное обозначение "" в течение длительного времени использовалось для индивидуализации вводимых в гражданский оборот аппаратов электрохирургических для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции как обществом "ПРОТОН М", так и обществом "ПРОТОН МЕД".

При этом, как отметил суд, ряд документов, касающихся аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" (регистрационное удостоверение от 01.04.2009 N ФСР 2008/03197, декларация о соответствии от 11.03.2013 N POCCRU.МЕ20.Д01392, журнал "Красивый бизнес" за 2006 год, инструкция по эксплуатации эпилятора-коагулятора высокочастотного "ШМЕЛЬ-1000", архивные копии страниц сайта epilator.ru), свидетельствуют о том, что в качестве производителя данного изделия указывалось общество "Завод ПРОТОН-МИЭТ".

С учетом данных обстоятельств суд первой инстанции признал необоснованным довод истца о том, что названное обозначение известно потребителям исключительно в связи деятельностью общества "ПРОТОН М".

Помимо этого, суд первой инстанции установил, что Миловой И.В. не доказано то обстоятельство, что возникшие в 2019 году убытки общества "ПРОТОН М" обусловлены исключительно приобретением и использованием обществом "ПРОТОН МЕД" спорного товарного знака, а не иными причинами экономического характера.

Проанализировав имеющиеся в деле доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности наличия у общества "ПРОТОН МЕД" намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на спорное обозначение причинить вред обществу "ПРОТОН М" или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции счел недоказанной совокупность условий, необходимых и достаточных для признания действий общества "ПРОТОН МЕД" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 актом недобросовестной конкуренции.

Суд первой инстанции также признал недоказанной направленность действий ответчика по приобретению исключительного права на спорный товарный знак и по его использованию исключительно на причинение вреда обществу "ПРОТОН М", на вытеснение его с товарного рынка и на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков злоупотребления правом в действиях общества "ПРОТОН МЕД" по приобретению исключительного права на спорный товарный знак и по его дальнейшему использованию.

С учетом изложенного в удовлетворении заявленных исковых требований судом первой инстанции было отказано.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Как следует из материалов дела, обращаясь в суд первой инстанции с исковым заявлением, Милова И.В. ссылалась на то, что общество "ПРОТОН М" осуществляет деятельность по производству и реализации аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000" и, таким образом, на протяжении нескольких лет создает позитивный имидж обозначению "ШМЕЛЬ-1000".

При этом, как указал истец, Милова И.В. является участником общества "ПРОТОН М" с долей участия 50%. Шитов С.В. является участником общества "ПРОТОН М" с долей участия 50%, а также выступает в качестве генерального директора указанного общества (т. 1, л.д. 5).

Между тем обществом "ПРОТОН МЕД", единственным участником и генеральным директором которого является Шитов С.В., была осуществлена государственная регистрация обозначения "" в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 694698. Указанное общество стало использовать данное обозначение для индивидуализации аппарата электрохирургического для высокочастотной электроэпиляции и коагуляции "ШМЕЛЬ-1000".

С учетом данных обстоятельств Милова И.В. указывала на недобросовестность действий общества "ПРОТОН МЕД" по государственной регистрации обозначения "" в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 694698 и по его дальнейшему использованию как направленных на причинение имущественного вреда обществу "ПРОТОН М" (т. 1, л.д. 6).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2020 исковое заявление Миловой И.В. было оставлено без движения ввиду несоблюдения предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 126 и частью 3 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требований.

Кроме того, принимая во внимание обстоятельства, на которые ссылался истец в обоснование своих требований, а также то, что к исковому заявлению Миловой И.В. была приложена выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "ПРОТОН М", суд первой инстанции предложил истцу представить пояснения о возможности участия этого юридического лица в данном деле и о его возможном процессуальном статусе.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2020 судом первой инстанции был установлен новый срок оставления искового заявления Миловой И.В. без движения ввиду отсутствия доказательств получения истцом или его представителем копии определения Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2020 об оставлении искового заявления без движения.

В суд первой инстанции 12.03.2020 поступили письменные пояснения Миловой И.В. о возможности участия общества "ПРОТОН М" в судебном разбирательстве по настоящему делу и о его возможном процессуальном статусе.

В письменных пояснениях, ссылаясь на положения статьи 65.2 ГК РФ и статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Милова И.В. указала, что участник общества с ограниченной ответственностью вправе защищать интересы общества в ситуации, когда имеют место злоупотребления со стороны лиц, занимающих руководящие должности, и общество не может само защитить свои интересы, так как, в сущности, это означает, что управляющие должны обжаловать свои собственные действия.

Кроме того, ссылаясь на разъяснения, изложенные в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), Милова И.В. указала на то, что участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в суд, является ее представителем, а истцом по делу выступает корпорация.

Таким образом, с учетом изложенных фактических обстоятельств, а также применимых к ним положений закона и разъяснений высшей судебной инстанции в письменных пояснениях истца была выражена правовая позиция, состоящая в том, что общество "ПРОТОН М" должно выступать в данном деле в качестве истца, а Милова И.В. - в качестве его представителя (т. 1, л.д. 53).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2020 исковое заявление Миловой И.В. было принято к производству суда.

В дальнейшем Милова И.В. повторно ссылалась на свой статус процессуального истца, обращающегося в защиту интересов общества "ПРОТОН М", которому причиняется вред недобросовестными действиями общества "ПРОТОН МЕД" (т. 1, л.д. 119).

Вместе с тем, как следует из материалов дела, вопросы о привлечении общества "ПРОТОН М" к участию в деле и о его возможном процессуальном статусе материального истца, третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, или иного участвующего в деле лица судом первой инстанции не разрешались. О начавшемся судебном процессе общество "ПРОТОН М" не было извещено.

При принятии обжалуемого решения суд первой инстанции исходил из того, что для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Принимая во внимание то, что "Шитов С.В. одновременно является участником с долей 50% и генеральным директором общества "ПРОТОН М", а также единственным участником и генеральным директором общества "ПРОТОН МЕД", суд первой инстанции пришел к выводу о том, что "он может быть признан лицом, контролирующим оба этих общества. Следовательно, общество "ПРОТОН М" и общество "ПРОТОН МЕД" осуществляют на рынке медицинских изделий для эпиляции и коагуляции согласованные действия, направленные на достижение единого экономического результата в интересах контролирующего их лица" (абзац четвертый страницы 21 - абзац первый страницы 22 решения Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 по делу N СИП-4/2020).

Как указал суд первой инстанции, "такая деятельность не может быть признана соперничеством двух хозяйствующих субъектов, поскольку их действия не носят самостоятельного характера по отношению друг к другу, а направляются волей контролирующего их лица" (абзац второй страницы 22 решения Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 по делу N СИП-4/2020).

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что "общества "ПРОТОН М" и "ПРОТОН МЕД" не являются хозяйствующими субъектами-конкурентами" (абзац третий страницы 22 решения Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 по делу N СИП-4/2020).

Таким образом, суд первой инстанции сделал вывод о правах общества "ПРОТОН М", и, как следует из обжалуемого судебного акта, именно данный вывод суда послужил достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований ввиду отсутствия совокупности юридически значимых обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности действий лица по государственной регистрации исключительного права на товарный знак и по его дальнейшему использованию.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в проведенных по настоящему делу судебных заседаниях от 20.04.2020, от 18.05.2020, от 08.06.2020, от 21.07.2020, от 25.08.2020 и от 22.09.2020 вопрос о привлечении общества "ПРОТОН М" к участию в деле и о его возможном процессуальном статусе не разрешался судом первой инстанции.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства направления копий судебных актов по настоящему делу в адрес общества "ПРОТОН М", которые могли бы подтвердить факт извещения этого общества о начавшемся по настоящему делу судебном процессе.

Согласно пункту 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда в любом случае является в том числе принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является безусловным основанием для отмены судебного акта (пункт 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", к лицам, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт, относятся лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, в случае, если судебный акт принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что, сделав вывод об отсутствии конкурентных отношений между обществом "ПРОТОН М" и обществом "ПРОТОН МЕД" и отказав в признании действий общества "ПРОТОН МЕД", связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 694698 в отношении товаров 8-го и 10-го классов МКТУ, актом недобросовестной конкуренции, суд первой инстанции принял решение о правах и обязанностях общества "ПРОТОН М", не привлеченного к участию в деле, что в соответствии с пунктом 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта в любом случае.

Принимая во внимание наличие безусловного основания для отмены обжалуемого судебного акта, президиум Суда по интеллектуальным правам не рассматривают приведенные в кассационной жалобе Миловой И.В. доводы о несогласии с изложенными в обжалуемом решении выводами суда первой инстанции.

Исходя из изложенного президиум Суд по интеллектуальным правам полагает, что обжалуемый судебный акт принят с нарушением норм процессуального права, в связи с чем он не может быть признан законным и подлежит отмене в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, определить процессуальный статус общества "ПРОТОН М", установить и полно и всесторонне исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и, применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Наряду с этим президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует с учетом положений статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 12 ГК РФ, а также правовых позиций, сформулированных в Постановлении N 25, проанализировать, надлежащий ли способ судебной защиты избран истцом и позволит ли он ему восстановить свои нарушенные права и охраняемые законом интересы.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 по делу N СИП-4/2020 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

В.А. Корнеев

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

И.В. Лапшина