Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2021 г. по делу N СИП-618/2020 Суд отменил решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения в отношении товарного знака и обязал его повторно рассмотреть данное возражение иностранного лица о предоставлении правовой охраны на территории РФ его товарному знаку, поскольку приобретение компанией у общества исключительного права на противопоставленный товарный знак в соответствии с утвержденным судом мировым соглашением, является результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства, что влечет отмену решения Роспатента

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2021 г. по делу N СИП-618/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 29 января 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Giuliani S.P.A. (via Palagi Pelagio 2, Milano (MI), CAP-20129, Italy) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения в отношении товарного знака по международной регистрации N 1411242 и обязании предоставить правовую охрану товарному знаку.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (ул. Комсомольская, д. 1, лит. Щ, пом. 79, г. Подольск, Московская область, 142100, ОГРН 1057746394518).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Giuliani S.P.A. - Васильев С.В. (по доверенности от 25.09.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-274/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Giuliani S.P.A. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 27.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения в отношении товарного знака по международной регистрации N 1411242 и обязании Роспатента устранить нарушения прав и законных интересов компании, с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (далее - общество).

В обоснования заявленных требований компания сослалась на то, что при рассмотрении в Роспатенте своего возражение на решение об отказе в предоставлении товарному знаку по международной регистрации N 1411242 правовой охраны на территории Российской Федерации указала на наличие судебного разбирательства по делу о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по делу СИП-945/2019. Компания просила перенести рассмотрение возражения до результата рассмотрения указанного дела. Роспатент отказал в переносе рассмотрения возражения компании и принял решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку заявителя на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Вместе с тем, по делу СИП-945/2019 суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого общество уступило компании исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573955, регистрация которого на имя общества послужила основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку заявителя по международной регистрации N 1411242.

В указанной связи заявитель считает, что отказывая в переносе рассмотрения возражения компании Роспатент в нарушение пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС) не обеспечил условий для полного и объективного рассмотрения дела, поскольку в случае переноса заседания товарному знаку заявителя была бы предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров, ходатайство о переносе рассмотрения возражения было подано в разумные сроки, а перенос рассмотрения возражения, не препятствовал соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения.

В судебное заседание явились представители компании и Роспатента.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило. Суд счел возможным рассмотреть спор в его отсутствие в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В суд через систему "Мой Арбитр" 26.01.2021 от компании поступило ходатайство о приобщении к материалам дела копии уведомления Роспатента о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573955 16.12.2020 и копии приложения к свидетельству Российской Федерации на товарный знак N 573955, согласно которым новым правообладателем товарного знака является компания.

Указанные документы приобщены судом к материалам дела.

Представитель компании поддержал заявленные требования, указал на переход к компании исключительного права на товарный знак N 573955, явившийся единственной причиной отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку компании по международной регистрации N 1411242. При это настаивал на изложенных в заявлении доводах о нарушении при принятии оспариваемого решения пункт 4.3 Правил ППС. Представитель компании также настаивал на изложенных в заявлении требованиях о признании и обязать Роспатент устранить нарушения прав и законных интересов компании.

Роспатент в отзыве и в предварительном судебном заседании не согласился с заявленными требованиями, просил отказать в их удовлетворении.

Как следует из материалов дела, на имя компании 07.03.2018 зарегистрирован товарный знак по международной регистрации N 1411242 в отношении товаров 3-го и 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, который представляет собой словесное обозначение "", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и зарегистрирован на имя компании (далее - обозначение компании).

Решением от 13.09.2019 Роспатент отказал в предоставлении обозначению компании правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков по мотиву несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 3-го класса МКТУ с товарным знаком "", зарегистрированным по свидетельству N 573955 с более ранним приоритетом на имя общества.

Компания не согласилась с решением экспертизы от 13.09.2019, обратилась 13.01.2020 в Роспатент с возражением, доводы которого сводились к обращению в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по делу СИП-945/2019 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с неиспользованием.

На основании изложенного компания просила отменить решение экспертизы от 13.09.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку компании в отношении всех товаров, приведенных в международной регистрации знака.

При рассмотрении возражения компания заявила ходатайство о переносе заседания до рассмотрения дела N СИП-945/2019.

Относительно доводов компании о рассмотрении судебного спора о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака и о необходимости переноса рассмотрения возражения, Роспатент указал, что на дату принятия возражения к рассмотрению, а также и на дату его рассмотрения, противопоставленная регистрация товарного знака по свидетельству N 573955 являлась действующей, то есть препятствующей предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку.

Кроме того, Роспатент указал, что возражение компании подлежит рассмотрению им исключительно в административном порядке, а в указанной связи коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии обозначения компании требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении соответствующих товаров 3-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 27.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения, и об оставлении в силе решения экспертизы от 13.09.2019 (далее - оспариваемое решение).

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей заявителя и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Срок, установленный законом для обращения в суд для оспаривания ненормативного правового акта, заявителем соблюден, что Роспатент и третье лицо не оспаривают.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения на решение об отказе в предоставлении товарному знаку по международной регистрации правовой охраны на территории Российской Федерации и принятие по его результатам решения находится в рамках полномочий Роспатента.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты международной регистрации (07.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя часть четвертую ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что обозначение компании и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573955 являются сходными до степени смешения.

Роспатент установил, что противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573955 охраняется, в том числе, в отношении товаров 3-го класса МКТУ, однородных тем товарам, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению компании.

Судебная коллегия рассмотрела доводы компании о том, что Роспатент при принятии оспариваемого решения необоснованно отклонил ходатайство компании о переносе даты заседания по рассмотрению возражения на более поздний срок в связи с рассмотрением дела N СИП-945/2019, чем нарушил пункт 4.3 Правил ППС, и отклоняет их ввиду следующего.

В соответствии с абзацем 5 пункта 4.3 Правил ППС дата проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Судебная коллегия соглашается с доводами Роспатента о том, что само по себе обращение лица, подавшего возражение, с ходатайством о переносе даты рассмотрения возражения не порождает обязанность Роспатента удовлетворить такое ходатайство, однако обязывает оценить приведенные доводы и представленные доказательства на предмет обоснованности переноса даты заседания исходя из необходимости обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В указанной связи судебная коллегия учитывает, что на момент принятия оспариваемого решения правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573955 была действующей, в связи с чем Роспатент правомерно учитывал данный товарный знак при проведении анализа на соответствие обозначения компании требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В то же время прекращение судом правовой охраны противопоставленного товарного знака выражается не только во внесении таких сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, но влечет за собой в рассматриваемом случае невозможность его противопоставления обозначению по международной регистрации, в отношении которого подана заявка на предоставление правовой охраны, что является, по сути, формой исполнения судебного акта.

Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, противопоставленного Роспатентом при экспертизе заявки, является законным способом преодоления выводов Роспатента о наличии препятствий для предоставления правовой охраны обозначению компании.

Вместе с тем, судебная коллегия учитывает то, что Правилами N 482 не предусмотрен механизма приостановления рассмотрения Роспатентом поданной компанией заявки и необходимость соблюдения досудебной процедуры до обращения в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков.

При таких обстоятельствах для защиты своих законных интересов компания была вправе обратиться с заявлением о принятии обеспечительных мер по делу N СИП-945/2019 в виде запрета Роспатенту рассматривать заявку на предоставление правовой охраны спорному обозначению, до рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в порядке пункта 2 части 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изложенная выше правовая позиция о возможности принятия судом указанных обеспечительных мер и о необходимых условиях, подтверждение существования которых необходимо для их принятия, выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-509/2019.

Таким образом доводы компании о том, что отказ Роспатента в переносе заседания явился существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения, поскольку повлиял на результат его рассмотрения, отклоняются судебной коллегией как не опровергающие законность оспариваемого решения.

Между тем, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в материалы дела представлено уведомление о регистрации перехода к компании исключительного права на товарный знак, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации N 573955, в соответствии с которым новым правообладателем указанного товарного знака является компания.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает, что в рассматриваемом случае может быть применено разъяснение, содержащееся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, приобретение компанией у общества исключительного права на противопоставленный товарный знак в соответствии с утвержденным судом мировым соглашением по делу N СИП-945/2019, является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое соглашение является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Из положений статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Исходя из изложенного, а также принимая во внимание разъяснение, изложенное в абзаце пятом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранного лица Giuliani S.P.A. от 13.01.2020 в отношении товарного знака по международной регистрации N 1411242.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в связи с чем, судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на компанию.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения в отношении товарного знака по международной регистрации N 1411242.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения иностранного лица Giuliani S.P.A. в отношении товарного знака по международной регистрации N 1411242.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская