Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2021 г. по делу N СИП-261/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака на территории РФ, поскольку ответчик не представил доказательства фактического использования им спорного товарного знака на территории РФ в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2021 г. по делу N СИП-261/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 января 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 28 января 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Ерина А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица SESPHARMADER SL (C/ Grabador Esteve 8 - Bajo Valencia 46004-Valencia) к иностранному лицу Rudolf Weyergans (8 An Gut Boisdorf, 52355, DE) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака "Nanocare" по международной регистрации N 896232 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и индивидуальный предприниматель Аракелян Светлана Мовсесовна (Москва, ОГРНИП 309774623800081).

В судебном заседании приняла участие представитель иностранного лица SESPHARMADER SL Терещенко Д.С. (по доверенности от 01.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SESPHARMADER SL (далее - истец, компания SESPHARMADER) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Rudolf Weyergans (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака "Nanocare" по международной регистрации N 896232 в отношении товаров 03-го класса "косметические препараты" и 05-го класса "фармацевтические препараты для ухода за кожей, кровеносными сосудами и лимфатическими сосудами" Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), индивидуальный предприниматель Аракелян Светлана Мовсесовна (далее - предприниматель Аракелян С.М.).

В обоснование заявленных исковых требований компания SESPHARMADER указывает на то, что ответчик, являясь правообладателем товарного знака "Nanocare" по международной регистрации N 896232, не использует таковой на территории Российской Федерации в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления. Истец заинтересован в прекращении правовой охраны данного товарного знака на территории Российской Федерации, поскольку планирует использовать сходное до степени смешения обозначение в своей коммерческой деятельности для производства и реализации косметических продуктов, однородных товарам 03-го и 05-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что является правообладателем товарного знака "Nanocare" по международной регистрации N 896232, на использование которого выдал лицензию, которая действительна, в том числе, для Российской Федерации.

На указанный отзыв компания SESPHARMADER представила письменные возражения, в которых указала на отсутствие доказательств заключения лицензионного договора на использование спорного товарного знака и введения соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

Предприниматель Аракелян С.М., письменную правовую позицию по настоящему делу в Суд по интеллектуальным правам не представила, по ходатайству представителя истца к материалам дела приобщен ответ на письмо, которым ей направлено исковое заявление. В указанном ответе предприниматель Аракелян С.М. сообщает, что в исходе рассмотрения дела не заинтересована.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о дне, месте и времени проведения судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей не обеспечили. В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, Rudolf Weyergans является правообладателем товарного знака "Nanocare" по международной регистрации N 896232, зарегистрированного 24.07.2006 со сроком действия до 24.07.2026 в отношении товаров 03-го класса "косметические препараты" и 05-го класса "фармацевтические препараты для ухода за кожей, кровеносными сосудами и лимфатическими сосудами" МКТУ. Данному товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации, компания SESPHARMADER направила 20.12.2019 в адрес ответчика предложение об отказе от права на товарный знак на территории Российской Федерации.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения компании SESPHARMADER в Суд по интеллектуальным правам с заявленным иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 20.12.2019 ответчику (по адресу, указанному в Реестре международной регистрации товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 20.03.2020).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации истец обосновал тем, что компании группы Sesderma производят и вводят в оборот на территории Российской Федерации под брендом "Nanocare" косметические товары (гели), которые являются однородными товарам 03-го и 05-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку относятся к одному роду товара (товарам для ухода за кожей, косметологии), имеют сходное функциональное назначение (применение для очищения, увлажнения или преображения кожи), общий круг потребителей, у которых может возникнуть представление о принадлежности таких товаров одному изготовителю. Компании группы Sesderma активно рекламируют и предлагают к продаже на территории России продукцию, маркированную обозначением "Nanocare". Компания SESPHARMADER является холдинговой структурой и владеет товарными знаками группы компаний Sesderma по всему миру. Фактическую реализацию продукции на территории Российской Федерации потребителям осуществляет как дочерняя компания истца - общество с ограниченной ответственностью "Сесдерма Рус" (далее - общество "Сесдерма Рус"), так и независимые дистрибьюторы. Продукция "Nanocare" предлагается к продаже на официальном сайте компании общества "Сесдерма Рус" в сети Интернет, на сайтах дистрибьюторов, реализуется крупнейшими аптечными сетями. Компании группы Sesderma также используют обозначение "Nanocare" в рекламе продукции "Nanocare", размещая рекламные объявления как в периодических печатных изданиях, так и на сайтах в сети Интернет и социальных сетях; продукция демонстрируется на выставках, тренингах. Дальнейшее сохранение правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации наряду с использованием обозначения "Nanocare" компаниями группы Sesderma влечет риск предъявления требований со стороны правообладателя о нарушении исключительного права на зарегистрированный товарный знак.

В подтверждение указанных доводов истец представил в материалы дела следующие доказательства:

сведения сайта https://sesderma.ru в сети Интернет, на котором размещено предложение к продаже продукции "Nanocare" обществом "Сесдерма Рус" (том 1, л.д. 39-42);

перечень дистрибьюторов Sesderma на территории России, размещенный на интернет-сайте www.sesderma.ru (том 1, л.д. 43-54);

оборотно-сальдовую ведомость по счету 90.01.1 за период с января 2016 года по февраль 2020 года, согласно которой объем реализации продукции "Nanocare" в указанный период составил 3 041 748 рублей 70 копеек (том 1, л.д. 55);

скриншоты сайтов в сети Интернет, на которых размещены предложения дистрибьюторов о продаже продукции "Nanocare" (том 1, л.д. 56-65);

скриншоты сайтов интернет-магазинов маркетплейсов Ozon, Беру!, goods.ru, ebay, на которых размещены предложения о продаже продукции "Nanocare" (том 1, л.д. 66-73, том 5, л.д. 75-89);

дистрибьюторский договор от 13.01.2017 N 12/17, заключенный обществом "Сесдерма Рус" с предпринимателем Шепелевой М.Е. с приложением товарной накладной от 14.11.2017 N ЦБ-3097, согласно которой по указанному договору была отгружена продукция истца, в том числе косметическое средство Nanocare Intimate Estimulante (том 1, л.д. 74-112);

дистрибьюторский договор от 01.01.2017 N 30/17, заключенный обществом "Сесдерма Рус" с ООО "Мадера" с приложением товарных накладных от 29.12.2017 N ЦБ-3143 и от 31.10.2017 N ЦБ-1836, согласно которым по указанному договору была отгружена продукция истца, в том числе гель для интимной гигиены Nanocare Intimate, увлажняющий интимный гель Nanocare Intimate Lubricant, косметическое средство Nanocare Intimate Estimulante (том 1, л.д. 113-157);

дистрибьюторский договор от 11.04.2018 N 11/18, заключенный обществом "Сесдерма Рус" с ООО "Профмелис" с приложением товарной накладной от 09.10.2018 N ЦБ-4925 и универсального передаточного документа от 23.05.2019 N ЦБ-3199, согласно которым по указанному договору была отгружена продукция истца, в том числе гель интимный увлажняющий Nanocare Intimate, увлажняющий интимный гель Nanocare Intimate Lubricant (том 2, л.д. 1-49);

дистрибьюторский договор от 10.04.2018 N 15/18, заключенный обществом "Сесдерма Рус" с ООО "Интершарм" с приложением товарной накладной от 12.07.2018 N ЦБ-3200, согласно которой по указанному договору была отгружена продукция истца, в том числе гель для интимной гигиены Nanocare Intimate, косметическое средство Nanocare Intimate Estimulante (том 2, л.д. 50-94);

дистрибьюторский договор от 04.04.2018 N 8/18, заключенный обществом "Сесдерма Рус" с ООО "МКЦ "Дарлинг" с приложением товарных накладных от 09.11.2018 N ЦБ-6003, от 30.07.2018 N ЦБ-3485 и универсального передаточного документа от 09.04.2019 N ЦБ-2126, согласно которым по указанному договору была отгружена продукция истца, в том числе гель для интимной гигиены Nanocare Intimate (том 2, л.д. 95-153);

дистрибьюторский договор от 04.04.2018 N 24/18, заключенный обществом "Сесдерма Рус" с ООО "Премьер Базис Профешнл" с приложением универсальных передаточных документов от 30.04.2019 N ЦБ-2792, от 29.04.2019 N ЦБ-2735, согласно которым по указанному договору была отгружена продукция истца, в том числе гель для интимной гигиены Nanocare Intimate (том 3, л.д. 1-49);

копии публикаций рекламы продукции "Nanocare", размещаемой в печатных изданиях "Женские секреты", май 2018, "Космополитен Бьюти", декабрь 2018 (том 3, л.д. 50-55);

скриншоты интернет-сайтов различных средств массовой информации с размещением рекламы продукции "Nanocare" (том 3, л.д. 56-75);

скриншоты рекламы продукции "Nanocare" в социальных сетях Facebook, Instagram, Вконтакте, скриншот видео-рекламы продукции "Nanocare" на сайте Youtube.com (том 3, л.д. 76-118, том 5, л.д. 90-93);

скриншоты интернет-сайта sesderma.ru, подтверждающие продажу товаров линейки "Nanocare" обществом "Сесдерма Рус" (том 5, л.д. 73-74);

копии публикаций рекламы продукции "Nanocare", размещенной в печатном издании "Glamour", октябрь 2020 (том 5, л.д. 94-95);

скриншоты статьи интернет-сайта журнала "Cosmopolitan" с размещением рекламы продукции "Nanocare" (том 5, л.д. 96-100).

Оценив указанные документы в их совокупности, судебная коллегия пришла к выводу, что ими подтверждается факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации различной продукции косметического назначения, маркированной обозначением "Nanocare".

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2017 по делу N СИП-105/2017, в связи с тем, что гражданское законодательство не устанавливает исчерпывающего перечня случаев, когда истец может быть признан судом заинтересованным, представление истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательств производства товаров не самим истцом, а его аффилированным лицом не исключает факта признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Из представленной в материалы дела выписки из торгового реестра Валенсии следует, что целями деятельности компании SESPHARMADER является исследование, проектирование, разработка, производство, хранение, импорт, экспорт, распространение, сбыт, представление всех видов препаратов и химико-фармацевтической продукции, всех видов материалов и сырья, используемых при разработке указанных препаратов, лекарственных веществ, больничного медицинского оборудования, косметических продуктов, химических, биотехнологических и используемых при проведении диагностики для применения человеком, в ветеринарии, агрохимической и пищевой промышленности, а также всех видов инструментов, принадлежностей и дополнительных деталей для химической, фармацевтической и клинической промышленности, контактных линз и средств для зрения. Единоличным партнером и управляющим компании SESPHARMADER является Серрано Санмигель Габриэль (том 4, л.д. 113-128).

Указанное лицо также является единственным партнером и управляющим компании с ограниченной ответственностью ПИЛИ СИГЛО XXI С.Л. (том 4, л.д. 30-41).

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "Сесдерма Рус" (ОГРН 5157746032142) единственным учредителем данной организации является компания с ограниченной ответственностью ПИЛИ СИГЛО XXI С.Л., президентом - Серрано Санмигель Габриэль. Оснонвым видом деятельности общества "Сесфарма Рус" является торговля оптовая фармацевтической продукцией, в число дополнительных видов деятельности входят производство парфюмерных и косметических средств, производство фармацевтических субстанций, торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, торговля оптовая фармацевтической продукцией, торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (том 4, л.д. 15-29).

В соответствии со статьей 53.2 ГК РФ в случаях, если этот Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.

Аффилированность свидетельствует о единстве интересов, целей принятия и реализации отдельных решений.

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что компания SESPHARMADER и общество "Сесфарма Рус" являются аффилированными лицами, входящими в одну группу компаний, объединены общей направленностью осуществляемой деятельности.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что обществом "Сесфарма Рус", являющимся аффилированным с компанией SESPHARMADER лицом, осуществляется деятельность по продвижению и реализации продукции косметического назначения с обозначением "Nanocare" на территории Российской Федерации.

Истец 29.12.2018 подал заявку N 2018758779 на регистрацию обозначения "NANOCARE" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 03-го класса МКТУ.

Уведомлением от 18.06.2019 N 2018758779/50 Роспатент сообщил истцу о невозможности регистрации товарного знака в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака ответчика.

По ходатайству заявителя из первоначальной заявки на регистрацию товарного знака N 2018758779 была выделена заявка N 2019765156 на регистрацию товарного знака "NANOCARE" в отношении товаров 03-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; жиры для косметических целей; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; пасты зубные; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей".

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Сходство заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со спорным товарным знаком обусловлено наличием у них общего словесного элемента "Nanocare". Сравниваемые обозначения совпадают по звуковому (фонетическому) и графическому критериям. В связи с отсутствием в русском языке соответствующих данному обозначению лексических единиц семантический критерий в рассматриваемом случае не принимается во внимание.

Кроме того, сходство данных обозначений было установлено Роспатентом при рассмотрении заявки N 2018758779 и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении настоящего дела определяет степень сходства сравниваемых обозначений как высокую.

При проведении анализа однородности товаров 03-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; жиры для косметических целей; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; пасты зубные; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей", в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению истца по выделенной заявке N 2019765156, а также товаров 03-го "косметические препараты" и 05-го класса "фармацевтические препараты для ухода за кожей, кровеносными сосудами и лимфатическими сосудами" МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку ответчика, суд приходит к следующим выводам.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебная коллегия приходит к выводу, что сопоставляемые товары являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид. Перечисленные в заявке истца товары представляют собой продукцию немедицинского назначения, предназначенную для гигиены, личного ухода, косметических целей. Все указанные в заявке позиции могут быть отнесены к категориям "косметические препараты" либо "фармацевтические препараты для ухода за кожей", что соответствует товарным позициям ответчика. Данные товары имеют сходное назначение, общий круг потребителей, один рынок сбыта и каналы реализации.

Как разъяснено в абзаце 3 пункта 162 постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности сравниваемых товаров, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации, поскольку он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте и уже использующим при осуществлении соответствующих видов деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (20.12.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 20.12.2017 по 19.12.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в обоснование факта использования им спорного товарного знака ссылается на то, что выдал лицензию на использование данного обозначения в том числе на территории Российской Федерации.

Вместе с тем какие-либо лицензионные договоры в материалы дела не представлены, равно как и не представлены доказательства введения соответствующей продукции, маркированной спорным обозначением в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно материалам дела официальным представителем компании Weyergans High Care AG на территории Российской Федерации является предприниматель Аракелян С.М., действующая под обозначением Asmedtrade (том 4, л.д. 1).

Между тем данное третье лицо также не представило доказательства фактического использования спорного товарного знака на территории Российской Федерации в подлежащий доказыванию период.

Из представленных истцом скриншотов интернет-сайта Asmedtrade (https://asmedtrade.com/product/Cosmeceutics/) следует, что предложения о продаже продукции, маркированной обозначением "Nanocare" на нем отсутствуют (том 3, л.д. 119-147).

Оценив представленные ответчиком доказательства в их совокупности, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что производство и доведение до потребителя в подлежащий доказыванию период маркированных спорным товарным знаком товаров 03-го и 05-го класса МКТУ представленными в дело доказательствами не подтверждены.

На основании изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчиком не представлены доказательства фактического использования им спорного товарного знака.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования иностранного лица SESPHARMADER SL удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 896232 в отношении товаров 03-го класса "косметические препараты" и 05-го класса "фармацевтические препараты для ухода за кожей, кровеносными сосудами и лимфатическими сосудами" Международной классификации товаров и услуг вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Rudolf Weyergans (8 An Gut Boisdorf, 52355, DE) в пользу иностранного лица SESPHARMADER SL (C/ Grabador Esteve 8 - Bajo Valencia 46004-Valencia) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Ерин