Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2021 г. N С01-1511/2020 по делу N А40-59474/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку он не учел, что в используемом ответчиком комбинированном обозначении использован словесный элемент, который является почти идентичным словесному элементу в товарном знаке истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2021 г. N С01-1511/2020 по делу N А40-59474/2020

Суд по интеллектуальным правам в составе судьи Сидорской Ю.М., рассмотрев без проведения судебного заседания кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2020 по делу N А40-59474/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2020 по тому же делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства,

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к обществу с ограниченной ответственностью "Планета лета" (Профсоюзная ул., д. 56, эт. 3, пом. XIX, комн. 100, Москва, 117393, ОГРН 1122651014056) о признании незаконными действий ответчика по использованию обозначения "ПЛАНЕТА ЛЕТА" и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Планета лета" (далее - ответчик, общество) о признании незаконными действий ответчика по использованию обозначения "ПЛАНЕТА ЛЕТА" и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 365466 в размере 50 000 рублей.

Дело рассматривалось судом первой инстанции в порядке упрощенного производства, предусмотренном главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Резолютивной частью Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Мотивированное решение в соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации составлено арбитражным судом 16.06.2020.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2020 указанное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца - без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводами судов о признании действий истца по увеличению исковых требований злоупотреблением процессуальными правами в целях уклонения от уплаты государственной пошлины в установленном законом размере, полагает, что они могут быть признаны таковыми только в случае, если будет установлена их направленность на затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.

По мнению Ибатуллина А.В., суды неправомерно сослались на данные о количестве судебных процессов с участием истца, размещенные в открытых источниках - информационной системе "Картотека арбитражных дел", нарушив тем самым положения процессуального законодательства о доказывании.

Предприниматель отмечает, что суды, указав на неиспользование истцом спорного товарного знака, не определили данное обстоятельство в качестве значимого для рассмотрения дела.

Ссылаясь на разъяснения, изложенные в пунктах 154 и 174 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) и практику Суда по интеллектуальным правам, предприниматель утверждает, что факт использования либо неиспользования правообладателем спорного товарного знака не имеет правового значения для защиты его исключительных прав в случае их нарушения; действия правообладателя, направленные на защиту своего исключительного права, сами по себе не могут быть признаны злоупотреблением правом; лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным или прекращения правовой охраны товарного знака.

По мнению предпринимателя, суды уклонились от оценки его доводов о том, что спорный товарный знак используется лицензиатом, и представленного доказательства - фотографии магазина лицензиата, не учли, что ответчик данный довод не оспаривал.

Ибатуллин А.В. считает, что в рассматриваемом случае неприменимы положения и разъяснения законодательства о защите конкуренции, поскольку между сторонами отсутствуют конкурентные отношения.

Истец отмечает, что суд первой инстанции, указав на непредставление истцом обоснованного расчета размера компенсации, не учел, что истец представил расчет подлежащей взысканию компенсации (375 млн. рублей * 2 = 750 млн. рублей) и самостоятельно уменьшил его.

Истец не согласен с выводами суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 725996, правообладателем которого является ответчик, указывает, что, сравнив данные обозначения по визуальному признаку, суд апелляционной инстанции неправомерно уклонился от оценки степени сходства обозначений по фонетическому и семантическому признакам; не учел, что обозначение истца использовано ответчиком в доменном имени своего сайта, в связи с чем ссылку на наличие графических отличий нельзя признать обоснованным; не учел, что наличие изображений цветков свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений, а не о различии; указав на наличие в используемом ответчиком обозначении словесного элемента "садовый центр", не учел, что данный словесный элемент является лишь характеризующим вид деятельности ответчика и не может свидетельствовать об отсутствии сходства обозначений; уклонился от оценки степени сходства обозначения "ПЛАНЕТА ЛЕТА" в фирменном наименовании ответчика с принадлежащим истцу товарным знаком; уклонился от оценки доводов истца о том, что сходство до степени смешения сравниваемых обозначений установлено компетентным органом (Роспатентом) при регистрации товарного знака ответчика.

Кроме того, Ибатуллин А.В. отмечает, что суды обоих инстанций фактически не рассмотрели требования истца о признании незаконным использования ответчиком спорного обозначения, в том числе в фирменном наименовании.

Ответчик отзыв на кассационную жалобу не представил.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомлены о принятии кассационной жалобы к производству, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286, 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Согласно части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных в части 1 настоящей статьи решений и постановлений являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Таким образом, суд кассационной инстанции проверяет наличие только существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права, допущенных судами первой и апелляционной инстанций по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, исходя из установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств дела.

С учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон (абзац 2 пункта 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 365466, зарегистрированного 21.11.2008 с приоритетом от 23.07.2007 в отношении различных товаров 30-го класса и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 43 и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Как указывал истец в обоснование иска, ему стало известно, что ответчик использует для индивидуализации торгового объекта (садового центра), расположенного по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 19В, обозначение "ПЛАНЕТА ЛЕТА", сходное до степени смешения со спорным товарным знаком. Истец также выявил, что ответчик использует обозначение "ПЛАНЕТА ЛЕТА" на сайте https://planeta-leta.com и в доменном имени этого сайта.

Полагая, что указанными действиями нарушается исключительное право предпринимателя на поименованный товарный знак, последний обратился к обществу "Планета лета" с претензией, которая была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 10 ГК РФ и исходил из признания действий истца злоупотреблением правом. Данный вывод суд первой инстанции мотивировал тем, что истец является правообладателем значительного количества товарных знаков, фактически их не использует, какой-либо экономической деятельности не осуществляет, при этом выступает инициатором и участником многочисленных судебных процессов, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности и взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Суд первой инстанции также отметил, что стороны имеют местонахождение и действуют в разных регионах Российской Федерации, что также исключает вероятность смешения потребителей и (или) контрагентов.

Кроме того, суд первой инстанции указал на то, что истец не представил обоснованный расчет предъявленной к взысканию компенсации.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, при этом провел анализ используемого ответчиком обозначения на предмет его сходства до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца, по результатам которого пришел к выводу об отсутствии сходства между ними, что с учетом нахождения сторон в разных регионах свидетельствует об отсутствии вероятности или угрозы смешения деятельности истца и ответчика.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286, 287, 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности предпринимателю Ибатуллину А.В. исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 365466, в защиту которого он обратился с настоящим иском. Данные выводы судов ответчиком не оспариваются.

Изложенные в кассационной жалобе предпринимателя Ибатуллина А.В. доводы сводятся к оспариванию выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства обозначений, используемых ответчиком в своей деятельности, со спорным товарным знаком, а также о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

Суд первой инстанции вопросы сходства обозначений не исследовал.

Суд апелляционной инстанции указал на отсутствие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения и спорного товарного знака в силу имеющихся визуальных (графических) отличий словесного элемента "ПЛАНЕТА ЛЕТА" (planeta-leta) в используемых ответчиком обозначениях, а также характера изобразительных элементов, входящих в состав обозначений ответчика. Товарный знак истца содержит словесное наименование "ПЛАНЕТА ЛЕТО", выполненное определенным шрифтом с добавлением графического элемента (два цветка разной величины). Слова "ПЛАНЕТА ЛЕТА" (planeta-leta) выполнены ответчиком иным шрифтом (в ином случае и иным алфавитом) и используются совместно со словесным элементы "садовый центр" и изображение планеты земля в форме цветка к словесному элементу "ПЛАНЕТА ЛЕТА". При этом обозначения, используемые ответчиком отличаются по цветовой гамме от цветовой гаммы товарных знаков истца.

По результатам проведенного сравнительного анализа суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что сравниваемые обозначения существенно различаются внешней формой акцентирующих на себе внимание изобразительных элементов, их цветовым исполнением и смысловым значением, характером этих изображений в составе соответствующих композиций, графическим исполнением шрифтовых единиц, их цветом, количеством и составом.

В абзаце пятом пункта 162 постановления N 10 разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Выводы же суда апелляционной инстанций об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями не могут быть признаны основанными на правильном применении норм материального права и установлении всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении N 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом суд кассационной инстанции обращает внимание, что вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Судами первой и апелляционной инстанций не учтено, что в используемом ответчиком для индивидуализации садового центра комбинированном обозначении использован словесный элемент "ПЛАНЕТА ЛЕТА", который является почти идентичным словесному элементу "ПЛАНЕТА ЛЕТО" в товарном знаке истца.

Наличие в сравниваемых обозначениях словесного элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется и она должна была быть определена судами в соответствии с разъяснением, изложенным в пункте 162 Постановления N 10.

Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, суд первой инстанции вообще не устанавливал сходство используемых ответчиком обозначений с товарным знаком истца, а суд апелляционной инстанции пришел к необоснованному выводу о полном отсутствии сходства между ними, не установив степень сходства сравниваемых обозначений.

Из содержания обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции невозможно установить, на основании каких из вышеперечисленных признаков определения сходства, в том числе изобразительных обозначений, суды пришли к выводу об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями. Указывая на изобразительные и словесные элементы обозначений, суд апелляционной инстанции не определил, какие входящие в их состав элементы относятся к сильным (доминирующим) элементам обозначения, при этом квалифицировал товарный знак истца как словесный.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В пункте 162 постановления N 10 разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг.

Между тем какие-либо выводы относительно степени однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, оказываемым ответчиком услугам в обжалуемых судебных актах отсутствует.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 постановления N 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Вместе с тем из содержания решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции следует, что вышеприведенные нормативные правила и правовые подходы не были учтены судами.

Таким образом, выводы судов об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, как следствие, об отсутствии вероятности смешения таких обозначений представляются не в достаточной степени мотивированными.

Довод предпринимателя Ибатуллина А.В. о недостаточной мотивированности выводов судов первой и апелляционной инстанций, согласно которым истец не представил надлежащих доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности, следует признать обоснованным.

Так, как указывалось выше, в бремя доказывания истца, исходя из предмета данного спора, не входит доказывание использования самим правообладателем объектов интеллектуальной собственности, в защиту которых предъявлен иск. При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Таким образом, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать только те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В то же время в силу пункта 2 названной статьи обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Таким образом, указав, что обстоятельства, связанные с использованием самим правообладателем спорного товарного знака, имеют значение для правильного рассмотрения настоящего дела, суд первой инстанции обязан был определить данное обстоятельство в качестве значимого и в порядке части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предложить истцу представить соответствующие доказательства.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, является правомерным способом использования товарного знака.

Как усматривается из материалов дела, в исковом заявлении истец ссылался на то, что спорный товарный знак используется лицензиатом для индивидуализации услуг магазина по продаже товаров, в подтверждение чего представил фотографии данного магазина.

Между тем данные обстоятельства и доводы истца какой-либо оценки в обжалуемых судебных актах не получили.

Суд по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться и с доводом заявителя кассационной жалобы относительно недостаточной необоснованности вывода судов первой и апелляционной инстанций о наличии в действиях истца, связанных с предъявлением иска по данному делу, признаков злоупотребления правом.

Так, в обоснование вывода о злоупотреблении истцом своими правами суд первой инстанции наряду с выводом о недоказанности истцом факта использования им самим товарного знака, в защиту которого был предъявлен иск, указал, что из информации, размещенной в открытом доступе, следует, что предприниматель Ибатуллин А.В. является истцом по ряду дел в арбитражных судах Российской Федерации, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности и взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, а именно: предприниматель Ибатуллин А.В. являлся либо является истцом более чем в 269-ти аналогичных арбитражных делах.

Между тем, указав на данное обстоятельство, суд первой инстанции, не учел, что арбитражный суд вправе ссылаться помимо общеизвестных и преюдициальных обстоятельств только на обстоятельства, которые установлены им на основании имеющихся в материалах дела доказательств, тогда как в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, подтверждающие указанное судом первой инстанции обстоятельство.

К отзыву ответчика на исковое заявление приложен скриншот сведений информационной системы "Картотека арбитражных дел" по результатам поиска дел с участием Ибатуллина А.В. (т.1, л.д. 65), между тем ссылка на данное доказательство в обжалуемых судебных актах отсутствует, кроме того, изложенные в нем данные о количестве дел не соответствуют указанным судами данным.

Более того, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О указано на необходимость суду обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в каждом конкретном случае на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

С учетом изложенного судом первой инстанции не принято во внимание, что для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом. Однако, констатировав участие истца в иных судебных разбирательствах, суд первой инстанции не установил, что в рамках этих дел судами установлено злоупотребление истцом правом по отношению к каким-либо лицам, в то время как факт неоднократного обращения лица в суд за защитой нарушенных прав автоматически не означает злоупотребление правом этим лицом. Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Независимо от того, что вопрос о наличии в действиях признаков злоупотребления правом является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к установлению недобросовестного поведения, правильном применении норм материального права.

В соответствии с пунктами 1-3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения, выразившиеся в неполном исследовании обстоятельств дела и отсутствии должной мотивированности выводов судов, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судами материалов дела.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать содержащийся в обжалуемых судебных актах выводы основанными на правильном применении норм материального права и полном выяснении всех фактических обстоятельств дела.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Кроме того, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может признать обоснованным довод предпринимателя Ибатуллина А.В. об ошибочном указании суда первой инстанции на непредставление истцом обоснованного расчета размера компенсации.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч то пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила этого Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Таким образом, правообладатель знака обслуживания вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

Заявитель кассационной жалобы считает, что исходя из положений статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, бремя доказывания обоснованности суммы заявленной компенсации лежит на ответчике, и, следовательно, истец вправе не представлять в обоснование заявленного размера никаких расчетов.

Между тем такая точка зрения заявителя кассационной жалобы является ошибочной в силу следующего.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Как усматривается из содержания искового заявления, по мнению истца, ответчиком были оказаны услуги с использованием сходного со спорным товарным знаком обозначения на сумму более 375 000 000 рублей.

При этом из материалов дела не усматривается, что в подтверждение данной суммы истец приводил какие-либо расчеты.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что рассчитывая компенсацию в размере 700 000 000 рублей в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, но заявляя компенсацию в размере 50 000 рублей, истец занимает противоречивую позицию.

Как усматривается из материалов дела и обжалуемых судебных актов, истец заявлял ходатайство об увеличении исковых требований до 800 000 рублей, которое было отклонено судом первой инстанции со ссылкой на злоупотребление истцом своими процессуальными правами, направленное на уклонение от уплаты государственной пошлины в полном объеме.

Суд кассационной инстанции полагает данные выводы суда первой инстанции обоснованными и отклоняет доводы кассационной жалобы о несогласии с ними в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации - в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда.

С учетом результатов рассмотрения дела государственная пошлина, подлежащая уплате в связи с увеличением размера исковых требований, взыскивается в доход федерального бюджета или с истца, или с ответчика.

Предоставляя возможность отсрочки в уплате госпошлины при увеличении цены иска, законодатель исходит из презумпции добросовестности налогоплательщика, поскольку необходимость в увеличении цены иска может возникнуть, например, непосредственно в ходе судебного процесса, когда у заявителя отсутствует возможность для немедленной доплаты пошлины.

В рассматриваемом случае суды обоснованно указали на то, что истец при предъявлении иска имел возможность заявить компенсацию в размере 800 000 рублей, уплатив в соответствующем размере государственную пошлину, однако, не сделал этого, ходатайств о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины не заявлял, в связи с чем сочли его процессуальное поведение направленным на уклонение от уплаты государственной пошлины в полном размере.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции со ссылкой на положения части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было обоснованно отклонено ходатайство истца об увеличении размера исковых требований.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2020 по делу N А40-59474/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А40-59474/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Ю.М. Сидорская