Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2021 г. N С01-39/2021 по делу N А40-248283/2019 Суд отменил в части постановление суда апелляционной инстанции и направил дело о взыскании штрафа по лицензионному договору в данной части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку ему необходимо определить размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца за непредставление отчетной документации за определенные периоды и распределить судебные расходы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2021 г. N С01-39/2021 по делу N А40-248283/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 2 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Ерина А.А., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 121059, ОГРН 1037739437229) на решение Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2020 по делу N А40-248283/2019

по исковому заявлению федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" к акционерному обществу "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ул. Заводская, д. 2, корп. 707, оф. 66, мкр. Климовск, г. Подольск, Московская обл., 142181, ОГРН 1145074012104) о взыскании штрафа по лицензионному договору, обязании представить отчетную документацию.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Министерство финансов Российской Федерации (ул. Ильинка, д. 9, Москва, 109097).

В судебном заседании принял участие представитель федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" - Коркин Д.А. (по доверенности от 15.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к акционерному обществу "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (далее - ответчик) о взыскании 675 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 10.06.2011 N 1-01-12-00383 (далее - договор), об обязании предоставить отчетную документацию за II-IV кв. 2012 года, I-IV кв. 2013 года, I-IV кв. 2014 года, I-IV кв. 2015 года, I-IV кв. 2016 года, I кв. 2017 года, I-IV кв. 2018 года по договору.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерство финансов Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2020 исковые требования удовлетворены частично: суд взыскал с ответчика в пользу истца 100 000 руб. штрафа, обязал ответчика предоставить отчетную документацию за I-IV кварталы 2018 года по договору, в удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2020 изменено: на ответчика возложена обязанность предоставить истцу отчетную документацию за период III-IV кв. 2016 года, I кв. 2017 года, I-IV кв. 2018 года по договору; в части взыскания штрафа в сумме 100 000 руб. и отказа в удовлетворении исковых требований в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить данные судебные акты, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на превышение судом апелляционной инстанции своих полномочий в части повторного снижения на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) размера штрафа за непредставление ответчиком отчетной документации по договору. Как отмечает заявитель жалобы, суд апелляционной инстанции, обязав ответчика представить отчетную документацию за дополнительные периоды, не учтенные судом первой инстанции, и в то же время оставив без изменения взысканный судом первой инстанции размер штрафа, фактически снизил размер штрафа на основании статьи 333 ГК РФ в нарушение правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 72 постановления от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление от 24.03.2016 N 7).

Истец ссылается также на отсутствие оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ, обращая внимание на отсутствие доказательств явной несоразмерности штрафа последствиям нарушения обязательства.

Кроме того, истец полагает неправомерным отказ в иске в части обязания ответчика представить отчетную документацию за период II-IV кварталы 2017 года и взыскания штрафа за непредставление этой документации за данный период.

В судебном заседании суд рассмотрел вопрос о приобщении к материалам дела отзыва ответчика на кассационную жалобу и определил отказать в его приобщении ввиду того, что он был направлен истцу лишь 26.01.2021, т.е. не заблаговременно, в связи с чем у истца не было возможности ознакомиться с отзывом до судебного заседания.

В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителя истца, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее частичного удовлетворения и частичной отмены постановления суда апелляционной инстанции в силу следующего.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой (штрафом, пеней), которой согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Как следует из пункта 1 статьи 1237 ГК РФ, лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В силу статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка (штраф) явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между Российской Федерацией, от имени которой выступает истец (далее также - Лицензиар), и ответчиком (далее также - Лицензиат) заключен названный лицензионный договор о предоставлении ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.1 договора Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию, предусмотренную пунктом 1.9 договора.

Под отчетным периодом согласно пункту 1.8 договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия договора.

В соответствии с разделом 9 договора Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 договора, т.е. за непредставление Лицензиару отчетной документации в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом.

Предъявляя исковые требования, истец сослался на непредставление ответчиком отчетной документации за II-IV кв. 2012 года, I-IV кв. 2013 года, I-IV кв. 2014 года, I-IV кв. 2015 года, I-IV кв. 2016 года, I кв. 2017 года, I-IV кв. 2018 года.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично: суд взыскал с ответчика в пользу истца 100 000 руб. штрафа за 9 отчетных периодов, применив статью 333 ГК РФ, обязал ответчика предоставить отчетную документацию за I-IV кв. 2018 года; с учетом пропуска срока исковой давности за период со II квартала 2012 года по II квартал 2016 года в удовлетворении остальной части иска отказал.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал законными и обоснованными выводы суда первой инстанции о пропуске истцом срока исковой давности в части исковых требований за период со II квартала 2012 года по II квартал 2016 года.

Вместе с тем, как указал апелляционный суд, правовые основания для отказа в удовлетворении исковых требований об обязании ответчика предоставить отчетную документацию за период III-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года отсутствуют, в связи с чем изменил решение суда первой инстанции, обязав ответчика представить отчетную документацию за периоды III-IV кв. 2016 года, I кв. 2017 года, I-IV кв. 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии правовых оснований для отказа в иске о предоставлении отчетной документации и взыскании штрафа за ее непредставление в отношении периода II-IV кв. 2017 года, поскольку исковые требования в части этого периода истец не заявлял. При этом в судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца не смог пояснить, в силу какого правового основания он полагает истца имеющим право на удовлетворение исковых требований в отношении данного периода, при отсутствии указания на этот период в исковом заявлении.

Выводы судов о пропуске срока исковой давности по требованиям, заявленным в отношении периода со II квартала 2012 года по II квартал 2016 года, истец в кассационной жалобе не оспаривает, в связи с чем выводы судов в данной части не подлежат проверке судом кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции также отклоняет доводы истца об отсутствии оснований для применения судом первой инстанции положений статьи 333 ГК РФ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 72 постановления от 24.03.2016 N 7, основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, могут являться нарушение или неправильное применение норм материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи 395 ГК РФ, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 ГК РФ.

Данные обстоятельства в рассматриваемом деле отсутствуют.

Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованным довод заявителя жалобы, касающийся применения судом апелляционной инстанции положений статьи 333 ГК РФ, ввиду следующего.

Так, суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, и обязывая ответчика представить отчетную документацию за дополнительные периоды, в отношении которых суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска (III-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года), оставил неизменным взысканный судом первой инстанции размер штрафа, применив положения статьи 333 ГК РФ.

Между тем, как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 72 постановления от 24.03.2016 N 7, заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции не переходил к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

Таким образом, суд не учел данную правовую позицию высшей судебной инстанции, применив положения статьи 333 ГК РФ в отношении требования истца о взыскании штрафа за непредставление отчетной документации за период с III-IV кв. 2016 года по I кв. 2017 года.

При указанных обстоятельствах постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенным в данной части с правильным применением норм материального и процессуального права, а выводы суда - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Таким образом, обжалуемое постановление подлежит оставлению без изменения в части обязания ответчика предоставить истцу отчетную документацию за период III-IV кв. 2016 года, I кв. 2017 года, I-IV кв. 2018 года, в остальной части данное постановление апелляционного суда подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении суду следует определить размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца за непредставление отчетной документации за периоды III-IV кв. 2016 года и I кв. 2017 года, распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2020 по делу N А40-248283/2019 оставить без изменения в части обязания акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" предоставить федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" отчетную документацию за период III-IV кв. 2016 года, I кв. 2017 года, I-IV кв. 2018 года по лицензионному договору от 10.06.2011 N 1-01-12-00383.

В остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2020 по делу N А40-248283/2019 отменить, дело в данной части направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Ерин

Судья

А.А. Снегур