Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2021 г. по делу N СИП-69/2020 Суд удовлетворил исковые требования и досрочно прекратил на территории РФ правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал фактическое использование им спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в заявленной части

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2021 г. по делу N СИП-69/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мосесовой А.Д., после перерыва секретарем судебного заседания Исаковской А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем веб-конференции исковое заявление иностранного лица Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd (level 9, Sohu.com Internet Plz, No. 1 Unit Zhongguancun East Road, Haidian District Beijing) к иностранному лицу Satish Wadhumal Raisinghani Raisinghani (Ctra. Enmedio, 89, Pol. Famadas E-08940 Cornella De Llobregat Barcelona) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 618208.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd - Колесник Е.А. (по доверенности от 04.10.2019);

от иностранного лица Satish Wadhumal Raisinghani Raisinghani - Береснев П.Н. (по доверенности от 12.05.2020),

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Satish Wadhumal Raisinghani Raisinghani (далее - правообладатель) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 618208.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания явку своего представителя в суд не обеспечил.

В судебном заседании 04.02.2021 истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых требований.

Суд предложил истцу представить письменные пояснения по перечню уточненного перечня товаров и объявил перерыв в судебном заседании в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, до 11.02.2021 до 13 часов 05 минут, с целью предоставления времени представителю истца для подготовки уточненных исковых требований.

После перерыва в судебном заседании 11.02.2021 истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; просил суд досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака "SOGO" по международной регистрации N 618208 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "научные, исследовательские, электрические, оптические аппараты и инструменты; аппараты для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; магнитные информационные носители, записывающие диски, счётные машины, оборудование для обработки данных и компьютеры".

Представитель ответчика в судебном заседании не возражал против принятия судом уточненных исковых требований.

Суд, с учетом мнения сторон, определил удовлетворить ходатайство истца об уточнении исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование заявленных исковых требований компания указывает, что осуществляет деятельность по производству и реализации мебели и предметов интерьера.

В обоснование заявленных исковых требований компания указывает на то, что она заинтересована в прекращении правовой охраны по спорному товарному знаку в отношении указанных товаров, поскольку является производителем программ для ЭВМ, электронных устройств для записи звука и изображений, является правообладателем товарного знака "Sogou" по международной регистрации N 1430587 в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ, и намерено использовать в своей коммерческой деятельности обозначения со словесным элементом "Sogou" в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ, для чего осуществило необходимые подготовительные действия, в том числе подало заявление о предоставлении правовой охраны товарного знака N 1430857 на территории Российской Федерации, по которой Роспатентом принято решение о предварительном отказе от 24.04.2019 в отношении товарных позиций 9-го класса МКТУ.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме с учетом произведенного изменения предмета заявленных требований. Представитель ответчика устно возражал против удовлетворения исковых требований.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о дне, месте и времени проведения судебного заседания, явку своих представителей не обеспечил. В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие его представителя.

Как усматривается из материалов дела, правообладатель является правообладателем знака "SOGO" по международной регистрации N 618208, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в отношении товаров 29-го класса МКТУ "научные, морские, исследовательские, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, взвешивающие, измерительные, сигнализирующие, контрольные (инспектирование), спасательные и обучающие аппараты и инструменты; аппараты для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; магнитные информационные носители, записывающие диски, автоматические торговые автоматы и механизмы для монетных аппаратов; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки данных и компьютеры; аппараты для пожаротушения" (далее - спорный товарный знак).

Поскольку в публичном реестре средств индивидуализации перечень товаров приведен на русском языке, а на основании статьи 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации, при указании рубрик товаров суд принимает во внимание представленный истцом перевод выписки из Международного реестра (т. 1, л.д. 24-29).

Компания 22.10.2019 направило ответчику по адресу, указанному в Международном реестре, предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак либо заключить с ним договор об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Факт направления досудебного предложения заинтересованного лица от 22.10.2019 (т. 1, л.д. 15-17) подтверждается почтовой квитанции от 22.10.2019 (т. 1, л.д. 18).

По истечении установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) двухмесячного срока ответа на направленное предложение, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, выслушав явившегося в судебное заседание представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 08.06.2020 ответчику (по юридическому адресу), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 14.08.2020).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец представил суду следующие доказательства: договор по доверительному управлению проектом за рубежом от 03.06.2019; платежное поручение от 29.11.2019; договор продажи от 19.09.2019 N 19-BPD-11341; сертификаты квалификации Интернет-магазина ТМЕВ19449011, 19449010, 19480533; публикации с Интернет-ресурса Jingdong о возможности заказа товаров маркированных обозначением "Sogou" (т. 1, л.д. 57-145).

Компания производит товары 09-го класса МКТУ под обозначением "SOGOU" по международной регистрации N 1430857 на территории КНР. В целях расширения территории действия названной регистрации компания обратилась в Роспатент о предоставлении ей правовой охраны на территории Российской Федерации.

В результате формальной экспертизы заявки истца Роспатентом было установлено, что испрашиваемой для регистрации товарный знак по международной регистрации N 1430857 препятствует сходный с ним до степени смешения спорный товарный знак, зарегистрированный в отношении однородных товаров 09-го класса МКТУ. В связи с этим, по мнению Роспатента, заявленное компанией обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения спорного и противопоставленного товарных знаков, а также однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, а также товаров, указанных в уточненном исковом заявлении, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, был разрешен по существу уполномоченным государственным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается.

Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице, являющемся производителем товаров. Эти обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака ответчика в заявленной им части, касающейся однородных товаров.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности сравниваемых товаров, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь разъяснениями, данными в пункте 162 постановление N 10, следуя принципам определения однородности товаров, как взаимодополняемость либо взаимозаменяемость, условия их реализации, круг потребителей, наличие сходных характеристик, пришел к выводу о том, что компания является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ "научные, исследовательские, электрические, оптические аппараты и инструменты; аппараты для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; магнитные информационные носители, записывающие диски, счётные машины, оборудование для обработки данных и компьютеры", поскольку он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте при осуществлении соответствующих видов деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, и совершил для этого подготовительные действия.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (22.10.2029), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного обозначения, исчисляется с 22.10.2016 по 21.10.2019 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В ходе судебного заседания представитель ответчика устно возражал против удовлетворения исковых требований, при этом доказательств обосновывающих свои возражения ответчик не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 618208 в отношении товаров, указанных в уточненной перечне, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и не доказан факт их использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в отношении соответствующих товаров.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в заявленной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 618208 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "научные, исследовательские, электрические, оптические аппараты и инструменты; аппараты для записи, передачи и воспроизведения звука или изображения; магнитные информационные носители, записывающие диски, счётные машины, оборудование для обработки данных и компьютеры".

Взыскать с Satish Wadhumal Raisinghani Raisinghani в пользу иностранного лица Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев