Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2021 г. N С01-1848/2020 по делу N А40-58488/2020 Дело о привлечении общества к административной ответственности за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, передано на новое рассмотрение, поскольку судами не был осуществлен анализ степени сходства спорного обозначения с товарным знаком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2021 г. N С01-1848/2020 по делу N А40-58488/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Снегура А.А., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы акционерного общества "Тандер" (ул. им. Леваневского, д. 185, г. Краснодар, 350002,ОГРН 1022301598549) и общества с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс" (ул. Первой конной армии, д. 67, г. Старый Оскол, обл. Белгородская, 309506, ОГРН 1053109273690) на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2020 по делу N А40-58488/2020 и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2020 по тому же делу по заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы (ул. 2-я Владимирская, д. 46, корп. 2, Москва, 111141, ОГРН 1057746466535) о привлечении к административной ответственности акционерного общества "Тандер" по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс" и Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (пер. Орликов, д. 1/11, Москва, 107139, ОГРН 1027700240150).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Тандер" - Пастухов А.В. (по доверенности от 15.07.2020 N 23 АА 6070432);

от Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы - Джафарова Л.Р. (по доверенности от 14.01.2021);

от Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" - Локтев А.Г. (по доверенности от 29.12.2020 N 09Д/45), Салахов Р.Х. (по доверенности от 27.03.2020 N 09Д/10).

Общество с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс" явку своего представителя в судебное заседание суда кассационной инстанции не обеспечило, о времени и месте проведения судебного заседания извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы (далее - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении к административной ответственности акционерного общества "Тандер" (далее - общество "Тандер") по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Старооскольский ликероводочный завод "Люкс" (далее - общество "СЛЗ "Люкс") и Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - ФКП "Союзплодоимпорт").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2020, общество "Тандер" привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указанному лицо назначено административное наказание в виде предупреждения.

Не согласившись с принятыми по настоящему делу судебными актами, общество "Тандер" и общество "СЛЗ "Люкс" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят решение Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2020 отменить, производство по делу прекратить.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу судебными актами общество "Тандер" и общество "СЛЗ "Люкс" указывают на допущенные судом первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального и процессуального права, которые, по мнению заявителей кассационных жалоб, привели к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

До судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв ФКП "Союзплодоимпорт" на кассационные жалобы общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс", в котором третье лицо выразило несогласие с доводами указанных лиц, полагая, что их правовая позиция не соответствует фактическим обстоятельствам дела и не опровергает законность и обоснованность принятых по настоящему делу решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "Тандер" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить принятые по настоящему делу судебные акты.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ФКП "Союзплодоимпорт" и представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы выступили с правовыми позициями, возражали против доводов кассационных жалоб общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс".

Общество "СЛЗ "Люкс", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационных жалоб в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и в отзыве ФКП "Союзплодоимпорт" на кассационные жалобы общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс".

Как следует из материалов дела и установлено судами, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении общества "Тандер" к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении от 25.12.2019.

При проведении контрольной закупки по Приказу (Распоряжению) от 24.10.2019 N 03-25-00015 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве в отношении общества "Тандер" по адресу: Москва ул. Владимирская д. 44/10 территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы выявлены нарушения, которые отражены в Акте о проведении контрольной закупки товаров N 03-25-00015 от 25.10.2019 в отношении общества "Тандер" - реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Как было установлено территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы, в магазине общества "Тандер" по адресу: Москва, ул. 2-я Владимирская д. 44/10, осуществляется хранение с целью продажи и реализации алкогольной продукции (водка) "Русская сталь настоящая" (производитель - общество "СЛЗ "Люкс") с признаками незаконного использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38389, правообладателем которого является ФКП "Союзплодоимпорт" (факт продажи контрафактного товара подтвержден материалами контрольной закупки - чеком от 25.10.2019 N 245), а также наименования места происхождения товаров "Русская водка" N 65 (далее - НМПТ "Русская водка" N 65).

Согласно протоколу осмотра в реализации в магазине общества "Тандер" находилось семь бутылок "Русская водка" производства общества "СЛЗ "Люкс" по цене 249 рублей за одну бутылку по 0,5 л. (федеральные акцизные марки 20205445627, 20205445452, 20205445466. 20205445623, 20052953005, 20052953018, 20205445458, 20052953021), которые были арестованы на основании протокола ареста от 25.10.2019.

Согласно письму Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) от 13.12.2019 N 41-45570-12 обозначение 1 является сходным до степени смешения с НМПТ "Русская водка", поскольку ассоциируется с ними в целом в силу фонетического и семантического сходства включенных в них и выполненных на одном уровне словесных элементов "Водка Сделано в России" "Русская" и обозначение "Русская водка".

Обозначения 1-2 являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 38389 и общеизвестным товарным знаком N 40, поскольку ассоциируются с ними в целом в силу фонетического или семантического сходства словесных элементов "Русская", "RUSSKAYA" и "RUSSIAN".

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности наличия в действиях обществах "Тандер" состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, и о наличии оснований для привлечения его к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Принимая во внимание, что указанное административное правонарушение было совершено обществом "Тандер" впервые, а также учитывая, что доказательства причинения имущественного ущерба вследствие его совершения в материалы дела представлены не были, суд первой инстанции счел возможным назначить обществу "Тандер" основное наказание в виде предупреждения и дополнительное наказание в виде конфискации товара, явившегося предметом административного правонарушения.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемый судебный акт без изменения.

Не согласившись с принятыми по настоящему делу решением и постановлением, общество "Тандер" и общество "СЛЗ "Люкс" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс", а также в отзыве ФКП "Союзплодоимпорт" на кассационные жалобы общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс", заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции по настоящему делу в силу следующего.

Доводы кассационных жалоб общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс" по существу сводятся к тому, что при принятии решения и постановления по настоящему делу суды не оценили все доводы участвующих в деле лиц и представленные ими доказательства; изложенные в обжалуемых судебных актах выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и сделаны с нарушением норм материального и процессуального права.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу судебными актами заявители кассационных жалоб указывают на то, что изображенное на этикетке спорного товара (водка) обозначение "Русская сталь" было использовано обществом "Тандер" и обществом "СЛЗ "Люкс" законно ввиду принадлежности последнему права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 277987.

При этом заявители кассационных жалоб отмечают, что общество "СЛЗ "Люкс" является стороной зарегистрированного 09.06.2017 за N РД0225013 лицензионного договора на предоставление права использования товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 277987 с датой приоритета 01.12.2003. Исключительное право на названное средство индивидуализации действовало на протяжении 2003 - 2019 годов, предоставление ему правовой охраны в указанный период оспорено не было. Данные сведения содержались в представленном в материалы дела ответе ФИПС от 13.12.2019 N 41-45570-12, а также были отражены в письменных пояснениях общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс" по настоящему делу.

Кроме того, заявители кассационных жалоб обращают внимание на то, что обществом "СЛЗ "Люкс" в материалы дела было представлено заключение специалиста - патентного поверенного Войцехович А.А., согласно выводам которого размещенное на спорном товаре комбинированное обозначение "РУССКАЯ СТАЛЬ НАСТОЯЩАЯ" не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 38389, с общеизвестным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 40, а также с наименованием места происхождения товара N 65.

Тем не менее соответствующие доводы участвующих в деле лиц, а также изложенные в заключении специалиста выводы не были исследованы и оценены судами, при этом в основу принятых по настоящему делу судебных актов было положено лишь письменное заключение ФИПС относительно степени сходства сравниваемых обозначений. Между тем, по мнению заявителей кассационных жалоб, указанный документ не является заключением привлеченного к участию в деле эксперта, относится к числу письменных доказательств и подлежит оценке наряду с иными представленными сторонами материалами.

Таким образом, как полагают общество "Тандер" и общество "СЛЗ "Люкс", изложенные в обжалуемых судебных актах выводы сделаны при неполном исследовании существенных для настоящего дела обстоятельств, при неправильном применении норм материального права и с нарушением норм процессуального права, что свидетельствует о наличии правовых оснований для их отмены.

Оценивая законность принятых по настоящему делу судебных актов с учетом приведенных доводов кассационных жалоб общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс", судебная коллегия исходит из следующего.

В соответствии с частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения; имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении; имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол; предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол; а также определяет меры административной ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу статьи 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Как следует из положений статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 1508 ГК РФ общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная названным Кодексом для товарного знака.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1516 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент выявления факта реализации обществом "Тандер" спорной продукции, наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого товара.

Согласно пункту 1 статьи 1519 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на наименование места происхождения товара), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

В силу пункта 2 статьи 1519 ГК РФ использованием наименования места происхождения товара считается, в частности, размещение этого наименования: 1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот; 3) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 4) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 названного Кодекса, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа с конфискацией такого товара.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Объектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, выступают экономические права и интересы граждан, интересы предпринимателей, экономические интересы государства, предусмотренные частью 4 ГК РФ.

Непосредственный объект - исключительное право на товарный знак, знак обслуживания или наименование места происхождения товара.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, заключается в незаконном использовании чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров, под которым признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения в отношении однородных товаров.

В пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - постановление от 17.02.2011 N 11) разъяснено, что установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

При этом судам следует учитывать: указанное определение предмета административного правонарушения не означает, что к административной ответственности, предусмотренной названной статьей, может быть привлечено лишь лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходное с ними обозначение на таком предмете.

Способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

С учетом изложенного статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

За нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара.

Как разъяснено в пункте 9.1 постановления от 17.02.2011 N 11, в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо несет ответственность за совершенное административное правонарушение, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

С учетом этого ответственность юридического лица за совершение правонарушения, установленного статьей 14.10 КоАП РФ, наступает в том числе в случае, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) не проверив, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях.

Из пункта 12 постановления от 17.02.2011 N 11 следует, что согласно положениям части 5 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на административном органе, который составил протокол по делу об административном правонарушении, установленном статьей 14.10 КоАП РФ, и подал в суд заявление о привлечении лица к административной ответственности, лежит обязанность доказать, что предмет выявленного административного правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

В пункте 14 постановления от 17.02.2011 N 11 указано, что, рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.

Подтверждением того, сходны ли используемые обозначение и товарный знак с точки зрения потребителей, могут являться в том числе опросы мнения потребителей при их наличии.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 5 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Таким образом, исходя из распределения законом бремени доказывания обстоятельств, подтверждающих наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, а также с учетом положений части 1 статьи 65, части 5 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации административному органу надлежало доказать факт размещения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38389, общеизвестного товарного знака N 40 и НМПТ "Русская водка" N 65 на спорных товарах, а также незаконный характер действий общества "Тандер" по их использованию.

Согласно положениям части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны в том числе: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В силу пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны в том числе обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Как следует из обжалуемых судебных актов, по результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств суды первой и апелляционной инстанций установили, что предлагаемые обществом "Тандер" к продаже товары, производителем которых является "СЛЗ "Люкс", содержат обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 38389, с общеизвестным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 40, а также с НМПТ "Русская водка" N 65.

При этом суды исходили из выводов заключения, представленного в письме ФИПС от 13.12.2019 N 41-45570-12. Согласно содержанию данного документа обозначение 1 (этикетка, представляющая собой комбинированное обозначение, включающее размещенные по вертикали на трех уровнях словесные элементы: на первом уровне "Водка сделано в России" и "Русская", на втором уровне - словесный элемент "Сталь", на третьем уровне "Настоящая") сходно до степени смешения с НМПТ "Русская водка" N 65, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического и семантического сходства включенных в обозначение 1 и выполненных на одном уровне словесных элементов "Водка Сделано в России" "Русская" и обозначения "Русская водка"; обозначение 2 (контрэтикетка, на которой в том числе размещен словесный элемент "Водка "Русская Сталь Настоящая") является сходным до степени смешения с НМПТ "русская водка", поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического и семантического сходства включенных в обозначение 2 и размещенных последовательно за другим словесных элементов "Водка", "Русская" и обозначения "Русская Водка"; обозначения 1-2 являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 38389 и с общеизвестным товарным знаком N 40, поскольку ассоциируется с ними в целом в силу фонетического или семантического сходства словесного элемента "Русская", "RUSSKAYA" и "RUSSIAN".

Судебная коллегия отмечает, что, соглашаясь с изложенными в письме ФИПС выводами, суды первой и апелляционной инстанций предварительно не установили, какое именно обозначение было использовано обществом "Тандер" и обществом "СЛЗ "Люкс" в составе этикеток спорных товаров.

С учетом данного обстоятельства изложенные в справке ФИПС выводы сами по себе не могут служить надлежащим доказательством, подтверждающим наличие состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, в действиях общества "Тандер" по реализации спорных товаров.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что, как обоснованно указывают заявители кассационных жалоб, наряду с выводами о степени сходства размещенных на спорных товарах обозначений и средств индивидуализации, правообладателем которых является ФКП "Союзплодоимпорт", в представленном в материалы дела письме ФИПС от 13.12.2019 N 41-45570-12 содержатся сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 277987, а также о принадлежности обществу "СЛЗ "Люкс" права использования этого товарного знака на основании лицензионного договора от 09.06.2017 N РД0225013.

Суд кассационной инстанции также отмечает, что в опровержение доводов заявления Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы правовая позиция о факте принадлежности обществу "СЛЗ "Люкс" права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 277987 и, как следствие, о законности действий указанного лица и общества "Тандер" по использованию соответствующего обозначения на этикетке спорной продукции приводился обществом "Тандер" и обществом "СЛЗ "Люкс" в письменных пояснениях по делу (т. 1, л.д. 97-99; т. 2, л.д. 21-32; т. 2, л.д. 124-135), а также в текстах поданных ими апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции (т. 3, л.д. 57-69, л.д. 76-89).

Тем не менее представленные в письме ФИПС от 13.12.2019 N 41-45570-12 сведения о наличии у общества "СЛЗ "Люкс" права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 277987, равно как и соответствующие доводы общества "Тандер" и общества "СЛЗ "Люкс" не были исследованы и оценены ни судом первой, ни судом апелляционной инстанции.

Мотивы, по которым суды пришли к выводу о недопустимости, о недостоверности и (или) о неотносимости соответствующих сведений к настоящему делу, в тексте обжалуемых судебных актов не приведены, равно как отсутствует указание на обстоятельства, в силу которых эти доказательства не имеют правового значения для дела.

Судами также не исследовался вопрос о том, какое обозначение используется ответчиком (товарный знак и НМПТ третьего лица или товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 2779870.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что исследование указанных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения заявления Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы по настоящему делу, поскольку в силу приведенных норм материального права, а также по смыслу разъяснений, изложенных в пункте 154 постановления от 23.04.2019 N 10 в случае наличия предусмотренных законом или договором оснований, в силу которых лицо правомочно использовать товарный знак, вывод о незаконном характере действий такого лица по использованию соответствующего обозначения исключается.

Наряду с этим суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что в опровержение доводов заявления Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы обществом "СЛЗ "Люкс" в материалы дела также было представлено заключение специалиста относительно степени сходства использованного на этикетках спорных товаров обозначения и средств индивидуализации, правообладателем которых является ФКП "Союзплодоимпорт" (т. 2, л.д. 136-150; т. 3, л.д. 1-44).

С учетом приведенного в пунктах 13-14 постановления от 17.02.2011 N 11 разъяснения высшей судебной инстанции представленное обществом "СЛЗ "Люкс" заключение специалиста подлежало исследованию и оценке наряду с иными имеющимися в материалах дела доказательствами.

Однако, как следует из текста обжалуемых судебных актов, указанное доказательство не являлось предметом исследования и оценки судов первой и апелляционной инстанций. Мотивы, руководствуясь которыми суды пришли к выводу о несостоятельности этого доказательства и об отсутствии возможности учета его содержания при принятии судебных актов по настоящему делу, судами первой и апелляционной инстанций в обжалуемых решении и постановлении не приведены.

Таким образом, по результатам оценки законности принятых по настоящему делу решения и постановления с учетом доводов кассационных жалоб судебная коллегия приходит к выводу о том, что в нарушение приведенных положений закона и разъяснений высшей судебной инстанции при оценке возможности квалификации действий общества "Тандер" в качестве правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, судами первой и апелляционной инстанций не было установлено, какое именно обозначение использовалось указанными хозяйствующими субъектами; не был осуществлен анализ степени его сходства с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 38389, с общеизвестным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 40 и с НМПТ "Русская водка" N 65, равно как не была дана оценка представленному обществом "СЛЗ "Люкс" заключению специалиста по этому вопросу; а также не были исследованы обстоятельства, относящиеся к факту принадлежности обществу "СЛЗ "Люкс" права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 277987.

Таким образом, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридически значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не была дана надлежащая оценка всем представленным в материалы дела доказательствам.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследование и оценка представленных в материалы дела доказательств не входят в компетенцию суда кассационной инстанции, в связи с чем устранение допущенных судами первой и апелляционной инстанций нарушений норм материального и процессуального права не может быть осуществлено на стадии рассмотрения настоящего дела судом кассационной инстанции.

На основании изложенного судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2020 по делу N А40-58488/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2020 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Снегур

Судья

Е.С. Четвертакова