Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2021 г. по делу N СИП-1065/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков, поскольку ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков и не доказан факт их использования

Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2021 г. по делу N СИП-1065/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Об исправлении опечаток см. определение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2021 г. по делу N СИП-1065/2019

Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лазаревой Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Полупанова Григория Васильевича (г. Кострома, ОГРНИП 316440100071843) к иностранному лицу - Dreamwell, LTD. (3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, Georgia 30326 U.S.A., LLC10802-2001) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Полупанова Григория Васильевича - Дмитриева Н.В. (по доверенности от 11.11.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Полупанов Григорий Васильевич (далее - истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - Dreamwell, LTD. (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197, поскольку занимается производством продукции, однородной тем, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, а также предполагает осуществлять свою деятельность под сходным обозначением, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности в Роспатент 22.12.2019 была направлена заявка N 2019766457 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров.

Учитывая, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197 ответчиком не используются, истец просит досрочно прекратить их правовую охрану.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что ответчик является иностранным лицом, и зарегистрирован на территории Соединённых штатов Америки, извещение которого осуществляется в порядке, установленном Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Конвенция).

Суд по интеллектуальным правам направлял надлежащим образом оформленную судебную корреспонденцию напрямую по адресу регистрации ответчика, указанным в свидетельствах на товарные знаки адресам для переписки, а также направил судебное поручение в адрес компетентного органа - U.S. Department of Justice Civil Division Office of International Judicial Assistance (Benjamin Franklin Station P.O. Box 14360 Washington, D.C. 20004 United States of America).

Запрос о вручении получен указанным органом, что подтверждается почтовым уведомлением, вернувшимся в суд с отметкой о вручении.

Однако запрос, направленный в уполномоченный орган Соединённых штатов Америки, был им возвращен в Суд по интеллектуальным правам с разъяснением о введении платного порядка вручения документов, на что не заложено средств статьей расходов суда на 2020 год.

В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" указано, что применяя положения Конвенции, арбитражному суду необходимо учитывать пункт VIII Заявлений Российской Федерации по этой Конвенции о том, что взыскание любым государством-участником сборов или издержек в связи с услугами, предоставленными запрашиваемым государством, (за исключением оговоренных в пунктах "а" и "б" части второй статьи 12 Конвенции, будет рассматриваться Российской Федерацией как отказ от применения Конвенции в отношении Российской Федерации, и, соответственно, Российская Федерация не будет применять Конвенцию в отношении такого государства-участника. В этом случае извещение о судебном разбирательстве и иные судебные документы направляются иностранному лицу на основании двусторонних международных договоров об оказании правовой помощи, а в их отсутствие - по правилам главы 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная корреспонденция, направляемая напрямую по известному суду адресу ответчика, была возвращена за истечением срока хранения.

Судебная корреспонденция, направляемая по адресам для переписки, указанным в свидетельствах на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197, в одном случае принималась получателем, в другом - возвращалась в суд с отместкой об истечении срока хранения.

Таким образом, указания Суда по интеллектуальным правам, изложенные в направленных в адрес ответчика определениях, последним так и не были исполнены.

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Принимая во внимание, что информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована на сайте "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, учитывая изложенные обстоятельства, коллегия судей приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве, в связи с чем, суд признает его надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика и Роспатента, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Из материалов настоящего дела следует, что ответчик является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 106403, зарегистрированного 24.07.1992 по заявке от 15.07.1991 N 139770 в отношении товаров 06-го "пружины для коробки металлические" и 20-го "матрацы" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 129455, зарегистрированного 14.07.1995 по заявке от 29.12.1993 N 93056990 в отношении товаров 20-го класса МКТУ "мебель, включая софы, подушки и части мебели, зеркала, рамы (для картин и т.п.), изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс";

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 306197, зарегистрированного 04.05.2006 по заявке от 05.05.2005 N 2005710700 в отношении товаров 20-го "матрацы, в том числе матрацы пружинные для кроватей, подушки, мебель с обивкой, мебель для спальных, в том числе кровати, тумбочки и туалетные столики", 24-го "принадлежности постельные, в том числе подзоры, наматрасники, перины, одеяла и покрывала; белье постельное, в том числе простыни, пододеяльники и наволочки; полотенца банные", 25-го "пижамы и нижнее белье" классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, и полагая, что они им не используются на протяжении последних трех лет, обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении их правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорные товарные знаки, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 23.09.2019 и 26.09.2019 были направлены предложения по адресам, указанным в свидетельствах на товарные знаки (том 1, л.д. 21-33).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 24.12.2019 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)).

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение своей заинтересованности истцом была представлена заявка от 22.12.2019 N 2019766457, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации словесного обозначения "BEAUTY REST" в качестве товарного знака, правовая охрана для которой испрашивается в отношении товаров 03, 20, 24, 25 и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в ней.

Суд по интеллектуальным правам, сравнив товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197 с обозначением по заявке N 2019766457, пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства за счет наличия в их составе словесных элементов "BEAUTY REST".

Сравнение товаров 06, 20, 24, 25-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197 с товарами 20, 24, 25-го классов МКТУ, которым испрашивается предоставление правовой охраны заявкой N 2019766457 с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары аналогичны либо однородны, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации, круг потребителей, так как относятся к товарам для спальни и здорового сна.

Следовательно, оспариваемые товарные знаки препятствуют регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных им товаров.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197, истцом в материалы дела были представлены: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 707028; об Интернет-сайте https://beautysleep.ru/; концепции развития бренда "BEAUTY REST"; сведения из социальных сетей.

Суд по интеллектуальным правам, оценив указанные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил, что ими подтверждаются обстоятельства осуществления истцом подготовительных действий для реализации однородных товаров, в отношении которых оспариваемые товарные знаки зарегистрированы, с использованием обозначения, сходного с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197.

Кроме этого, согласно представленным в материалы дела документам, между сторонами настоящего спора в административном порядке рассматривались возражения против предоставления правовой охраны принадлежащих им товарных знаков.

В постановлении Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Согласно данным из ЕГРИП, основным и вспомогательными видами деятельности истца является - торговля производство текстильных изделий.

Таким образом, оценив представленные обществом в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197, так как истец совершил подготовительные действия к использованию сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров, а также подтвердил, что им осуществляется основной вид его деятельности (код ОКВЭД 47.91).

Как указывалось ранее, именно правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 163 Постановления N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (26.09.2019) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 26.09.2016 по 25.09.2019 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорных товарных знаков своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего их использования суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197 и не доказан факт их использования, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106403, 129455, 306197, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Полупанова Григория Васильевича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков: по свидетельству Российской Федерации N 106403 в отношении товаров 6-го и 20-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков для которых он зарегистрирован, по свидетельству Российской Федерации N 129455 в отношении товаров 20-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков для которых он зарегистрирован, по свидетельству Российской Федерации N 306197 в отношении товаров 20-го, 24-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков для которых он зарегистрирован.

Взыскать с иностранного лица - Dreamwell, LTD. в пользу индивидуального предпринимателя Полупанова Григория Васильевича (ОГРНИП 316440100071843) 18 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев