Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2021 г. N С01-1326/2020 по делу N СИП-59/2020 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку представленные заявителем документы не содержат сведений об осуществлении ею на территории РФ какой-либо фактической деятельности с использованием спорного товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, об объемах затрат на рекламу

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2021 г. N С01-1326/2020 по делу N СИП-59/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 февраля 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Rasadnik D.O.O. Lipolist ( 154, 15305 Lipolist, , Srbija) на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу N СИП-59/2020

по заявлению иностранного лица Rasadnik D.O.O. Lipolist о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1 Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 06.12.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 28.05.2019 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 650209, и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать правовую охрану указанного товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Мариевич Андрей Евгеньевич (Москва, ОГРНИП 316774600490206).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Rasadnik D.O.O. Lipolist - Джаниян А.В. (по доверенности от 06.05.2019 N 01/2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-904/41);

от индивидуального предпринимателя Мариевича Андрея Евгеньевича - Валуйский А.В. (по доверенности от 01.11.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Rasadnik D.O.O. Lipolist (далее - компания, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 06.12.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 28.05.2019 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 650209 и об обязании Роспатента аннулировать правовую охрану указанного товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Мариевич Андрей Евгеньевич (далее - предприниматель, третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, заявитель, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на неполное установление имеющих значение для дела обстоятельств, просит отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить заявленные требования.

По мнению заявителя, судом не учтено то, что питомник "Братья Топалович" (Rasadnik ) основан в 1931 году и с 60-х годов ХХ века является одним из самых известных и популярных производителей саженцев роз, продукция которого поставляется по всему миру, в том числе более 10 лет - в Российскую Федерацию. Иван Топалович зарегистрировал юридическое лицо Rasadnik D.O.O. Lipolist 20.03.2006, т.е. задолго до даты приоритета (22.09.2016) спорного товарного знака. По этим причинам заявитель не соглашается с выводами Роспатента и суда об отсутствии достаточных оснований для выводов о том, что обозначение является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида, и о том, что названный словесный элемент спорного товарного знака указывает на вид товаров и услуг и используется различными производителями; заявитель полагает, что судом неправильно применен пункт 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Компания поясняет, что на российский рынок продукция с использованием обозначения поставляется через эксклюзивного поставщика - общество с ограниченной ответственностью "Ависта" (далее - общество "Ависта") по договору от 17.11.2009. Продукция не является предметом повседневного спроса, в связи с чем не может быть известна широкому кругу потребителей. Вместе с тем для заказчиков продукции обозначение ассоциируется с определенным набором качеств и вызывает стойкую ассоциативную связь с сербским производителем, поэтому использование указанного обозначения иной компанией вводит потребителя в заблуждение в отношении продукции, ее изготовителя и места производства (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ).

Заявитель полагает, что действия предпринимателя являются актом недобросовестной конкуренции и противоречат статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), поскольку третье лицо стремится получить необоснованное преимущество за счет использования сложившейся деловой репутации известной компании в целях продвижения собственных товаров.

Кроме того, по мнению заявителя, предоставление правовой охраны товарному знаку не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку спорный товарный знак тождественен части фирменного наименования компании и фамилии основателя торговой марки и зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг. С точки зрения компании, Роспатентом не была дана оценка доказательствам и обстоятельствам осуществления ею однородных видов деятельности до даты приоритета товарного знака и заключению специалистов от 28.03.2019 по результатам лингвистического и фонетического анализа фирменного наименования компании и спорного товарного знака, которые подтверждают сходство этих обозначений и наличие угрозы их смешения.

Компания указывает, что никто из ее представителей, включая их правопредшественников и наследников, не давал согласие на регистрацию спорного товарного знака на территории Российской Федерации, что подлежало учету в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению компании, следует также принять во внимание то, что письмо-согласие, представленное предпринимателем на государственную регистрацию товарного знака, в нарушение пункта 46 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), не содержит даты его составления и не сопровождалось нотариально заверенным переводом на русский язык. Кроме того, следовало учесть содержание указанного письма, согласно которому предпринимателя и зарегистрированное в Республике Сербия иностранное лицо, от имени которого оно выдано - "Расадник Топалович Милан Топалович ПР" (латиницей), связывает многолетнее сотрудничество, в то время как предприниматель был зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей позже даты приоритета товарного знака, а подателем заявки на его регистрацию было другое лицо. Роспатент не учел также сведения о том, что основателем питомника в Республике Сербия являлось не только лицо, выдавшее письмо-согласие.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами и просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения, считая его законным и обоснованным.

Предприниматель представил отзыв на кассационную жалобу, в котором, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просил оставить его без изменения, кассационную жалобу компании - без удовлетворения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам заявитель и третье лицо представили переписку, подтверждающую ведение переговоров о возможности мирного урегулирования спора, которая была приобщена к материалам дела.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы и просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента, третьего лица возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в письменных пояснениях и в отзыве, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, государственная регистрация товарного знака по заявке N 2016735156 с приоритетом от 22.09.2016 произведена Роспатентом 30.03.2018 за N 650209 на имя предпринимателя в отношении товаров 31-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в частности "сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты; зерно и семена необработанные или обработанные; живые животные; свежие фрукты и овощи; живые растения и цветы; корма для животных; солод; альгаробилла [корм для животных]; апельсины необработанные; арахис необработанный; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая", а также услуг 35-го класса МКТУ, в том числе "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму".

Спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 650209 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят, помимо изобразительного элемента, выполненного в красно-белых тонах и представляющего собой стилизованное изображение бутона розы, словесные элементы "" (выполнено шрифтом красного цвета и наиболее крупным кеглем по отношению к другим словесным элементам), "RASADNIK" и "LIPOLIST", выполненные заглавными буквами латинского алфавита, а также сочетание цифр "1955". Элементы "RASADNIK", "LIPOLIST", "1955" являются неохраняемыми.

Суд установил также, что согласно общедоступным словарно-справочным источникам, в частности энциклопедии "Qwe Wiki" (http://ru.qwe.wiki/wiki/), словесный элемент "" представляет собой сербохорватскую фамилию.

Компания 28.05.2019 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 650209, ссылаясь на его несоответствие требованиям подпунктов 1-3 пункта 1, подпункта 1 пункта 3, пункта 8, подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 06.12.2019 в удовлетворении вышеуказанного возражения отказано.

Проверив доводы заявителя о незаконности указанного ненормативного акта, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что из представленных с возражением документов не следует, что товарный знак состоит из неохраноспособных элементов, что словесный элемент "" является общепринятым термином, вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида вследствие его широкого использования различными лицами, указывает на вид товаров 31-го класса и услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара (компании).

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и соответствующих нарушений не установлено.

Ознакомившись с приведенными компанией в кассационной жалобе доводами, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного правового акта, а также о применимом законодательстве.

В силу положений части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации эти выводы суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Рассмотрев приведенные в кассационной жалобе доводы компании, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу подпунктов 1-3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не являются ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Из подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ следует, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как установлено пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ указано, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19 ГК РФ), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315 ГК РФ) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Согласно абзацу четвертому пункта 9 статьи 1483 ГК РФ положения данного пункта Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В поданном в суд заявлении, обосновывая несоответствие регистрации спорного товарного знака положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, компания указывала, что спорный товарный знак состоит из неохраноспособных словесных элементов. В обоснование этого утверждения заявитель приводил довод о том, что словесный элемент "" вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым термином, а также характеризует товары и услуги, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Указанные обстоятельства, по мнению компании, обусловлены тем, что питомник "Братья Топалович" ("Rasadnik Braca ") является известным питомником плодовых культур Сербии, продукция которого известна во всем мире, в том числе в Российской Федерации.

Верховным Судом Российской Федерации сформирован методологический подход к применению пункта 1 статьи 1483 ГК РФ: оценка обозначения на соответствие требованиям этого пункта данной статьи Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается (предоставлена) правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932).

Данный подход является универсальным и применяется к любым обозначениям при проверке их на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Между тем при проверке доводов заявителя суд первой инстанции установил, что компанией в Роспатент не были представлены материалы, согласно которым словесный элемент "" является общепринятым термином, в том числе в соответствующей сфере предпринимательской деятельности, или воспринимается потребителями - адресатами соответствующих товаров в значении, характеризующем товары 31-го класса и услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Компания также не представила в Роспатент документы, из которых бы следовало, что этот словесный элемент вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида вследствие его широкого использования различными лицами.

Учитывая, что документов, из которых можно было бы установить ассоциативные связи российских потребителей, в деле не имеется, что приведенные выше выводы суда сделаны на основе исследования и оценки имеющихся в деле доказательств (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а в кассационной жалобе не указано, каким нормам процессуального права, фактическим обстоятельствам дела или имеющимся в нем доказательствам не соответствует решение суда в обжалуемой части, президиум Суда по интеллектуальным правам считает обжалуемый судебный акт в указанной части законным и обоснованным, соответствующим пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Проверяя оспариваемое решение Роспатента на соответствие подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции правомерно принял во внимание то, что сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным изготовителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителя стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

В данном случае из доводов кассационной жалобы не усматривается, из каких имеющихся в деле документов следует, что российский потребитель, будучи осведомленным о существовавшем на дату приоритета спорного товарного знака обозначении "", ассоциировал его с иным лицом (в частности, с компанией), не являющимся правообладателем товарного знака.

Суд дал оценку имеющимся в материалах дела и представленным в Роспатент с возражением документам (копиям эксклюзивного договора от 17.11.2009 N 1/09, заключенного между компанией и обществом "Ависта", титульных страниц каталогов 1969 - 1972 годов и страниц газет 1976, 1977 годов, а также протоколам осмотра веб-сайтов "https://garshinka.ru/", "http://sima-land.ru/", "http://1semena.ru", "https://нокса.рф", "http://region-agro.ru", "http://sadovnik43.ru" от 24.05.2019 и оптическим CD-дискам с видеофайлами фрагментов с обзорами рассады роз и иной продукции).

Так, суд установил и материалами дела подтверждается, что компания в Роспатент не представила материалы, свидетельствующие об исполнении эксклюзивного договора. Сведения по результатам осмотров веб-сайтов либо относятся к периоду после даты приоритета спорного товарного знака, либо не могут быть соотнесены с каким-либо периодом времени; копии печатных изданий и статей из газет содержат информацию на сербском языке, относятся к фактической деятельности компании за пределами Российской Федерации задолго до даты приоритета спорного товарного знака; содержание видеороликов либо относится к периоду после даты приоритета товарного знака, либо не может быть соотнесено с компанией.

Суд первой инстанции указал также, что представленные компанией документы не содержат сведений об осуществлении ею на территории Российской Федерации какой-либо фактической деятельности с использованием спорного товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, об объемах затрат на рекламу, о степени информированности потребителя о производимых компанией товарах или оказываемых услугах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает указанные выводы суда соответствующими материалам дела и отмечает, что ни один из них в кассационной жалобе содержательно не оспаривается; компания не указывает, каким нормам права или фактическим обстоятельствам противоречат соответствующие заключения суда.

С учетом изложенного выводы суда первой инстанции о том, что указанные документы не могут характеризовать восприятие российского потребителя товаров 31-го класса и услуг 35-го класса МКТУ на дату приоритета товарного знака, следовательно, не свидетельствуют о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара, являются правомерными (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

Судом первой инстанции проверен также довод заявителя о том, что товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием компании, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным при наличии совокупности следующих признаков: обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием; право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

При этом правообладатель такого фирменного наименования должен доказать его использование на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Поскольку в подтверждение несоответствия предоставления правовой охраны спорному товарному знаку компания представила копии выписок из торгового реестра Республики Сербия в отношении компании без перевода указанных документов на русский язык, суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента об отсутствии оснований для оценки их в качестве доказательств, подтверждающих возникновение исключительного права на указанное фирменное наименование ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Выводы суда в данной части соответствуют положениям пункта 2.2 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, согласно которому в случае, если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным поверенным.

Выводы суда в указанной части соответствуют также положениям части 5 статьи 75, части 2 статьи 255 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым к представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

Кроме того, как было указано выше, компания не представила в Роспатент документы, свидетельствующие об осуществлении ею на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака фактической деятельности, однородной товарам 31-го класса и услугам 35-го класса МКТУ, для которых данному товарному знаку предоставлена правовая охрана.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о соответствии оспариваемого ненормативного акта нормам пункта 8 статьи 1483 ГК РФ является правомерным.

Судом первой инстанции проверены также доводы заявителя о несоответствии решения Роспатента положениям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ввиду того, что спорный товарный знак содержит словесный элемент "", который является фамилией основателя компании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

Суд первой инстанции проанализировал оспариваемое решение Роспатента и имеющиеся в деле документы и не усмотрел в них сведений о том, что словесный элемент "" на дату приоритета спорного товарного знака был известен в Российской Федерации в качестве фамилии определенного лица.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в российском законодательстве отсутствует запрет на регистрацию любых фамилий в качестве товарных знаков.

Такой запрет существует только в отношении регистрации обозначений, тождественных имени (включающего фамилию и собственно имя) известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ).

При этом при применении подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ устанавливается ассоциативная связь между конкретной фамилией и конкретными товарами (воспринимаемость потребителями конкретных товаров обозначения как фамилии известного лица).

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу N СИП-116/2020.

Соответствующие обстоятельства из материалов дела не следуют.

Кроме того, как в суде первой инстанции, так и в кассационной жалобе компания указывала, а ее представитель в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам пояснял, что указанная фамилия принадлежит членам одной семьи и жителям одного населенного пункта (Липолист, Республика Сербия), в котором находится питомник саженцев роз, известных в мире под брендом "", и деятельность по выращиванию и реализации продукции осуществляют через различные юридические лица члены одной семьи (одного рода).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицом, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, является известное в Российской Федерации лицо или его наследник.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2013 по делу N СИП-46/2013 и от 24.04.2015 по делу N СИП-734/2014.

В данном случае в кассационной жалобе компания не поясняет, в силу каких норм права и фактических оснований суд первой инстанции должен был установить наличие у нее заинтересованности в подаче в Роспатент возражения от имени физического лица - носителя соответствующей фамилии, обладающего собственной правоспособностью.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для выводов о неправильном применении судом первой инстанции нормы подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Ссылки компании на то, что представленное предпринимателем письмо-согласие компании "Расадник Топалович Милан Топалович ПР" на государственную регистрацию товарного знака содержит недостатки, которые не позволяют принять его во внимание при исследовании вопроса о соответствии предоставления правовой охраны спорному товарному знаку положениям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, не являются основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Суд первой инстанции правомерно указал, что выводы Роспатента о соответствии предоставления правовой охраны товарному знаку подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ обусловлен не наличием вышеуказанного письма-согласия, а отсутствием доказательств известности словесного элемента "" в Российской Федерации на дату приоритета спорного товарного знака в качестве фамилии определенного лица и отсутствием заинтересованности компании в оспаривании регистрации товарного знака по указанному правовому основанию.

При таких обстоятельствах оценка содержания и формы указанного письма не могла повлиять на выводы суда по вопросу о законности оспариваемого ненормативного акта в соответствующей части.

Судом первой инстанции в пределах доводов и доказательств, представленных в Роспатент и в суд при рассмотрении настоящего дела, также проанализирован довод компании о том, что действия предпринимателя, связанные с государственной регистрацией товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции.

Оценивая выводы суда в указанной части, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение в отношении характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускаются использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Разъяснено также, что если по делу об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, требование о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции заявляется в качестве самостоятельного, на основании части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такое требование подлежит выделению в отдельное производство. По выделенному в отдельное производство требованию суд предлагает на основании части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заменить ответчика правообладателем. В таком случае рассмотрение выделенного требования не ограничивается обстоятельствами поданного в Роспатент возражения.

Как усматривается из материалов настоящего дела, самостоятельное исковое требование о признании действий по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией заявлено не было.

Исходя из изложенного суд первой инстанции правомерно рассматривал ссылки заявителя на нарушение требований добросовестности при регистрации товарного знака лишь в рамках спора о признании недействительным решения административного органа исходя из поданного в Роспатент возражения и в пределах имеющихся в деле доказательств.

В настоящем деле факт наличия конкурентных отношений между компанией и предпринимателем участвующими в деле лицами не оспаривается.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

В настоящем деле суд исследовал вопрос о том, какую цель преследовал предприниматель посредством приобретения исключительного права на такое обозначение, и проанализировал, являлась ли с учетом имеющихся в настоящем деле доказательств указанная цель добросовестной.

Прежде всего, как было указано выше, судом установлено и участвующими в деле лицами не оспаривается, что компания и иностранное лицо компания "Расадник Топалович Милан Топалович ПР", с согласия которого произведена регистрация товарного знака, зарегистрированы в Республике Сербия, в одном населенном пункте, осуществляют аналогичную деятельность, каждая из этих компаний имеет своих дистрибьюторов на территории Российской Федерации.

В кассационной жалобе компания не указывает, из каких доказательств, имеющихся в настоящем деле, суд должен быть прийти к выводу о том, что целью регистрации товарного знака в данном случае являлось не обеспечение предпринимателем правовой защиты своей деятельности по реализации продукции, производимой компанией "Расадник Топалович Милан Топалович ПР", с согласия этой компании, а причинение вреда заявителю или недобросовестное вытеснение его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Таким образом, в настоящем деле основания для применения статьи 10.bis Парижской конвенции, статьи 10 ГК РФ правомерно не установлены.

При этом выводы, сделанные в обжалуемом решении суда и в настоящем постановлении, с учетом положений статьи 10.bis Парижской конвенции, статьи 10 ГК РФ и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в совокупности, а также разъяснений высшей судебной инстанции не исключают права на обращение в установленном порядке с самостоятельными требованиями о признании соответствующих действий недобросовестной конкуренцией.

В данном случае президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание также и то обстоятельство, что судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы компании откладывалось определениями от 14.12.2020, от 22.01.2021 в целях содействия в мирном урегулировании спора, при этом соглашение достигнуто не было.

Однако президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом обстоятельств настоящего дела, в целях содействия развитию равноправных конкурентных отношений между участниками предпринимательской деятельности, с учетом положений пункта 6 статьи 3, части 1, 2 статьи 138, части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также пунктов 1, 2 и 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", а также того, что примирение возможно на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, считает необходимым разъяснить заявителю и третьему лицу возможность продолжить переговоры об урегулировании возникшей спорной ситуации мирным путем, в том числе обратиться за содействием к посреднику, медиатору, в порядке, установленном федеральным законом, использовать другие примирительные процедуры.

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзывах на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу изложенного решение суда первой инстанции является законным и отмене не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в связи с тем, что при подаче таких заявлений неимущественного характера, как заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины составляет 200 рублей для физических лиц и 2 000 рублей для юридических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ), при обжаловании судебных актов по этим делам государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от указанных размеров и составляет 100 рублей для физических лиц и 1000 рублей для юридических лиц.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что на основании пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (вступил в силу с 01.01.2015) в абзац второй подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ внесены изменения, согласно которым при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для юридических лиц составляет 3 000 рублей.

Поскольку кассационная жалоба подана после вступления в силу указанных изменений в главу 25.3 части второй НК РФ, государственная пошлина, подлежащая уплате за ее рассмотрение, для юридического лица составляет 1 500 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем что при подаче кассационной жалобы уплачена государственная пошлина в сумме 3 000 рублей, возврату компании из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу N СИП-59/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Rasadnik D.O.O. Lipolist - без удовлетворения.

Возвратить иностранному лицу Rasadnik D.O.O. Lipolist из федерального бюджета 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной при подаче кассационной жалобы от 01.10.2020 N 175.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Д.И. Мындря