Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2021 г. по делу N СИП-1007/2020 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку из представленных ответчиком документов усматривается, что в спорный период времени товарный знак использовался под контролем правообладателя при осуществлении лицензиатом хозяйственной деятельности по реализации через розничный магазин женской одежды, тем самым подтверждается факт его использования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2021 г. по делу N СИП-1007/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 19 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Мындря Д.И., Силаева Р.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лазаревой Е.А., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Гутермана Максима Аркадьевича (г. Кострома, ОГРНИП 317440100025567) к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 603666, N 625956.

При участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

представитель индивидуального предпринимателя Гутермана Максима Аркадьевича - Михеева Л.В. (по доверенности от 10.08.2020);

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович - (лично).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Гутерман Максим Аркадьевич (далее - истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603666 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий" в связи с его неиспользованием.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 02.03.2021 истец заявил отказ от исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 625956 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация, продвижение и продажа товаров" в части демонстрации, продвижения и продажи ювелирных изделий.

Суд по интеллектуальным правам рассмотрев ходатайство истца о прекращении производства по делу в указанной части, пришел к следующему выводу.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд принимает отказ от заявленных требований, если это не противоречит закону, и не нарушает прав других лиц.

Суд по интеллектуальным правам установил, что не имеется правовых оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства, право на которое предусмотрено действующим арбитражным процессуальным законодательством (статья 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку отказ от заявленных требований не противоречит закону, и не нарушает права и законные интересы других лиц. Заявление об отказе от заявленных требований подписано уполномоченным на то лицом.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд прекращает производство по делу, если заявитель отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Уплаченная при подаче искового заявления (в данной части) государственная пошлина в порядке, предусмотренном статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит возврату заявителю из федерального бюджета.

Как указано выше, истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603666 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий", мотивировав это тем, что является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 324305 и 639082. Указывает, что против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639082 ответчиком в Роспатент было подано возражение, которое было удовлетворено. При этом товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 324305 используется под контролем правообладателя через розничную сеть магазинов для продвижения ювелирных изделий с использованием сходного с оспариваемой регистрацией обозначения, а также через Интернет-сайт https://liniilubvi.ru/ и социальные сети. При этом ответчик предъявил исковые требования к сублицензиатам истца, ссылаясь на нарушение его исключительных прав в отношении спорного товарного знака.

Между тем, как указывает истец, ответчик не использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 603666 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий".

Таким образом, по утверждению истца, он имеет законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603666 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий".

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. При этом отметил, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 603666 не зарегистрирован в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий", в связи с этим в случае удовлетворения исковых требований, решение суда не может быть исполнено.

В судебном заседании представитель истца выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении и письменных пояснениях, просил удовлетворить заявленные требования.

Ответчик просил отказать в удовлетворении исковых требований.

В письменных пояснениях ответчик указывает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 603666 используется под контролем правообладателя в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что ответчик на основании договора об отчуждении исключительного права, является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603666, зарегистрированного 15.10.2002 по заявке от 15.12.2000 N 2000732164 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий", и полагая, что он не используется ответчиком на протяжении последних трех лет, обратился в суд с исковым заявлением.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий", либо заключить с ним договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 01.09.2020 было направлено предложение заинтересованного лица по адресу для переписки, указанному в свидетельстве на спорный товарный знак (том 1, л.д. 60-61).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 27.11.2020 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)).

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Как указывалось ранее, законный интерес истца в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603666 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий", мотивирован тем, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 324305 и 639082.

При этом указывает, что против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639082 ответчиком в Роспатент было подано возражение, которое было удовлетворено, а также, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 324305 используется под контролем правообладателя.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что на основании договоров об отчуждении исключительного права, зарегистрированных 12.09.2018 за N РД0265527 и N РД0265527, истец является правообладателем товарных знаков "ЛИНИИ ЛЮБВИ" по свидетельствам Российской Федерации N 324305 (зарегистрированного в отношении товаров 14-го класса МКТУ "ювелирные изделия") и 639082 (зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение продаж для третьих лиц, а именно услуги магазинов по розничной и оптовой продаже ювелирных изделий, в том числе с использованием интернет-сайтов").

При этом по результатам рассмотрения возражения, поданного ответчиком против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639082, Роспатентом на основании решения от 30.06.2020 его регистрация была признана недействительной полностью на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме этого, из материалов дела следует, что ответчик предъявил исковые требования к пользователям товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324305, ссылаясь в том числе, на нарушение его исключительных прав в отношении спорного товарного знака.

В частности к обществу с ограниченной ответственностью "Золотой арбат" - дело N А33-25388/2020; обществу с ограниченной ответственностью "Династия" - дело N А82-13746/2020; обществу с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Фламинго" - дело N А07-6736/2020; обществу с ограниченной ответственностью "Люксория" - дело N А70-13980/2020; обществу с ограниченной ответственностью "Злато" - дело N А14-12368/2020.

В постановлении Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность в удовлетворении исковых требований, истцом был представлен значительный объем документов, указанных в описи к дополнительным пояснениям от 24.02.2021 (том 1, л.д. 122-131), а также документы, приложенные к ходатайству от 15.03.2021.

Суд по интеллектуальным правам, оценив указанные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил, что истцом подтвержден факт осуществления деятельности с использованием обозначения "ЛИНИИ ЛЮБВИ" по продвижению и реализации ювелирных изделий, через розничную сеть магазинов "ЛИНИИ ЛЮБВИ", через Интернет-сайт https://liniilubvi.ru/, а также через социальные сети.

Тем самым Суд по интеллектуальным правам считает, что истцом подтвержден факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324305, в том числе под контролем правообладателя для продвижения ювелирных изделий.

При этом Суд по интеллектуальным правам соглашается с позицией истца о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 324305 обладает высокой степенью сходства с оспариваемой регистрацией за счет наличия в их составе словесных элементов "ЛИНИИ ЛЮБВИ / ЛИНИЯ ЛЮБВИ".

Товары 14-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 324305, являются однородными услугам 42-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, так как услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров" дополняют функциональное назначение, условия реализации и традиционный уклад товаров 14-го класса МКТУ "ювелирные изделия", поскольку назначением услуг торговли (реализации товаров) является продажа покупателям товаров производителей.

Кроме этого, услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными услугам 35-го класса МКТУ, для которых был зарегистрирован на имя истца товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 639082, поскольку относятся к области, связанной с торговлей.

Следовательно, сосуществование в гражданском обороте сходных средств индивидуализации, используемых для введения в гражданский оборот однородных товаров / услуг, принадлежащих разным правообладателям, способно ввести в заблуждение потребители относительно принадлежности данного обозначения конкретному правообладателю.

Судебная коллегия, проанализировав обстоятельства, изложенные в иске, и представленные в их подтверждение доказательства, пришла к выводу о том, что они свидетельствуют о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Вместе с тем, как указывалось ранее, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех услуг или части услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

В свою очередь, несмотря на то, что истец подтвердил факт использования сходного с оспариваемой регистрацией обозначения, а также подтвердил факт предъявленных к нему ответчиком требований относительно такого использования, судебная коллегия считает, что у суда отсутствуют материально-правовые основания для удовлетворения его требований, так как он просит о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 603666 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров в части реализации ювелирных изделий". При этом для данных услуг спорный товарный знак не зарегистрирован, а следовательно, данное обстоятельство исключает возможность исполнения судебного акта в случае удовлетворения таких исковых требований.

На вопрос суда о возможном уточнении исковых требований и формулировании их с учетом мнения Роспатента и того в отношении какой позиции зарегистрирован спорный товарный знак, представитель истца пояснил, что настаивает на рассмотрении требований в том виде, как они заявлены.

В связи с изложенным, обстоятельства использования либо неиспользования товарного знака ответчиком в трехлетний период, предшествующий получение им от истца предложения заинтересованного лица, которое было также направлено правообладателю в отношении тех услуг, для которых он не зарегистрирован, не имеют правового значения для рассмотрения данного дела.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из представленных ответчиком в материалы дела документов (том 1, л.д. 76-83, 100) усматривается, что в спорный период времени товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 603666 использовался под контролем правообладателя при осуществлении лицензиатом хозяйственной деятельности по реализации через розничный магазин женской одежды, тем самым подтверждается факт его использования в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

При этом о фальсификации представленных ответчиком доказательств, в установленном законом порядке истцом суду не заявлено.

В то же время в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Доводы истца о том, что данная деятельность ответчика, является злоупотреблением правом, не могут быть признаны обоснованными, так как доказательств того, что такое использование спорного товарного знака было осуществлено лишь с целью навредить хозяйственной деятельности истца, материалы дела не содержат.

Тогда как обстоятельства обращения ответчика с возражением против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639082, а также к пользователям товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 324305, не являются предметом настоящего судебного разбирательства, в связи с чем соответствующие доводы ответчика не могут быть приняты во внимание, так как не имеют определяющего значения на установленный судом факт использования под контролем правообладателя спорного товарного знака в отношении тех услуг, для которых он зарегистрирован, способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, а судебные расходы в этой части относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 159, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

принять отказ от иска в части требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 625956. Производство по делу в указанной части прекратить.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Гутерману Максиму Аркадьевичу (ОГРНИП 317440100025567) из федерального бюджета 4 200 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 26.11.2020 N 61.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев