Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2021 г. по делу N СИП-180/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал факт использования спорного товарного знака для индивидуализации услуг, в отношении которых установлена заинтересованность истца

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2021 г. по делу N СИП-180/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2021 г. N С01-1335/2020 по делу N СИП-180/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 26 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Борисовой Ю.В., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Латухиной В.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Глобал 1" (ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 9, пом. III, ком. 3, Москва, 127287, ОГРН 1047796691821)

к индивидуальному предпринимателю Батршиной Гузели Радиковне (г. Уфа, ОГРНИП 312028015000412) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573377 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общество с ограниченной ответственностью "Промбизнесгрупп" (ул. Проспект Октября, 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 110280019563).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Глобал 1" - Фаворская З.В. (по доверенности от 15.03.2021);

от индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны - Ибатуллин А.В. (по доверенности от 15.07.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Глобал 1" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Батршиной Гузели Радиковне (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 573377 в отношении услуг 35-го, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2020 требования общества удовлетворены частично: правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573377 досрочно прекращена в отношении услуг "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" 35-го класса и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" 43-го класса МКТУ вследствие его неиспользования. В удовлетворении требований в остальной части отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2020 по делу N СИП-180/2020 отменено в части досрочного прекращения правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 573377 в отношении услуг 35-го класса "реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" и 43-го класса "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" МКТУ.

Дело N СИП-180/2020 в указанной части направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2020 по делу N СИП-180/2020 оставлено без изменения.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 указано, что наличие предполагаемой возможности у собственника недвижимого имущества самостоятельно заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью с использованием такого имущества само по себе, без наличия доказательств направленности коммерческого интереса в осуществлении такой деятельности, не может свидетельствовать о заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что суду первой инстанции следует провести анализ однородности фактически осуществляемой истцом деятельности и услуг 35-го класса МКТУ "розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" и 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам счел недостаточно обоснованным вывод суда первой инстанции о доказанности заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания в части услуг 35-го класса МКТУ "реклама", поскольку под реализацией услуг понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, рекламирование же собственных товаров или услуг не подпадает под понятие "оказание услуг по рекламе" в связи с тем, что такие действия не оказываются третьим лицам, а служат продвижению собственных товаров и услуг.

При новом рассмотрении дела к участию в нем в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечено общество с ограниченной ответственностью "Промбизнесгрупп" (далее - общество "Промбизнесгрупп").

В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что оно имеет законный интерес в досрочном прекращении спорного товарного знака, поскольку использует в своей деятельности обозначение "", сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, которое зарегистрировано на имя общества в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573754 в отношении однородных услуг.

Общество ссылается на то, что ему на праве собственности принадлежит торгово-развлекательный комплекс "Ярославский вернисаж", и одним из направлений деятельности общества является сдача в аренду недвижимого имущества, а также осуществление иной деятельности в рамках функционирования торгово-развлекательного центра.

Истец также указывает, что предприниматель инициировал процедуру признания принадлежащего обществу товарного знака недействительным на основании пункта 6 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), противопоставив ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573377, который имеет более раннюю дату приоритета. В связи с указанным обстоятельством общество утратило право на принадлежащий ему товарный знак в отношении части видов деятельности, фактически им оказываемой, в связи с чем его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака также выражается в стремлении восстановить правовую охрану собственного товарного знака.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункта 6 статьи 1486" имеется в виду "пункта 1 статьи 1486"

По мнению общества, предприниматель не использует спорный товарный знак для индивидуализации услуг, для которых он зарегистрирован, что является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны.

При новом рассмотрении дела общество представило письменные пояснения, в котором сообщило, что им фактически осуществляется рекламная деятельность, соответствующая и однородная услуге "реклама" 35-го класса МКТУ, что подтверждается представленными совместно с пояснениями доказательствами.

Общество ссылалось на то, что поскольку оно фактически оказывает рекламные услуги, оно является заинтересованным в отношении услуг "продвижение товаров для третьих лиц, распространение образцов, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих целях" 35-го класса МКТУ также ввиду того, что они являются однородными рекламной деятельности.

При новом рассмотрении дела предприниматель представил возражения на пояснения истца, в которых сообщил, что заинтересованность должна быть установлена на дату обращения с иском, в то время как осуществление обществом рекламной деятельности началось после подачи иска по настоящему делу. С учетом изложенного предприниматель полагает, что общество не является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении услуг 35, 43-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак.

Кроме того, предприниматель ссылается на то, что спорный товарный знак используется лицензиатом при осуществлении деятельности по продаже ювелирных изделий, что доказывает использование этого товарного знака в отношении услуг "демонстрация товаров, продвижение товаров для третьих лиц" 35-го класса МКТУ.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Общество "Промбизнесгрупп" не представило отзыв на исковое заявление, просило рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Явившийся в судебное заседание представитель общества выступил по доводам, изложенным в иске и в дополнениях к нему, и просил удовлетворить заявленные требования.

Представитель предпринимателя в судебном заседании выступил по доводам, изложенным в отзыве на иск, и просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Роспатент и общество "Промбизнесгрупп" извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей Роспатента и общества "Промбизнесгрупп".

Из материалов дела следует, что на дату рассмотрения иска предприниматель является правообладателем словесного товарного знака "ВЕРНИСАЖ" по свидетельству Российской Федерации N 573377, зарегистрированного 06.05.2016 по заявке N 2014736160 с приоритетом 27.10.2014 в отношении услуг 35-го класса "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" и 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские" классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2020 по настоящему делу охрана товарного знака по свидетельству N 573377 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям", а также части услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 по настоящему делу решение суда было отменено в части; в связи с этим правовая охрана товарного знака по свидетельству N 573377 является действующей в отношении части услуг 35 класса МКТУ "реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям", а также части услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении указанных товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, 02.12.2019 направил в адрес ответчика предложение с требованием о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак в отношении этих товаров и услуг.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

При первом рассмотрении дела суд пришел к выводу о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 02.12.2019, что следует из почтовой квитанции) и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления по настоящему делу.

Выводы суда о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора проверены президиумом Суда по интеллектуальным правам и в постановлении от 04.12.2020 признаны обоснованными.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом, который обращается в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество представило копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации права собственности от 19.09.2014 серия 76-АБ N 980816, объект права - первый пусковой торгово-развлекательный комплекс, назначение - нежилое, 1-этажный, общая площадь 43 179,7 кв. м, инв. N 12888, лит. А, А1, адрес объекта - Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6а; свидетельства Российской Федерации N 573754 на товарный знак истца; выписки из Единого государственного реестра недвижимости на здание ТРК "Ярославский вернисаж"; разрешения на ввод объекта (здания ТРК) в эксплуатацию.

Кроме того, общество ссылается на то, что оно является администратором сайта в сети Интернет с доменным именем "yarvernisage.ru", на котором содержатся сведения о торгово-развлекательном комплексе "Ярославский вернисаж", а также используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика. В подтверждение указанного аргумента общество представило сведения онлайн-сервиса "whois.ru" о доменном имени "http://yarvernisage.ru", сведения с указанного сайта в виде скриншотов, копии договора на выполнение работ по разработке веб-сайта "http://yarvernisage.ru" от 11.08.2014 N 140714 и договора на оказание услуг по поддержке веб-системы (сайта) "http://yarvernisage.ru" от 15.03.2016.

В судебное заседание 23.03.3021 истец представил дополнительные пояснения и документы (спецификации, акты, счета-фактуры, платежные поручения), в том числе в подтверждение правоотношений истца с обществом с ограниченной ответственностью "Борт 76", индивидуальными предпринимателями Жаворонковым Н.А., Кетовым И.А., обществом с ограниченной ответственностью "Медиа Трейд", обществом с ограниченной ответственностью "Пеликан", обществом с ограниченной ответственностью "Мануфактура Скайтех-76" по организации рекламных акций, заказу и распространению рекламных материалов.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные обществом доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в использовании обозначения, сходного до степени смешения с обозначением "ВЕРНИСАЖ", которое охраняется спорным товарным знаком, в собственной деятельности в отношении части услуг 35-го МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, в силу следующего.

Общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 573754, который зарегистрирован 12.05.2016 по заявке N 2015706921 с приоритетом 16.03.2015 в отношении широкого перечня товаров 16-го класса и услуг 35, 36, 41, 43-го классов МКТУ.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2019 по делу N СИП-450/2017 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754 признано недействительным в отношении всех услуг 35, 43-го и услуги "аренда недвижимого имущества" 36-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 26.08.2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 573754 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении товаров 16-го "печатная продукция; авторучки; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; календари; карандаши; конторские принадлежности [за исключением мебели наборы бумажных письменных принадлежностей; открытки почтовые; пакеты бумажные; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; папки для документов; писчебумажные товары; письменные принадлежности", услуг 36-го "агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультирование по вопросам задолженности; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сбор благотворительных средств; управление недвижимостью; финансирование", 41-го "воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; прокат видеокамер; развлечение гостей; развлечения; услуги казино; фотографирование; шоу-программы" классов МКТУ.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, представленной в отношении общества, основным видом его деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, к дополнительным видам деятельности относятся, в том числе управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области права и бухгалтерского учета, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность рекламная, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, деятельность в области отдыха и развлечений, деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

Как следует из представленных обществом документов, оно является собственником нежилого здания, в котором размещен торгово-развлекательный комплекс "Ярославский вернисаж", при эксплуатации которого используется обозначение .

Общество также осуществляет администрирование сайта указанного торгово-развлекательного комплекса в сети Интернет, из которого следует, что торговые площади комплекса, в том числе сдаются в аренду (при этом на сайте указаны конкретные наименования компаний и торговых сетей, осуществляющих торговлю на площадях торгового центра), на территории комплекса также расположены фудкорт, детская игровая площадка.

Судебная коллегия признает обозначение "ВЕРНИСАЖ", охраняемое спорным товарным знаком, и "", используемое обществом, сходными за счет вхождения в их состав словесного элемента "ВЕРНИСАЖ", являющегося единственным элементом спорного товарного знака и доминирующим элементом обозначения, в использовании которого устанавливается заинтересованность истца.

Суд по интеллектуальным правам также исходит из того, что противопоставленные обозначения были признаны сходными до степени смешения в рамках судебного дела N СИП-450/2017, судебные акты по которому вступили в законную силу, и предпринимателем сходство указанных обозначений не оспаривается.

Кроме того, выводы суда о сходстве противопоставленных обозначения общества и товарного знака предпринимателя были проверены президиумом Суда по интеллектуальным правам и признаны обоснованными в постановлении от 04.12.2020.

По мнению суда, из представленных обществом доказательств с достаточной степенью достоверности следует, что оно фактически использует спорное обозначение для индивидуализации услуг 35-го класса "реклама; продвижение товаров для третьих лиц" и однородных рекламе (сопутствующих ей и соотносящейся как род/вид) услуг "оформление витрин".

Как следует из имеющихся в деле доказательств, обозначение, в отношении которого устанавливается заинтересованность истца, размещается им на сайтах в сети Интернет, в том числе при рекламировании деятельности арендаторов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в соответствующем здании и его площадях, что свидетельствует об использовании истцом обозначения в рекламных целях, а также, по существу, для содействия продвижению товаров третьих лиц, что может рассматриваться и как самостоятельная деятельность торгово-развлекательного комплекса, и в качестве однородной услуги по отношению к рекламе (такие услуги являются сопутствующими, соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей - субъекты предпринимательской деятельности, заинтересованные в продвижении своих товаров, услуг).

В отношении доводов предпринимателя о том, что осуществляемая обществом деятельность не может быть отнесена к рекламной, судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о рекламе) реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Согласно пунктам 5 - 7 статьи 3 Закона о рекламе услуги, которые можно отнести к услугам по рекламе, оказывают рекламодатели (изготовители или продавцы товара либо иные определившие объект рекламирования и (или) содержание рекламы лица), рекламораспространители (лица, осуществляющие распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств) и рекламопроизводители (лица, осуществляющие полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму).

При этом к услугам рекламным Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, относит широкий спектр услуг (код 73.1), включающий в числе услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы, такие как: выбор информационных средств для размещения рекламы, оформление рекламных объявлений, иллюстраций, плакатов и т.д., написание сценариев рекламных роликов, размещение в средствах массовой информации, подготовка рекламных образцов или фильмов (без их изготовления), организация рекламных кампаний прямого маркетинга или кампаний прямой почтовой рекламы, а равно услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой рекламе (разработка и организация рекламных кампаний по прямому маркетингу, т.е. организация прямой рассылки рекламных и маркетинговых сообщений потребителям, а не по их передаче через средства массовой информации), услуги по разработке рекламного дизайна и концепции (разработка основной идеи для рекламного объявления, написание слов для рекламы, составление планов печатных рекламных объявлений, иллюстраций, плакатов, написание сценариев для рекламных фильмов) и другие.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденном Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, отмечено, что деятельность рекламных агентств (код 73.11) включает предоставление всех видов услуг в области рекламы (через заключение субподрядного договора), включая консультирование, творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки (в том числе подготовка и проведение рекламных кампаний: подготовка и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовка и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т.п., воздушную рекламу, распространение или доставку рекламных материалов или пробных образцов, подготовку стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов; проведение маркетинговых исследований и прочие услуги в сфере рекламы, нацеленные на привлечение и удержание клиентов, промоакции продукции, маркетинговые исследования пунктов продаж, адресную рассылку рекламных материалов, консультирование в области маркетинга).

При этом суд учитывает, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не требуется, чтобы на момент обращения с иском истец фактически осуществлял соответствующую деятельность с использованием соответствующего обозначения.

Как было указано выше, необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения.

Поскольку общество является собственником нежилого здания, на территории которого осуществляется торгово-развлекательная деятельность, судебная коллегия приходит к выводу о том, что общество может как использовать площади данного здания в соответствующих целях самостоятельно, по своему усмотрению (без привлечения арендаторов), так и организовывать на своих площадях рекламирование деятельности третьих лиц в их интересах. Рекламирование деятельности третьих лиц может осуществляться и осуществляется также на сайте в сети Интернет, принадлежащем обществу.

Суд по интеллектуальным правам также принимает во внимание, что осуществление рекламирования деятельности арендаторов в торговых центрах является обычной практикой и осуществляется путем размещения в торговом центре и за его пределами рекламных стендов, рекламных указателей, рекламных аудиооповещений посетителей торгового центра о товарах арендаторов, в том числе посредством заключения договоров с собственником торгового центра. Из информации с сайта истца, из приложенных к пояснениям, поступившим 23.03.2021 от истца, материалов суд усматривает как наличие сведений об организации и фактическом осуществлении истцом деятельности по рекламе, в том числе товаров и услуг третьих лиц, так и наличие интереса в осуществлении такой деятельности.

Каких-либо сведений, опровергающих указанные следующие из материалов дела факты и обстоятельства, относящиеся к деятельности истца, ответчиком не приведены.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичные правила подлежат применению и при анализе однородности услуг.

Руководствуясь вышеизложенными правилами, рекомендациями и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, коллегия судей приходит к выводу о том, что услуги "оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц" 35-го класса МКТУ являются однородными услуге "реклама" 35-го класса МКТУ.

Однородность сравниваемых услуг обусловлена тем, что эти услуги соотносятся как вид/род, имеют одинаковое назначение (побуждение потребителя в приобретении товара) и круг потребителей.

При этом Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в судебном заседании представитель общества настаивал на том, что общество является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака именно в отношении услуг "реклама; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц" 35-го класса МКТУ.

Доводов, объективно опровергающих заинтересованность истца в указанной части, ответчиком не приведено.

Таким образом, судебная коллегия признает общество заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг "реклама; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц" 35-го класса МКТУ.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Как разъяснено в пункте 166 постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при оказании услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (02.12.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 02.12.2016 по 01.12.2019 включительно.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование того, что спорный товарный знак используется для индивидуализации услуг "реклама; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц" 35-го класса МКТУ предприниматель представил копии следующих документов: лицензионного договора от 01.05.2016, заключенного с индивидуальным предпринимателем Козловой Н.Н. в отношении предоставления права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 515954, дополнительного соглашения к договору от 15.05.2019, в соответствии с которым лицензиату предоставлено право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573377, скриншоты сайта в сети Интернет "vernisage73.ru", скриншоты видеосъемки процесса приобретения товара у лицензиата. Кроме того, предприниматель представил флеш-накопитель с видеозаписью процесса приобретения товара у лицензиата, которая была непосредственно исследована в судебном заседании 23.03.2021.

Исследовав указанные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что они не подтверждают использование спорного товарного знака для индивидуализации услуг "реклама; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц" 35-го класса МКТУ.

Прежде всего, судебная коллегия отмечает, что президиумом Суда по интеллектуальным правам неоднократно и последовательно высказывалась позиция, согласно которой под реализацией услуг понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, рекламирование же собственных товаров или услуг не подпадает под понятие "оказание услуг по рекламе", поскольку такие действия не оказываются третьим лицам, а служат продвижению собственных товаров и услуг.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 по настоящему делу.

В данном контексте судебная коллегия отмечает, что даже если в рамках лицензионного договора предпринимателем Козловой Н.Н. и осуществляется деятельность по реализации ювелирных изделий с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573377, то такая деятельность сама по себе не может быть признана рекламой, оформлением витрин, продвижением товаров для третьих лиц.

Сведений о том, что предприниматель Козлова Н.Н. осуществляет реализацию товаров иных лиц (а не собственных товаров), в связи с чем реклама, оформление витрин, продвижение товаров осуществляется ею в интересах третьих лиц, ответчиком не представлено.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что скриншоты сайта в сети Интернет "vernisage73.ru" сделаны 15.02.2021, сведений о том, что информация на этом сайте размещена в исследуемый период, ответчиком не представлено.

В отношении видеозаписи процесса реализации товара, непосредственно исследованной в судебном заседании, судебная коллегия отмечает, что, во-первых, видеозапись не содержит даты ее совершения, что не позволяет соотнести ее с исследуемым периодом (в свою очередь, дата в свойствах файла выходит за пределы исследуемого периода), а, во-вторых, не позволяет с достоверностью установить, что торговое помещение, в котором она ведется, принадлежит предпринимателю Козловой Н.Н., осуществляющей в ней торговую деятельность. Кроме того, судебная коллегия при осмотре видеозаписи усмотрела, что видеозапись не является непрерывным отражением событий (содержит явные признаки монтажа), поскольку демонстрация чека приобретенного товара происходит не в результате непрерывной записи. Более того, на демонстрируемом в видеозаписи чеке не усматривается наименование продавца.

При этом само по себе наличие лицензионного договора в отношении спорного товарного знака не признается судебной коллегией использованием этого товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ.

Суд отмечает, что вышеуказанные доказательства ответчиком представлены лишь при новом рассмотрении дела, при этом на заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака, в том числе по вышеуказанным позициям, истец ссылался уже в исковом заявлении. К пояснениям ответчика о том, что он не представлял эти доказательства исключительно потому, что должен подтверждать использование лишь в пределах доказанной истцом заинтересованности, суд относится критически, поскольку выводы о том, доказана ли заинтересованность истца и в каком объеме, могут содержаться только в итоговом судебном акте; к процессуальной обязанности ответчика (его процессуальному бремени) относится доказывание своей правовой позиции в том объеме, в котором заявлен иск. Наличие объективных препятствий к реализации соответствующей процессуальной обязанности при первом рассмотрении дела суд не усматривает и считает действия ответчика по представлению подобного рода доказательств лишь при новом рассмотрении дела недобросовестными (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем в данном случае ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых установлена заинтересованность истца, а также не заявлено о наличии объективных препятствий к использованию товарного знака в период доказывания.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, предприниматель не опроверг доводы общества о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ и не доказал факт использования этого товарного знака для индивидуализации услуг, в отношении которых установлена заинтересованность истца. Доказательств того, что неиспользование спорного товарного знака произошло по независящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ исключало бы досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, предприниматель также не представил.

Суд при обстоятельствах данного дела не усматривает оснований для сохранения правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг "реклама; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц" 35-го класса МКТУ.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в части, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении части указанных услуг 35-го класса МКТУ.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Глобал 1" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573377 в отношении услуг 35-го класса "реклама; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Р.В. Силаев