Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2021 г. по делу N СИП-292/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку существует высокая вероятность смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2021 г. по делу N СИП-292/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 25 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Баландина Александра Константиновича (г. Орск, Оренбургская область, ОГРНИП 315565800011097) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123959, ОГРН 1047730015200) от 27.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018727641.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо INTERBASIC HOLDING S.R.L. (Strada Settecamini, 116 I-63811 a Mare (Fermo) (IT)) и индивидуальный предприниматель Косицена Любовь Насибулловна (Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Баландина Александра Константиновича - Волкова И.С. (по доверенности от 23.03.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 24.08.2020) и Кулакова К.В. (по доверенности от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Баландин Александр Константинович (далее - заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018727641.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо INTERBASIC HOLDING S.R.L. и индивидуальный предприниматель Косицена Любовь Насибулловна.

В обоснование требований заявитель указывает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "" не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками "" по свидетельству Российской Федерации N 661973 и "" по международной регистрации N 1084129 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Роспатент, по мнению заявителя, признавая вышеуказанные обозначения сходными, не учел, что у словесных элементов "ILSA" и "ELSA" сравниваемых обозначений отсутствуют признаки сходства по семантическому критерию, который может иметь решающее значение.

При этом заявитель отмечает, что словесный элемент "ILSA" заявленного на регистрацию обозначения представляет собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения, в отличие от словесного обозначения "ELSA", являющегося женским именем "Эльза".

В свою очередь, товарный знак по международной регистрации N 1084129 содержит словесный элемент "ES", прибавляющий всему обозначению в целом, по мнению заявителя, дополнительную различительную способность, что также должно было учитываться при вынесении оспариваемого решения.

Заявитель полагает, что у сравниваемых обозначений имеются, вопреки выводу Роспатента, различия в фонетическом звучании, принимая во внимание их сематическое значение: "ILSA" - [], "ELSA" - [], "elsaES" - [].

Отсутствует в сравниваемых обозначениях, по мнению заявителя, и графическое сходство, поскольку используются разный состав букв, оригинальные шрифты и детали. Так, благодаря своеобразной манере исполнения словесного элемента заявленного на регистрацию обозначения его прочтение возможно не только как "ILSA", но и как "TLSA" или "TISA". В словесном элементе "ELSA", выполненном оригинальным шрифтом, буква "А" также имеет оригинальное исполнение. Словесный элемент "elsaES", несмотря на то, что выполнен стандартным шрифтом латинским буквами, имеет оригинальный элемент "ES", в котором буквы находят одна на другую.

Заявитель также считает, что изобразительные элементы, присутствующие в сравниваемых обозначениях, различны, как и производимое ими общее визуальное впечатление, поскольку заявленное на регистрацию обозначение композиционно напоминает эмблему, в которой присутствует растительный орнамент, цветовая гамма включает лишь золотой цвет. В свою очередь, товарный знак по международной регистрации N 1084129 представляет собой надпись, выполненную в черно-белом исполнении, а товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 661973 - комбинированное обозначение, в котором слова "ELSA" и "PROFESSIONAL" выполнены один под другим буквами разного размера через прямую линию с использованием черного и красного цвета.

Кроме того, заявитель считает ошибочным вывод Роспатента об однородности включенных в спорную заявку товаров "амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; масла для парфюмерии: мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные" товарам противопоставленных товарных знаков.

Как указывает заявитель, товары, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 661973, представляют собой профессиональные средства и материалы для оказания маникюрных услуг и услуг по наращиванию ресниц. Данные товары продаются в специализированных магазинах либо отделах, куда обращаются профессионалы - работники бьюти-индустрии.

В то же время товары, в отношении которых заявлено на регистрацию обозначение по заявке N 2018727641, относятся к товарам широкого потребления (духи, парфюмерия, приобретаемые для личного пользования), а также к узкоспециализированным товарам, но относящимся к совершенно иной сфере деятельности - производству парфюмерии (вещества для создания парфюмерных композиций). Эти товары реализуются в парфюмерных магазинах либо через специализированных поставщиков.

С учетом изложенного заявитель делает вывод о том, что он и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 661973 ведут различную деятельность. Производимые ими товары имеют различную направленность, в связи с чем вероятность смешения их деятельности в глазах потребителя сводится к минимуму. При этом сравниваемые группы товаров различны по потребительским свойствам и функциональному назначению, не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, условия их реализации и круг потребителей различны, а значит, они не являются однородными.

В связи с изложенным заявитель просит обязать Роспатент зарегистрировать спорное обозначение в отношении вышеуказанных товаров.

Роспатент в отзыве возражает против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения, а также на необоснованность доводов заявителя.

В судебном заседании представитель заявителя просил удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента в судебном заседании просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Выслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение "" по заявке N 2018727641 с приоритетом от 03.07.2018 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 3-го класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатент 25.07.2019 принял решение об отказе в государственной регистрации данного обозначения в качестве товарного знака. Решение Роспатента было обусловлено тем, что:

словесный элемент "PREMIUM PERFUME" (в переводе с английского языка "Парфюмерия премиум класса") обозначения по заявке N 2018727641 является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку характеризует (описывает) часть товаров 3-го класса МКТУ;

с учетом описательного характера словесного элемента "PREMIUM PERFUME" обозначения по заявке N 2018727641 для другой части товаров 3-го класса МКТУ регистрация указанного обозначения будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров;

регистрация обозначения по заявке N 2018727641 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку данное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельству N 661973 и международной регистрации N 1084129, в отношении товаров 3-го класса МКТУ.

В Роспатент 25.11.2019 поступило возражение заявителя на указанное решение, в котором заявитель скорректировал перечень товаров 3-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2018727641: "амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; ионон 3 [парфюмерный]; карандаши косметические; кондиционеры для волос; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]".

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 27.01.2020 об отказе в его удовлетворении.

Отказ в удовлетворении возражения на решение Роспатента послужил основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (03.07.2018) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "" представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов "ILSA" и "PREMIUM PERFUME", выполненных один под другим буквами латинского алфавита оригинальным и стандартным шрифтами. Оба словесных элемента расположены внутри окружности, обрамленной растительным орнаментом. Обозначение выполнено в золотом цвете. Словесный элемент "PREMIUM PERFUME" является неохраняемым элементом обозначения по заявке N 2018727641.

Проведя анализ заявленного на регистрацию обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении уточненного в возражении перечня товаров, Роспатент установил, что словесный элемент "PREMIUM PERFUME" согласно словарно-справочным источникам информации имеет следующие значения в переводе с английского языка на русский язык: слово "premium" означает премиальный товар, товар высшего качества; слово "parfume" означает: 1) (сущ.) аромат, запах, благоухание, парфюм, благовоние, отдушка, парфюмерия; 2) (прил.) парфюмерный, где парфюмерия - это собир. ароматические, косметические товары и гигиенические освежающие средства, а также их производство, см. Яндекс-переводчик; Толковый словарь С.И. Ожегов, Н.Ю. Ефремова на сайте dic.academic.ru.

С учетом указанных сведений Роспатент сделал вывод о том, что данный словесный элемент является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью для товаров 3-го класса МКТУ "амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]", т.к. указывает на вид и назначение товаров.

В связи с уточнением заявителем в поданном в административный орган возражении перечня заявленных товаров Роспатентом было снято основание для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь, установленное Роспатентом сходство до степени смешения спорного и противопоставленных товарных знаков Суд по интеллектуальным правам считает обоснованным ввиду следующего.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 661973 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов "ELSA" и "PROFESSIONAL", выполненные один под другим буквами латинского алфавита в черном цвете. Буква "А" словесного элемента "ELSA" имеет фрагмент красного цвета. Словесный элемент "PROFESSIONAL" является неохраняемым. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3, 8, 11, 21-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по международной регистрации N 1084129 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из включенного в прямоугольную рамку словесного элемента "elsa", выполненного буквами латинского алфавита в черном цвете, и изобразительного элемента в виде монограммы латинских букв "E" и "S" черного цвета. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 3-го класса МКТУ.

Проанализировав спорное обозначение и противопоставленные товарные знаки, Роспатент исходил из того, что при сравнении элементов должно учитываться сходство и тождество именно охраноспособных элементов, а также пришел к правильному выводу о том, что в них основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы "ILSA" и "ELSA" / "elsa", поскольку именно словесный элемент акцентирует на себе внимание потребителя, он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Таким образом, данные словесные элементы являются "сильными" элементами сравниваемых обозначений.

Оценивая фонетическое звучание сравниваемых обозначений, Роспатент пришел к выводу о том, что словесные элементы "ILSA" и "ELSA" следует признать сходными в силу похожего звучания начальных частей [IL-] - [EL-] и тождества звучания конечных частей [-SA], а также одинакового состава согласных, весьма близкого состава гласных, одинакового количества букв, звуков, слогов.

Довод заявителя относительно того, что заявленное обозначение с учетом его графического исполнения может быть прочитано как "TLSA" или "TISA", Роспатент обоснованно не принял во внимание, учитывая, что в заявленном обозначении первые две буквы, несмотря на их художественную проработку, сохранили присущее данным буквам начертание, отличное от букв "T" и "I".

Вопреки доводу заявителя о различии в фонетическом звучании словесных элементов "ILSA" - [], "ELSA" - [], "elsaES" - [], звучание начальных частей [IL-] - [EL-] является сходным за счет согласного звука "L", а конечные части [-SA] звучат тождественно.

При этом словесный элемент "elsaES" товарного знака по международной регистрации N 1084129 произносится раздельно, как два слова "elsa" и "ES".

Учитывая, что сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку за счет доминирующих элементов "ILSA" и "ELSA", которые останавливают на себе внимание потребителя, именно за счет них возникает эффект запоминания сравниваемых обозначений.

Вопреки доводу заявителя, различие начальных частей указанных слов в один гласный звук, а также наличие дополнительной звуковой части в словесном элементе "elsaES" в рассматриваемом случае не являются определяющими.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства ввиду наличия множества признаков, приведенных в подпункте 1 пункта 42 Правил: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений.

Анализ сходства по семантическому критерию сравниваемых обозначений Роспатент обоснованно не проводил, поскольку слово "ILSA" является фантазийным, а слово "ELSA" в переводе с английского языка на русский язык означает женское имя Эльза.

Относительно визуального признака сходства Роспатент сделал правильный вывод о том, что между сравниваемыми обозначениями имеются отличия, однако в данном случае они второстепенны.

По мнению суда, в данном случае высокая степень фонетического сходства словесных элементов преодолевает имеющиеся графические различия между ними, которые ввиду их незначительности не оказывают существенного влияния на результаты оценки вопроса о сходстве.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы обладают высокой степенью сходства. Именно данные элементы, являясь сильными элементами сравниваемых обозначений, обусловливают ассоциирование их друг с другом.

Что касается различий в изобразительных элементах сравниваемых обозначений, суд поддерживает позицию административного органа о том, что они не влияют на общее зрительное впечатление. Графический элемент, входящий в состав спорного обозначения, является фоновым декоративным оформлением для словесного элемента "ILSA", носящим вспомогательный характер, в связи с чем основная идентифицирующая функция лежит именно на словесном элементе, являющимся доминирующим.

В данном случае различие в деталях противопоставленных обозначений не играет определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два товарных знака и оценить их различие в деталях, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о товарном знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, основные отличительные элементы товарного знака.

Судебная коллегия отмечает, что для установления несоответствия регистрации товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ достаточно уже самой опасности смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителя. Указанная правовая позиция отражена в пункте 162 Постановления N 10.

В связи с изложенным, оценивая степень сходства сравниваемых обозначений, судебная коллегия полагает, что она является высокой за счет их сходства по фонетическому и отчасти по графическому критериям с учетом доминирующих словесных элементов "ILSA" - "ELSA".

В отношении однородности сравниваемых товаров Роспатент, руководствуясь пунктом 45 Правил, пришел к верному выводу о том, что товары 3-го класса МКТУ "амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; карандаши косметические; кондиционеры для волос; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]", в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2018727641, являются однородными товарам 3-го класса МКТУ "акриловая пудра для ногтей; акриловые краски для росписи по ногтям; акриловые полимеры для моделирования ногтей; аксессуары для моделирования ногтей; аппликаторы для дизайна ногтей; гели для моделирования ногтей; изображения переводные декоративные для косметических целей; клей для ногтей; клей для ресниц; косметические пигменты для ногтей; лаки для ногтей и средства по уходу за ногтями; наборы для моделирования ногтей, включающие в свой состав все вместе или по отдельности материалы для дизайна ногтей (фольга, металлы, слюда, сухоцветы, стразы, наклейки, пластиковые украшения, металлические украшения, сетки, стружки, песок, глиттер, стеклярус, пирсинг, трафареты); материалы для ремонта ногтей; мономеры для акрилового моделирования ногтей; наборы для моделирования ногтей; наборы для наращивания ресниц; наборы для химической завивки ресниц; накладные ресницы; наклейки для ногтей; ногти искусственные; обезжириватель-спрей для ресниц; праймеры для ногтей; профессиональные жидкости для моделирования ногтей; пучки для наращивания ресниц; типсы (накладные ногти)", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 661973, а также товарам 3-го класса МКТУ "парфюмерия и косметика, а именно парфюмерия, одеколон, лосьоны после бритья, косметика, дезодоранты для личного пользования, антиперспиранты (туалетные принадлежности), эфирные масла для личного пользования, мыло, мыло для бритья и средства по уходу за волосами; средства для чистки зубов; средства для стирки, а именно моющие средства для отбеливания и очистки", в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку по международной регистрации N 1084129.

Данный вывод Роспатента был обусловлен тем, что согласно положениям ГОСТа 32048-2013 пункт 2.102 "Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения" парфюмерно-косметическая продукция - это вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними. К парфюмерно-косметической продукции относятся, в том числе: духи, крема, средства для ногтей (лак, средства по уходу за ногтями), лосьоны, мыла, шампуни.

Следовательно, сравниваемые товары 3-го класса МКТУ относятся к одной родовой группе товаров (парфюмерно-косметическая продукция), имеют одно функциональное назначение и один круг потребителей (российские потребители), имеют одно место реализации и совместно встречаются в гражданском обороте (косметические магазины). Таким образом, сравниваемые товары 3-го класса МКТУ характеризуются высокой степенью однородности.

Заявителем не оспаривается сделанный Роспатентом вывод об однородности товаров 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; жиры для косметических целей; карандаши косметические; кондиционеры для волос; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; шампуни; шампуни сухие; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]", в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2018727641, и товаров 3-го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 661973 и международной регистрации N 1084129.

Вместе с тем с учетом уточненного перечня, приведенного в поданном в суд заявлении, он считает, что товары 3-го класса МКТУ "амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; масла для парфюмерии; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные" обозначения по заявке N 2018727641 не являются однородными товарам 3-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству N 661973.

Соглашаясь с позицией Роспатента, суд приходит к выводу о том, что сравниваемые товары 3-го класса МКТУ являются однородными по всем основным признакам однородности, поскольку они относятся к одной родовой группе - товары парфюмерно-косметические, могут быть взаимодополняемы либо взаимозаменяемы, имеют совпадающие каналы реализации через розничные сети аптек или отделы универсамов, предлагающих парфюмерно-косметическую продукцию, имеют общий круг потребителей, в связи с чем могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом сравниваемые товары 3-го класса МКТУ являются товарами повседневного (широкого) потребления, в связи с чем при выборе данных товаров потребители менее осмотрительны (внимание потребителей ослаблено). Таким образом, существует высокая вероятность смешения в гражданском обороте товаров 3-го класса МКТУ, маркированных сравниваемыми обозначениями.

С учетом изложенного Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что государственная регистрация обозначения по заявке N 2018727641 в качестве товарного знака будет противоречить требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку оспариваемое решение Роспатента соответствует требованиям закона и применимых при рассмотрении настоящего дела нормативных правовых актов, оно не может быть признано недействительным, в связи с чем требование заявителя об обязании Роспатента зарегистрировать данное обозначение также не подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур