Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2021 г. по делу N СИП-754/2019
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения объявлена 26 марта 2021 года.
Полный текст решения изготовлен 30 марта 2021 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,
судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Лазаревой Е.А.,
рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фортэк" (Чечёрский пр-д, д. 64, пом. 1, Москва, 117042, ОГРН 1177746124764) к иностранному лицу - Aitkenson International - Far East Ltd. (1101 Pilkem Comm. Ctr., 8 Pilkem St., Kowloon, Hong Kong) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 578404.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и иностранное лицо - Strafford Group S.A. (ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED (Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor, Wickhams Cay 1, Virgin Islands, British).
В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Фортэк" - Мещерякова М.А. (по доверенности от 02.07.2020).
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Фортэк" (далее - общество, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - Strafford Group S.A. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 578404 в отношении товаров 25-го и 28-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).
Определением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 произведена замена ненадлежащего ответчика (иностранного лица - Strafford Group S.A.) надлежащим - иностранным лицом - Aitkenson International - Far East Ltd., так как было установлено, что на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного 10.10.2019 за N РД0312843, иностранное лицо - Strafford Group S.A. передало свои исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 578404 иностранному лицу - Aitkenson International - Far East Ltd (далее - компания, ответчик).
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и иностранное лицо - Strafford Group S.A. (далее - третье лицо).
Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 578404 в отношении товаров 25-го и 28-го классов МКТУ, поскольку занимается производством и реализацией спортивных товаров и аксессуаров, и предполагает осуществлять свою деятельность под сходными с оспариваемой регистрацией обозначением, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности в Роспатент 28.03.2018 была направлена заявка N 2018712224 на регистрацию в качестве товарного знака сходного с оспариваемой регистрацией обозначения в отношении однородных товаров.
Учитывая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 578404 в отношении товаров 25-го и 28-го классов МКТУ ответчиком не используется, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.
Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что ответчик и третье лицо являются иностранными лицами, и зарегистрированы на территории Великобритании и Специальном административном районе Гонконг, извещение которых осуществляется в порядке, установленном Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Конвенция).
Суд по интеллектуальным правам направил судебное поручение в адрес компетентных органов - International Legal Cooperation Center (ILCC) Ministry of Justice of China (33, Pinganli Xidajie Xicheng District BEIJING 100035 People's Republic of China), Ministry of Justice Department of Judicial Assistance and Cooperation Division of Judicial Assistance (10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District BEIJING P.C. 100020 People's Republic of China) и Registrar of the Supreme Court Supreme Court Registry (No. 84 Main Street P.O. Box 418 Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110).
Запросы о вручении получены указанными органами, что подтверждается почтовыми уведомлениями, вернувшимися в суд.
Однако сведений о том, что запросы, направленные в уполномоченные органы Великобритании и Гонконг, были ими исполнены, у суда не имеется.
В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" указано, что применяя положения Конвенции, арбитражному суду необходимо учитывать пункт VIII Заявлений Российской Федерации по этой Конвенции о том, что взыскание любым государством-участником сборов или издержек в связи с услугами, предоставленными запрашиваемым государством, (за исключением оговоренных в пунктах "а" и "б" части второй статьи 12 Конвенции, будет рассматриваться Российской Федерацией как отказ от применения Конвенции в отношении Российской Федерации, и, соответственно, Российская Федерация не будет применять Конвенцию в отношении такого государства-участника. В этом случае извещение о судебном разбирательстве и иные судебные документы направляются иностранному лицу на основании двусторонних международных договоров об оказании правовой помощи, а в их отсутствие - по правилам главы 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судебная корреспонденция, направляемая напрямую по известному суду адресу ответчика и третьего лица, была получена ими, что подтверждается почтовыми уведомлениями, вернувшимися в суд.
Судебная корреспонденция, направляемая по адресу для переписки, указанному в свидетельстве, также была получена получателем.
Вместе с тем, указания Суда по интеллектуальным правам, изложенные в направленных в адрес ответчика определениях, последним так и не были исполнены.
Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.
Принимая во внимание, что информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована на сайте "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru, учитывая изложенные обстоятельства, коллегия судей приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения ответчика и третьего лица о настоящем судебном разбирательстве, в связи с чем, суд признает их надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного разбирательства.
Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика, третьего лица и Роспатента, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.
В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.
Из материалов настоящего дела следует, что на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного 10.10.2019 за N РД0312843, компания является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 578404, зарегистрированного 21.06.2016 по заявке от 27.10.2014 N 2014736168, в том числе в отношении товаров 25-го "белье нижнее; изделия трикотажные; костюмы; костюмы купальные; обувь; одежда; шапки [головные уборы" и 28-го "автоматы игровые с предварительной оплатой; игрушки; игры; оборудование для занятий спортом" классов МКТУ.
Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, и полагая, что он им не используется на протяжении последних трех лет, обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.
Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.
Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.
Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.
Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.
Судом установлено, что истец предлагал правопредшественнику (третьему лицу) в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ему 25.06.2019 было направлено предложение по адресу, указанному в свидетельстве на товарный знак.
Поскольку указанное предложение было оставлено без удовлетворения, истец 20.09.2019 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.
Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.
При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).
Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.
Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)).
В подтверждение своей заинтересованности истцом была представлена заявка от 28.03.2018 N 2018712224, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации обозначения "" в качестве товарного знака, правовая охрана для которой испрашивается в отношении товаров 25-го и 28-го классов МКТУ, указанных в ней.
Суд по интеллектуальным правам, сравнив товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 578404 с обозначением по заявке N 2018712224, пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства за счет наличия в их составе индивидуализирующих словесных элементов "FORTEK / FORTEX".
Сравнение товаров 25-го и 28-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 578404 с товарами 25-го и 28-го классов МКТУ, которым испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2018712224 с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары аналогичны либо однородны, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации, круг потребителей, так как относятся к спортивным товарам и аксессуарам для спорта.
Следовательно, оспариваемый товарный знак препятствуют регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных им товаров.
Суд по интеллектуальным правам также учитывает то обстоятельство, что произвольная часть фирменного наименования истца сходна с оспариваемым товарным знаком, так как восприятие данного фирменного наименования начинается со словесного элемента "Фортэк", являющегося по сути транслитерацией словесного элемента оспариваемой регистрации "FORTEX".
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 17.09.2013 N 5793/13, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.
К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Судом по интеллектуальным правам установлено, что основным видом коммерческой деятельности общества является "Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды" (код ОКВЭД 46.49.43), а вспомогательными - т.п.
В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеназванной части товаров, истцом в материалы дела были представлены: договоры поставки от 24.08.2018, 01.10.2018; товарные накладные; платежные поручения; счета; сведения из сети Интернет; договор на изготовление и поставки продукции от 01.01.2019 (том 1, л.д. 44-58, 102-143, 147-154).
Суд по интеллектуальным правам, оценив указанные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил, что ими подтверждается то, что общество занимается производством и реализацией спортивных товаров, одежды и аксессуаров, и предполагает осуществлять свою деятельность под сходными с оспариваемой регистрацией обозначением.
При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака товаров 25-го и 28-го классов МКТУ, так как он осуществил подготовительные действия к использованию сходных с оспариваемой регистрацией обозначения, при этом подтвердил, что им осуществляется деятельность, которая является однородной данным товарам.
Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
Пунктом 163 Постановления N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица
С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (25.06.2019) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 25.06.2016 по 24.06.2019 включительно.
Вместе с тем, из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего его использования суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело доказательств не заявил.
В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 578404 и не доказан факт его использования в отношении товаров 25-го и 28-го классов МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 578404, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.
Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам
РЕШИЛ:
требования общества с ограниченной ответственностью "Фортэк" удовлетворить.
Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 578404 в отношении товаров 25-го и 28-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых товарный знак зарегистрирован.
Взыскать с иностранного лица - Aitkenson International - Far East Ltd. в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фортэк" (ОГРН 1177746124764) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий |
Н.Н. Погадаев |
Судья |
В.В. Голофаев |
Судья |
С.П. Рогожин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2021 г. по делу N СИП-754/2019
Текст решения опубликован не был
Хронология рассмотрения дела:
30.03.2021 Решение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
24.09.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
24.09.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
17.09.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
20.08.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
14.02.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
14.02.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
03.02.2020 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
09.12.2019 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
23.10.2019 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019
24.09.2019 Определение Суда по интеллектуальным правам N СИП-754/2019