Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2021 г. по делу N СИП-635/2020 Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным патента на изобретение в части указания патентообладателей, поскольку исполнитель не лишен возможности исполнить вышеупомянутое предписание Роспатента путем урегулирования финансовых притязаний патентообладателя и приобретения по соглашению сторон исключительного права на спорное изобретение, принадлежащего ответчику

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2021 г. по делу N СИП-635/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2021 г. N С01-1044/2021 по делу N СИП-635/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 25 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 30 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по иску федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (пр. Кронверкский, д. 49, литер А, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1027806868154) к федеральному государственному бюджетному учреждению науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (наб. Макарова, д. 2, литер А, Санкт-Петербург, 199034, ОГРН 1037800041399) о признании недействительным патента Российской Федерации N 2515672 на изобретение в части указания патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Антропова Татьяна Викторовна (Санкт-Петербург), Анфимова Ирина Николаевна (Санкт-Петербург) и Российская Федерация в лице Министерства образования и науки Российской Федерации (ул. Тверская, д. 11, стр. 4, Москва, 125993, ОГРН 1047796287440).

В судебном заседании приняли участие:

представитель федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" - Губанова А.А. (по доверенности от 14.04.2020 N 48-07-20018);

представитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук - Лобачевская Т.С. (по доверенности от 10.09.2020 N 12205-01/19вн);

Антропова Татьяна Викторовна лично.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (далее - Университет) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к федеральному государственному бюджетному учреждению науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (далее - Институт) со следующими требованиями:

- признать недействительным патент Российской Федерации N 2515672 на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра" в части указания в нем Института в качестве патентообладателя;

- обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в Государственной реестр изобретений Российской Федерации и выдать Университету новый патент на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра" с датой приоритета 18.12.2012 с указанием в нем Университета в качестве единственного патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Антропова Татьяна Викторовна, Анфимова Ирина Николаевна и Российская Федерация в лице Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, также пояснил, что доказательств информирования ответчика о выполнении работ по государственному контракту, оплаты работ (творческого вклада) ответчика либо третьих лиц - работников ответчика за счет финансирования по государственному контракту представить не могут.

Ответчик в отзыве, письменных пояснениях и его представитель в ходе судебного заседания возражали против исковых требований.

В обоснование своей позиции Институт указал на наличие между ним и Университетом договора о научном содружестве от 03.03.2008, согласно которому стороны договорились о проведении совместных исследований по теме "Локальная лазерная модификация структуры пористого стекла".

Результаты совместных исследований в рамках вышеуказанного договора, как указал Институт, были оформлены в виде совместных научных публикаций (статей) и заявок на совместные патенты, а именно, патент Российской Федерации N 2474849 на изобретение "Способ изготовления планарного волновода", авторами которого являются Антропова Т.В., Анфимова И.Н., Вейко В.П., Гирсова М.А., Костюк Г.К., Яковлев Е.Б.; и спорный патент, авторами которого, в том числе названные физические лица.

При этом ответчик отметил, что при создании спорного изобретения использовался общепризнанный опыт специалистов Института в области технологии изготовления микрооптических элементов, а изготовление микрооптического растра (спорный патент) касается способа изготовления микрооптического растра в пластине из пористого оптического материала, разработчиком которого является ответчик. По мнению ответчика, спорное изобретение было бы невозможным в отсутствие его основного компонента, разработанного Институтом за счет собственных денежных средств и трудовых ресурсов, вследствие чего утверждение истца о том, что он единолично является патентообладателем результата интеллектуальной деятельности "Способ изготовления микрооптического растра" является неправомерным.

Как указал Институт, в период совместной работы над спорным изобретением истец не уведомлял ответчика о том, что указанные работы выполняются в рамках государственного контракта, не обращался с предложением о заключении возмездного договора на выполнение научно-исследовательских работ, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 770 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Институт также отмечает, что научное сотрудничество истца и ответчика, в рамках которого Институт осуществлял разработку технологии изготовления пористых стекол и изготовление лабораторных образцов, продолжалось длительный период времени. Так, сторонами был заключен еще один договор на проведение совместных научно-исследовательских работ от 12.01.2015, связанный с разработкой основ метода локальной лазерной модификации композиционных стеклообразных материалов на основе матриц из пористых стекол.

При этом Институт обращает внимание суда на то, что подписанное и скрепленное печатями истца и ответчика заявление о выдаче патента Российской Федерации на спорное изобретение, не содержит указания на выполнение работ в рамках государственного контракта в соответствующем разделе заявления; соавторами изобретения являются работники Института, выполнявшие работы, связанные с разработкой спорного технического решения, в рамках своих трудовых обязанностей с использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов Института.

В подтверждение довода о том, что Институт принимал участие в разработке спорного изобретения он представил следующие доказательства: договор о научном содружестве от 03.03.2008; договор о порядке патентования и использования изобретения от 26.11.2012; заявление о выдаче патента Российской Федерации на спорное изобретение; описание патента Российской Федерации N 1629267 на изобретение "Способ получения пористого стекла"; свидетельство на патент Российской Федерации N 2515672 на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра"; договор на проведение совместных научно-исследовательских работ от 12.01.2015; перечень совместных публикаций истца и ответчика по тематике лазерной обработки пористых стекол.

Антропова Т.В. в письменных пояснениях и в ходе судебного заседания поддержала позицию ответчика, ответила на вопросы суда и сообщила, что выполняла работу по созданию спорного технического решения в рамках должностных обязанностей работника Института; о выполнении таких работ Университетом (его работниками) в рамках государственного контракта не знала; от работников истца не получала информацию о том, что они выполняют работу по созданию спорного технического решения в рамках государственного контракта.

Роспатент в отзыве от 18.09.2020 сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора, пояснив, что он не правомочен при проверке заявления о выдаче патента на промышленный образец осуществлять проверку авторов и лиц, на имя которых испрашивается патент. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении о выдаче патента, несет представившее их лицо. Одновременно ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Анфимова И.Н. в судебное заседание не явилась, в то же время представила отзыв на иск Университета, в котором указала на то, что спорное техническое решение было разработано при непосредственном ее участии в качестве работника ответчика.

Минобрнауки России, извещенное 04.02.2021 о его привлечении к участию в судебном процессе, а также о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя не обеспечило.

Данные обстоятельства в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют проведению судебного заседания.

При разрешении спора суд исходит из следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, на основании решения конкурсной комиссии Минобрнауки России N 2011-1.9-ИР1 (протокол от 03.10.2011 N 35) в целях обеспечения государственных нужд 21.10.2011 между Минобрнауки России (заказчик) и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (исполнитель, с 11.10.2019 - Университет) был заключен государственный контракт N 11.519.11.4017 на выполнение научно-исследовательских работ.

В соответствии с пунктом 1.1 названного государственного контракта исполнитель принял на себя обязательство выполнить в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" научно-исследовательские работы по лоту шифр "2011-1.9-519-025" "Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и созданию научно технического задела по приоритетному направлению "Информационно-коммуникационные системы" в области информационно-телекоммуникационных систем с участием научных и исследовательских организаций стран ОЭСР" по теме: "Лазерная модификация и структурирование твердых тел как метод создания новых элементов информационно-коммуникационных систем" (шифр заявки "2011-1.9-519-025-123"), а заказчик - принять и оплатить выполненные работы за счет средств федерального бюджета.

В пункте 1.2 государственного контракта закреплено, что содержание работ, научные, технические, экономические и другие требования к работам и их результатам установлены техническим заданием (приложение N 1 к государственному контракту) и календарным планом выполнения работ (приложение N 2 к государственному контракту).

По утверждению Университета, в рамках выполнения государственного контракта был создан патентоспособный результат "Способ изготовления микрооптического растра".

Университет и Институт 18.12.2012 обратились в Роспатент с заявкой N 2012154939 на выдачу патента на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра", в которой качестве патентообладателей указаны Университет и Институт, а в качестве авторов: Костюк Галина Кирилловна, Сергеев Максим Михайлович, Вейко Вадим Павлович, Яковлев Евгений Борисович, Антропова Татьяна Викторовна и Анфимова Ирина Николаевна.

На основании решения от 03.02.2014 Роспатентом выдан патент Российской Федерации N 2515672 (МПК G03B 23/00 (2006.01)) на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра" с указанием в качестве авторов Костюк Галины Кирилловны, Сергеева Максима Михайловича, Вейко Вадима Павловича, Яковлева Евгения Борисовича, Антроповой Татьяны Викторовны, Анфимовой Ирины Николаевны, а в качестве патентообладателей - Университета и Института.

В соответствии с уточненной в ходе судебного разбирательства правовой позицией, изложенной в итоговых кумулятивных письменных пояснениях от 19.03.2021, Университет настаивает на том, что исключительные права на указанное изобретение должно принадлежать Университету, поскольку оно создано в результате исполнения вышеуказанного государственного контракта за счет средств федерального бюджета. То обстоятельство, что в разработке спорного изобретения принимали участие работники Института, по мнению Университета, не имеет значения для целей определения патентообладателя. Как следствие, Университет настаивает на том, что Институт был ошибочно указан в заявке и в патенте в качестве патентообладателя.

Роспатентом 02.11.2018 вынесено предписание Университету о принятии мер по закреплению прав на спорное изобретение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно об исключении из состава его патентообладателей Института.

Руководствуясь намерением сохранить с Институтом конструктивные партнерские отношения, Университет 08.05.2019 направил в его адрес предложение N 4-25/715 о заключении договора об отчуждении исключительного права на спорное изобретение с возможной выплатой вознаграждения.

Институт в письме от 05.06.2019 N 12205-01/229 сообщил о готовности передать исключительное право на спорное изобретение при условии уплаты Университетом вознаграждения в размере 500 000 рублей.

Университет не согласился с указанной суммой вознаграждения и обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском, в обоснование которого ссылается на нормы пункта 1 статьи 1373 и подпункт 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В подтверждение того обстоятельства, что спорное изобретение было создано Университетом в рамках выполнения обязанностей по государственному контракту, он представил в материалы дела следующие доказательства: государственный контракт от 21.10.2011 N 11.519.11.4017; акты приемки-сдачи работ от 05.12.2011, от 05.12.2011, от 06.07.2012, от 28.06.2012, от 17.12.2012, от 17.12.2012, от 31.05.2013; уведомление о поступлении заявки от 20.12.2012 N 2406015; отчет о РИД от 24.05.2013;решение Роспатента о выдаче спорного патента от 03.02.2014; свидетельство на патент Российской Федерации от 18.03.2014 N 2515672; акт проверки от 02.11.2018 N 11-18-34; предписание от 02.11.2018; письма от 08.05.2019 N 4-25-715, от 05.06.2019 N 12205-01-229, от 17.10.2019 N 4-25-1471, от 20.12.2019 N 12205-01-644; форма от 03.12.2012 N 1.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, в отзывах на него, и в возражениях, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в силу следующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), применимым для разрешения настоящего спора законодательством с учетом даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (18.12.2012) являются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на указанную дату.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 названного Кодекса.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1228 того же Кодекса автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Согласно статье 1347 названного Кодекса автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Таким образом, в российском законодательстве об интеллектуальной собственности действует презумпция авторства применительно к объектам промышленной собственности, означающая что пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается таковым.

Авторство Костюк Галины Кирилловны, Сергеева Максима Михайловича, Вейко Вадима Павловича, Яковлева Евгения Борисовича, Антроповой Татьяны Викторовны и Анфимовой Ирины Николаевны запатентованного технического решения лицами, участвующими в деле не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 3 статьи 1345 названного Кодекса).

Так, согласно пункту 1 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору (пункт 2 статьи 1357 ГК РФ).

В частности, пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику-автору (пункт 2 статьи 1370 ГК РФ).

Спорное техническое решение создано в соавторстве вышеперечисленными работниками истца и ответчика, что никем из лиц, участвующих в деле, не оспаривается.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 1373 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

С учетом этого истец настаивает на том, что вне зависимости от факта участия в разработке спорного технического решения работников ответчика, которые, а равно и их работодатель - ответчик не привлекались истцом к выполнению вышеуказанного государственного контракта, определяющим для установления надлежащего патентообладателя является то, создано ли изобретение при выполнении работ по государственному контракту для государственных нужд.

При этом истец полагает, что пункт 6.2 государственного контракта, согласно которому права на созданные в рамках выполнения работ по государственному контракту результаты принадлежат исполнителю, а в случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению государственного контракта, он может быть включен в состав правообладателей наряду с исполнителем, противоречит вышеприведенной норме статьи 1373 ГК РФ, как следствие не подлежит учету при разрешении данного спора.

Вместе с тем истцом не представлено доказательств создания Институтом (его работниками Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н.) спорного технического решения в рамках исполнения государственного контракта, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Так, согласно не опровергнутому истцом утверждению ответчика создание спорного результата интеллектуальной деятельности осуществлялось работниками Института Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н. в рамках осуществления своих трудовых функций в содружестве с работниками Университета в рамках реализации вышеупомянутого договора о научном содружестве от 03.03.2008. Патентование такого результата интеллектуальной деятельности осуществлялось в соответствии с договором о порядке патентования и использования изобретения от 26.11.2012. Как следствие, довод истца об ошибочном включении ответчика в число патентообладателей спорного патента носит надуманный характер.

Ответчик и поименованные третьи лица утверждают, что истец не ставил их в известность о том, что с его стороны работы над спорным техническим решением ведутся в рамках исполнения государственного контракта; истец не привлекал ответчика (его работников) в качестве соисполнителей по государственному контракту и не оплачивал работы Института (его работников).

Данное утверждение ответчика и названных третьих лиц не было опровергнуто истцом. Напротив, как указывалось выше, представитель истца, отвечая на вопрос суда сообщил, что Университет не может представить доказательств информирования Института о выполнении работ по созданию "Способа изготовления микрооптического растра" в рамках выполнения государственного контракта, а также доказательства оплаты работ (творческого вклада) ответчика (третьих лиц - работников ответчика) за счет финансирования по государственному контракту.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что позиция ответчика и третьих лиц Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н. носит последовательный, непротиворечивый характер и согласуется с материалами дела.

В то же время носит противоречивый, надуманный характер позиция истца, сводящаяся к его мнению об ошибочном включении ответчика в число патентообладателей, при том, что создание результата интеллектуальной деятельности в соавторстве работниками ответчика в рамках служебного задания (трудовой функции) и в соответствии с соглашением сторон о научном сотрудничестве Университетом не оспаривается; заявление на патентование спорного изобретения подано совместно истцом и ответчиком и истцом в графе 71 заявления не указано на создание результата интеллектуальной деятельности в качестве исполнителя по государственному контракту.

По мнению коллегии судей в данном споре имеет место ситуация, когда в качестве результатов выполнения государственного контракта исполнителем (истцом по данному делу) были представлены государственному заказчику результаты интеллектуальной деятельности, созданные иным лицом, не привлеченным исполнителем к выполнению государственного контракта в качестве соисполнителя, и результаты работ которого не были оплачены исполнителем по государственному контракту.

При данных обстоятельствах не имеется оснований для исключения Института из числа патентообладателей спорного изобретения.

Университет не лишен возможности исполнить вышеупомянутое предписание Роспатента путем урегулирования финансовых притязаний Института и приобретения по соглашению сторон исключительного права на спорное изобретение, принадлежащего ответчику.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу (рассмотрение) иска подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Н.Н. Погадаев