Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2021 г. по делу N СИП-672/2020 Суд досрочно прекратил правовой охраны на территории РФ товарного знака по международной регистрации, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака и отсутствуют доказательства его использования со стороны ответчиков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2021 г. по делу N СИП-672/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 31 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 1 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску иностранного лица SANTANIELLO BIAGIO (Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 17, CAP 84081 Baronissi SA, Италия) к иностранному лицу EN INVEST EOOD (ul. Nestor Abadzhiev 61 Trakia Plovdiv Plovdiv 4023, Болгария) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 825341.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В предварительном судебном заседании принял участие представитель иностранного лица SANTANIELLO BIAGIO Фотяхетдинова М.Б. (по доверенности от 30.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SANTANIELLO BIAGIO 24.08.2020 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу EN INVEST EOOD о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 825341 в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству от Роспатента поступил отзыв на иск, в котором тот сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Копия определения от 28.09.2020 о принятии искового заявления к производству суда с надлежащим образом заверенным переводом была направлена ответчику по юридическому адресу компании (статья 10 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенной в Гааге 15.11.1965) и вручена адресату 27.11.2020 компетентным органом Республики Болгария - Министерством юстиции (т. 1, л.д. 130-151).

Копия определения от 28.09.2020 также была направлена ответчику по юридическому адресу и получена ответчиком 20.10.2020 (т. 2, л.д. 9).

Информация о движении дела своевременно размещалась судом в картотеке арбитражных дел в сети Интернет.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Несмотря на это, ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил.

Роспатент в отзыве, представленном на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Данные обстоятельства не препятствуют разрешению спора по существу в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Как следует из материалов дела и установлено судом, иностранное лицо EN INVEST EOOD является правообладателем товарного знака "Santinelli" по международной регистрации N 825341 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно - "одежда; обувь; головные уборы", правовая охрана которого предоставлена на территории Российской Федерации.

Между тем, по мнению истца, ответчик не использовал в течение трех лет указанный товарный знак в своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в отношении товаров 25-го класса МКТУ.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истец 27.05.2020 по адресу иностранного лица, указанному в реестре международной регистрации знаков, а также представителя правообладателя было направлено предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от прав на товарный знак по международной регистрации N 728721 в отношении товаров 25-го класса МКТУ.

Предложение заинтересованного лица было получены ответчиком и его представителем и оставлено ответчиком без удовлетворения.

Ввиду того, что предложение истца оставлено ответчиком без удовлетворения, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением, адресованным 27.05.2020 ответчику и его представителю, почтовыми квитанциями о получении (т. 1, л.д. 24-28) и соблюден срок подачи настоящего иска (24.08.2020).

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении товаров 25-го класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих дате направления претензии, обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что являясь правообладателем товарного знака "SANTANIELLO" по международной регистрации N 1174902 в отношении товаров и услуг 03, 09, 18, 24, 25, 26-го классов МКТУ в Роспатенте испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации.

В результате экспертизы Роспатент установил, что заявленный товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 825341 в отношении однородных товаров 25-го класса МКТУ.

Также истец длительное время осуществляет деятельность в сфере производства, реализации и продвижения товаров 25-го класса МКТУ, а именно: одежды, обуви, головных уборов.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами, как: предварительный отказ Роспатента; сведения о регистрации товарного знака по международной регистрации N 1174902; информацией с интернет-сайта истца https://www.biagiosantaniello.com/.

Кроме того, в дополнение к имеющимся доказательствам, истцом представлено свидетельство о регистрации от 03.09.2020, в котором в качестве видов деятельности истца указаны, в том числе, серийное производство одежды всех видов и типов; оптовая торговля одеждой и аксессуарами.

Тем самым правовая охрана спорного товарного знака в отношении однородных товаров препятствует нормальному осуществлению хозяйственной деятельности истца.

Как разъяснено в пункте 165 постановления N 10, для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления N 10, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд принимает во внимание, что в уведомлении о результатах проверки товарного знака по международной регистрации N 1174902 Роспатент пришел к выводу о сходстве указанного товарного знака и спорного товарного знака по международной регистрации ответчика.

Оценив обозначения товарного знака по международной регистрации N 1174902 и спорного товарного знака ответчика, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения обладают сходством по фонетическому, графическому и смысловому признакам. Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 162 постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

При анализе однородности осуществляемой истцом либо подготавливаемой им деятельности с товарами 25-го класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака и в отношении которых истцом предъявлены требования о ее досрочном прекращении, суд исходит из следующего.

Из пункта 45 Правил N 482 следует, что при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров (услуг) подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров (услуг); назначение товаров (услуг); вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

На основании представленных в материалы дела доказательств судом установлено, что истец является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1174902 в отношении товаров 03, 09, 18, 24, 26-го классов МКТУ, в том числе товаров 25-го класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы".

Оценив представленные истцом доказательства, суд установил факт направленности коммерческого интереса истца на осуществление деятельности в сфере реализации одежды, обуви.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что товары, которые реализует истец, являются однородными товарам 25-го класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы", в отношении которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, поскольку они характеризуются общим кругом потребителей, одним рынком сбыта, имеют общее функциональное назначение, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ, а именно "одежда, обувь, головные уборы".

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица (27.05.2020), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 27.05.2017 по 26.05.2020.

Ответчик иск не оспорил, отзыв не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах с учетом полной доказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 825341 в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы", для которых он зарегистрирован, и отсутствием доказательств их использования со стороны ответчика исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 825341 в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы", для которых он зарегистрирован, на территории Российской Федерации подлежит прекращению.

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица SANTANIELLO BIAGIO удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 825341 в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ "одежда, обувь, головные уборы".

Взыскать с иностранного лица EN INVEST EOOD в пользу иностранного лица SANTANIELLO BIAGIO в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур