Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2021 г. N С01-329/2021 по делу N А40-33148/2020 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение направить на новое рассмотрение, поскольку суд апелляционной инстанции не определил, на что направлены доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2021 г. N С01-329/2021 по делу N А40-33148/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 23 апреля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Издательский Дом Журнала "Смена" (ул. Правды, д. 24, стр. 4, эт. 7, пом. I, ком. 49, Москва, 127137, ОГРН 1027700044558) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2020 по делу N А40-33148/2020

по иску общества с ограниченной ответственностью "Арт Продакшн Групп" (пер. Сухаревский М., д. 9, стр. 1, Москва, 127051, ОГРН 5167746206975)

к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом Журнала "Смена" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Издательский Дом Журнала "Смена" - Ивченко О.В. (по доверенности от 05.11.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Арт Продакшн Групп" - Смоленцев А.К. (решение единственного учредителя от 07.10.2016 N 1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Арт Продакшн Групп" (далее - общество "АПГ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский Дом Журнала "Смена" (далее - общество "Смена") о взыскании 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2020 требования удовлетворены частично: с общества "Смена" в пользу общества "АПГ" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на фотографию Бродского И.А. авторства Плотникова В.Ф., опубликованную в журнале "Смена" выпуска сентябрь-октябрь 2019 года, издательство общества "Смена", в размере 30 000 руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд определением от 28.10.2020 перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции по общим правилам искового производства.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2020 решение суда первой инстанции отменено, требования удовлетворены частично: с общества "Смена" в пользу общества "АПГ" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на фотографию в размере 200 000 руб.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, общество "Смена" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов о незаконности обжалуемого судебного акта общество "Смена" ссылается на то, что суд апелляционной инстанции неверно применил нормы материального и процессуального права при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, в связи с чем выводы суда в указанной части являются необоснованными.

Общество "Смена" указывает на то, что суд апелляционной инстанции не установил действительную стоимость права использования произведения, в защиту права на которое обратился истец, поскольку не соотнес содержание представленных истцом документов с обстоятельствами допущенного ответчиком нарушения. В частности, суд апелляционной инстанции, с точки зрения заявителя кассационной жалобы, не принял во внимание то обстоятельство, что представленные истцом лицензионные договоры на предоставление права использования произведения касаются иных способов его использования, а также не учел срок, на который такое право предоставлено.

Кроме того, общество "Смена" полагает, что суд апелляционной инстанции необоснованно изменил бремя доказывания обстоятельств, подлежащих установлению при определении размера компенсации, поскольку указал, что ответчик не обосновал размер компенсации в ином размере, чем был заявлен истцом.

Общество "Смена" ссылается также на то, что в суде апелляционной инстанции оно приводило доводы о наличии в данном случае оснований для снижения размера компенсации ниже установленного законом размера на основании разъяснений, содержащихся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П), однако в обжалуемом постановлении какой-либо оценки этих доводов и мотивов их отклонения судом не приведено.

В отзыве на кассационную жалобу общество "АПГ" просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность содержащихся в нем выводов.

В судебном заседании представитель общества "Смена" выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, и настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "АПГ" просил отказать в удовлетворении жалобы по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, общество "АПГ" является правообладателем всех фотографических произведений авторства Плотникова В.Ф., что следует из договора от 03.11.2016 N 1.

Обществу "АПГ" стало известно, что общество "Смена" разместило фотографическое произведение (фотография Бродского И.А.) авторства Плотникова В.Ф. на странице 99 журнала "Смена" в выпуске за сентябрь-октябрь 2019 года.

Полагая, что указанным действием нарушено исключительное право общества "АПГ" на фотографическое произведение, и при этом в досудебном порядке урегулировать спор не удалось, названное общество обратилось в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности обществу "АПГ" исключительного права на фотографическое произведение, а также нарушения этого права действиями общества "Смена".

Определяя подлежащую взысканию сумму компенсации, суд первой инстанции, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства фактических обстоятельств дела, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также с учетом принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 30 000 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции в части наличия оснований для взыскания с ответчика компенсации в связи с нарушением им исключительного права, принадлежащего истцу.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что определенный судом размер компенсации в данном случае рассчитан судом с нарушением норм материального права. Установив, что общество "АПГ" представило в суде апелляционной инстанции лицензионный договор от 24.11.2020 N 15/20 о предоставлении права использования фотографии Иосифа Бродского, в котором цена переданного права определена в размере 100 000 руб., суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что с общества "Смена" подлежит взысканию компенсация в размере 200 000 руб.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей обществ, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим кодексом.

С учетом того, что участвующими в деле лицами не оспариваются факты принадлежности обществу "АПГ" исключительного права на произведение, в защиту которого предъявлен иск, а также нарушения этого права обществом "Смена", соответствующие выводы суда апелляционной инстанции в порядке кассационного производства проверке не подлежат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно подпунктам 2 и 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности распространение произведения путем продажи, доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Обществом "АПГ" при обращении с иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ - в двукратном размере стоимости права использования произведения.

По существу доводы общества "Смена" сводятся к несогласию с определенным судом апелляционной инстанции размером компенсации за нарушение исключительного права на произведение, мотивированному тем, что расчет компенсации осуществлен на основании недопустимых доказательств, в то время как доказательств в обоснование стоимости права использования произведения, которая существовала на момент совершения нарушения, истцом представлено не было.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования, то есть цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Судебная коллегия отмечает, что исходя из требования об установлении обстоятельств дела с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд должен определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленного истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

При этом само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования объекта интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

С учетом изложенного суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

В рассматриваемом случае, возражая против заявленного истцом размера компенсации, обществом "Смена" были приведены доводы о том, что представленные истцом доказательства стоимости права использования не соотносятся с тем способом использования, которым была использована фотография ответчиком, а кроме того, представленный суду апелляционной инстанции лицензионный договор был заключен позднее совершения нарушения, в связи с чем не может быть принят в качестве доказательства стоимости права использования произведения на момент совершения нарушения. Данный довод общества "Смена" направлен на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

Суд кассационной инстанции отмечает, что в обжалуемом судебном акте, вопреки положениям статьи 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указанные аргументы общества "Смена" были оставлены без надлежащего исследования и оценки.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Между тем, суд апелляционной инстанции вопреки требованиям процессуального законодательства надлежащей оценки вышеназванным доводам ответчика не дал, не произвел надлежащую проверку правильности расчета компенсации, исходя из представленных в материалы дела доказательств, доводов и возражений участвующих в деле лиц.

В силу отсутствия у суда кассационной инстанции полномочий по установлению фактических обстоятельств дела (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) указанное обстоятельство не может быть устранено при рассмотрении кассационной жалобы, вследствие чего дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Принимая во внимание необходимость осуществления расчета компенсации исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается, судебная коллегия также отмечает, что в обжалуемом постановлении не приводится сведений о том, представлены ли истцом доказательства исполнения лицензионного договора, что может влиять на вывод о возможности учета этого договора в качестве доказательства, подтверждающих реальную стоимость права.

Судебная коллегия также отмечает, что судом апелляционной инстанции не дана какая-либо оценка доводу общества "Смена" о том, что представленный истцом лицензионный договор не может подтверждать стоимость права использования произведения на момент совершения ответчиком нарушения, поскольку заключен после такого нарушения.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам признает обоснованными доводы общества "Смена" о том, что при определении размера компенсации судом апелляционной инстанции были нарушены нормы материального и процессуального права при определении подлежащего взысканию размера компенсации.

Кроме того, из процессуальных документов общества "Смена" также усматривается, что названное общество приводило аргументы о наличии обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле исходя из разъяснений, содержащихся в постановлении N 28-П.

Данные доводы в постановлении суда апелляционной инстанции надлежащей оценки также не получили.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не определил, на что направлены доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле, а также не исследовал эти доводы и не изложил их оценку в обжалуемом судебном акте.

С учетом изложенного обжалуемое постановление подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как принятое с нарушением норм материального и процессуального права.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется установление фактических обстоятельств дела, исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, предусмотренных при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, перешедший к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и определить размер компенсации за допущенное нарушение исходя из оценки всех представленных в материалы дела доказательств и заявленных сторонами аргументов.

Выводы, содержащиеся в настоящем постановлении, не предрешают вопрос о результате спора, а указывают на необходимость его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2020 по делу N А40-33148/2020 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков