Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2021 г. по делу N СИП-1110/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на промышленный образец, в связи с несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2021 г. по делу N СИП-1110/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 сентября 2021 г. N С01-1339/2021 по делу N СИП-1110/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 13 мая 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пискаревой А.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "ТВИНС Тэк" (ул. Промзона Технопарк, ул. Восточная, владение 18, стр. 1, пос. Горки Ленинские, Ленинский р-н, Московская обл., 142712, ОГРН 1027700066217) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.09.2020 об отказе в удовлетворении возражения акционерного общества "ТВИНС Тэк" от 15.10.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 116097 на промышленный образец "Упаковка для шампуня" и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности признать недействительным патент Российской Федерации N 116097 на промышленный образец "Упаковка для шампуня" как не соответствующий условию патентоспособности "оригинальность".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Кузнецов Анатолий Александрович (г. Ростов-на-Дону, ОГРНИП 317619600000637).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "ТВИНС Тэк" - Озолина И.Г. (по доверенности от 13.01.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-660, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от индивидуального предпринимателя Кузнецова Анатолия Александровича - Золотых Н.И. (по доверенности от 06.08.2019 посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел"), Курапова А.Г. (по доверенности от 06.08.2019, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ТВИНС Тэк" (далее - заявитель, общество "ТВИНС Тэк") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением от 23.12.2020 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 29.09.2020 об отказе в удовлетворении возражения общества "ТВИНС Тэк" от 15.10.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 116097 на промышленный образец "Упаковка для шампуня" и об обязании Роспатента признать недействительным полностью патент Российской Федерации N 116097 на промышленный образец "Упаковка для шампуня" как не соответствующий условию патентоспособности "оригинальность".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Кузнецов Анатолий Александрович (далее - третье лицо, предприниматель).

В обоснование заявленных требований заявитель указывает на то, что оспариваемый промышленный образец "Упаковка для шампуня" N 116097 не соответствует условию патентоспособности "оригинальность" с учетом известности из уровня техники публикации патента на промышленный образец N 84349 "Упаковка для шампуня" и публикации заявок на товарные знаки по заявкам N 2019712545 и N 2019712546.

По мнению заявителя, оспариваемый промышленный образец, нашедший отражение на изображении внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое оказывают на потребителя упаковки для шампуня, известные из указанных публикаций. Общее впечатление формируется за счет сходства зрительного впечатления в целом, сходного композиционного построения, состава и пропорций основных композиционных компонентов, наличия общих зрительных доминант (графического элемента, состоящего из трех цифр 911) и горизонтальной плашки со словесным элементом белого цвета в центральной части.

При этом признаки, как полагает заявитель, которыми промышленный образец отличается от известного решения внешнего вида изделия, не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В подтверждение указанной правовой позиции заявителем представлены экспертное заключение специалистов экспертной комиссии Союза дизайнеров России и социологическое исследование общества с ограниченной ответственностью "Тибурон".

Оспариваемое решение Роспатента от 29.09.2020, вынесенное по результатам рассмотрения поступившего 15.10.2019 возражения, по мнению заявителя, является незаконным.

Заявитель не оспаривает выводы Роспатента о том, что приведенные публикации товарных знаков не могут быть выбраны в качестве аналога, поскольку не являются объемными. По мнению общества "ТВИНС ТЭК", административный орган правильно выбрал ближайший аналог - самостоятельную часть промышленного образца по патенту N 84349, представляющую собой лицевую и боковую стороны упаковки.

Между тем, указав отличительные признаки в композиционном построении изделий, Роспатент пришел к ошибочному выводу, что они вносят существенный вклад в формирование внешнего вида указанного изделия, участвуют в формировании зрительного образа, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида упаковки, известной из сравниваемого промышленного образца. При этом мысленное исключение или включение признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, в совокупности существенных признаков промышленного образца не могут привести к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обусловливают его творческий характер.

Кроме того, в заявлении имеется ссылка на то, что Роспатент не учел широкую свободу дизайнера в выборе композиционного решения и иных особенностей упаковки, приведены примеры иных упаковок, иллюстрирующих, по мнению заявителя, то, что свобода дизайнера в данном случае ограничена только формой упаковки и необходимостью наличия шрифтовой графики.

Заявитель также полагает, что Роспатент необоснованно не учел того, что сравниваемые промышленные образцы производят общее зрительное впечатление за счет наличия одинаковых признаков, определяющих общее впечатление: привлекающая внимание композиция из горизонтальной плашки, на которую крупными белыми буквами нанесено словесное обозначение, и параллельной ей окантовки одного из торцов упаковки, выполненного в том же цвете, что и плашка; горизонтальная плашка зрительно разделяет упаковку на две части, при этом и над ней и под ней расположены пустые части упаковки, на которые нанесены шрифтовые обозначения; горизонтальная плашка выполнена на всю длину фронтальной части упаковки; крупный шрифтовой элемент 911 является запоминающимся и ассоциативным; проработка окантовки торца упаковки серией тонких белых линий, одинаково ориентированных в обоих промышленных образцах.

Заинтересованность в оспаривании решения административного органа заявитель обосновывает возникновением спора по поводу недобросовестной конкуренции со стороны лицензиата правообладателя - общества с ограниченной ответственностью "МИРОЛЛА ЛАБ", выразившейся в создании и введении в гражданский оборот линейки продукции, сходной, по мнению заявителя, с его линейкой продукции. При этом заявка на выдачу патента на спорный промышленный образец подана индивидуальным предпринимателем Кузнецовым А.А. только после возникновения указанного спора.

Дополнительно правовая позиция раскрыта заявителем в письменных пояснениях от 31.03.2021.

Роспатент в представленном в Суд по интеллектуальным правам отзыве от 18.03.2021 полагает, что оспариваемое решение административного органа является законным и обоснованным, просит в удовлетворении заявленных требований отказать.

Из отзыва на заявление третьего лица от 21.02.2021 усматривается, что Роспатент верно определил круг существенных признаков, влияющих на общее впечатление от сравниваемых изделий.

По мнению третьего лица, отличие выражено именно в композиционном построении коробок, которое заявитель необоснованно отнес к сходным.

Как указано в отзыве третьего лица, оформление упаковки по противопоставленному промышленному образцу выполнено насыщенным, включающим многоцветные шрифтовые элементы и активные запоминающиеся изобразительные элементы, а оформление упаковки промышленного образца по оспариваемому патенту - более лаконично и строго с ориентацией на решения упаковок для медицинских препаратов и продажу в аптечных сетях. При этом большую часть оформления грани на спорном патенте занимает крупное изображение товарного знака третьего лица "911 экстренная помощь" по свидетельству Российской Федерации N 676510, в котором цифры 911 являются неохраняемыми.

По мнению третьего лица, визуальное сходство шрифтового элемента из трех цифр не может считаться признаками, позволяющими создавать общее зрительное впечатление, так как данные элементы относятся к неохраняемым элементам, являются общеупотребимыми.

Третье лицо в отзыве приводит несходные отличительные признаки внешнего вида противопоставленного и оспариваемого промышленных образцов. Полагает, что они являются существенными и не могут не участвовать в формировании внешнего вида изделия.

В отзыве также имеется ссылка то, что ограничивающим фактором степени свободы дизайнера применительно к упаковке является насыщенность аналогового ряда (многообразие форм), поскольку чем больше разнообразие образцов внешнего вида изделия, тем труднее создать принципиально отличающийся образ, внешний вид изделия, производящий принципиально новое впечатление.

Наконец, по мнению третьего лица, заявителем не представлено доказательств того, что экспертное заключение Союза дизайнеров подготовлено информированными потребителями, которые хорошо знакомы с изделиями данного назначения. Заключения, составленные по результатам опроса, также нельзя признать отражающими мнение информированных потребителей, которое может быть принято во внимание при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность".

В судебном заседании, состоявшемся 12.05.2021 представитель заявителя поддержал заявленные требования. Ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" заявитель отозвал.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзывах.

При разрешении спора суд исходил из следующих обстоятельств.

Патент Российской Федерации N 11609 на промышленный образец "Упаковка для шампуня" выдан по заявке N 2019501576/49 с приоритетом от 12.04.2019. Обладателем исключительного права на данный патент является Индивидуальный предприниматель Кузнецов Анатолий Александрович. Патент действует в объеме следующего изображения "".

Общество "ТВИНС Тэк" 15.10.2019 обратилось в Роспатент с возражением, мотивированным несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность".

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 84349, опубл. 16.02.2013 (далее - [1]);

- заявка на товарный знак N 2019712545, опубл. 26.03.2019 (далее - [2]);

- заявка на товарный знак N 2019712546, опубл. 26.03.2019 (далее - [З]).

Общее впечатление, производимое внешним видом упаковки для шампуня по оспариваемому патенту и внешним видом упаковки для шампуня по патентному документу [1] и заявкам на товарные знаки [2], [3] формируется за счет сходного композиционного построения. Несмотря на то, что семантика словесных и цифровых элементов не является существенным признаком промышленного образца, наличие совпадающих элементов обеспечивает одинаковое визуальное восприятие с точки зрения информированного потребителя.

Промышленный образец по оспариваемому патенту и внешний вид изделия, известного из материалов [1]-[3] обладают следующими совпадающими существенными признаками, определяющими их восприятие и узнавание:

- сходство общего зрительного впечатления в целом;

- одинаковые композиционные решения - взаимное расположение элементов, близкий подбор цветовой гаммы, использование горизонтальной плашки горчичного цвета с выполненным крупными белыми буквами словом ЛУКОВЫЙ, использование тонких белых полос на горчичном фоне, использование графического элемента 911;

- состав и пропорции основных композиционных элементов, в том числе наличие в обоих сравниваемых решениях зрительных доминант, характеризующих наличие в верхней части графического элемента, состоящего из трех цифр 911, наличие в центральной части горизонтальной плашки со словесным элементом белого цвета.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки, которыми промышленный образец отличается от известного решения внешнего вида изделия, не обусловлены творческим характером особенностей изделия, поскольку общая совокупность существенных признаков промышленного образца производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же назначения.

В возражении обращается внимание на то, что при анализе отличий с целью установления сходства (либо несходства) общих впечатлений, производимых промышленным образцом и его ближайшим аналогом, следует учитывать ограничения возможностей дизайнера, которые имели место при разработке проверяемого промышленного образца.

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- экспертное заключение Союза дизайнеров России (далее - [4]);

- подтверждение результатов исследования, проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Тибурон" (далее - [5]).

На заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2020, патентообладателем был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оценка ограничений, возникающих при разработке внешнего вида изделия, требует осведомленности в отношении изделий аналогового ряда, поэтому при оценке сходства до степени смешения необходимо проводить не только сопоставительный анализ проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, но и анализ аналогового ряда, позволяющий выявить функциональные признаки и сделать вывод в отношении насыщенности аналогового ряда;

- при проверке оригинальности следует принимать во внимание, что сравнение промышленных образцов должен осуществлять информированный потребитель, т.е. гипотетическое лицо, которое располагает знаниями о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у тех изделий, к которым относится проверяемый промышленный образец, какова их функциональность и какими промышленными образцами представлен аналоговый ряд таких изделий на рынке;

- регистрация промышленных образцов, в частности в области фармацевтических препаратов и биологически активных добавок (БАД), предполагает насыщенный аналоговый ряд ввиду наличия большого интереса к регистрации данных решений внешнего вида;

- указанные в возражении заявки на товарные знаки [2] и [3] являются обозначениями, служащими для индивидуализации товаров, и не могут быть ближайшим аналогом, т.к. не является решением внешнего вида изделия сходного назначения (упаковочной коробкой);

- внешний вид промышленного образца по патентному документу [1] содержит изображения упаковки в разных ракурсах; изображения разных ракурсов содержат отличительные существенные признаки внешнего вида, что также влияет на общее зрительное впечатление;

- сравнительная таблица, в которой приведены доминантные, существенные признаки, присущие промышленному образцу по патентному документу [1] и промышленному образцу по оспариваемому патенту, показала отсутствие сходства всех кроме одного существенного признака сравниваемых промышленных образцов, таким образом, сравниваемые промышленные образцы охарактеризованы разными совокупностями доминантных, существенных признаков внешнего вида, общее зрительное впечатление отсутствует;

- при сравнительном анализе семантика надписей не учитывается, а рассматривается характер графического выполнения этих элементов;

- общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если: проверяемому промышленному образцу присущ один или более существенных признаков, не присущих ближайшему аналогу; ближайшему аналогу присущ один или более существенных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу;

- экспертное заключение [4] следует признать не относимым и недопустимым доказательством, а результаты исследования [5] недостоверным доказательством;

- в экспертном заключении [4] и результатах исследования [5] вопросы, поставленные перед опрашиваемыми, не устанавливают соответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность";

- в экспертном заключении [4] и результатах исследования [5] подменен предмет исследования, сравниваются упаковки, а не зарегистрированные промышленные образцы;

- в результатах исследования [5] оценка дается не информированным потребителем, а обычным, из вопросов, заданных респондентам, не следует, что перед ними был поставлен вопрос о фактическом использовании ими самими предлагаемой к сравнению продукции и фактических знаниях о ее свойствах и внешнем виде.

По результатам рассмотрения поступившего возражения 29.09.2020 Роспатентом принято решение об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе патента Российской Федерации на промышленный образец N 116094.

Принимая данное решение, административный орган исходил из того, что решения по заявкам [2] и [3] не являются объемными упаковками (на основе вытянутого параллелепипеда), то есть решениями сходного внешнего вида и назначения с промышленным образцом по оспариваемому патенту.

Таким образом, решения по заявкам [2] и [3] не могут быть выбраны в качестве аналога промышленного образца по оспариваемому патенту.

Ближайшим аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является упаковка для шампуня по патентному документу [1].

Ближайший аналог может быть применим для отрицания оригинальности промышленного образца в том случае, если общее зрительное впечатление, производимое проверяемым промышленным образцом, совпадает с общим впечатлением, производимым самостоятельной частью внешнего вида - ближайшего аналога.

Проведя сравнительный анализ, административный орган пришел к выводу, что общее впечатление, производимое совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделий по оспариваемому патенту, не совпадает с общим впечатлением, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1], на информированного потребителя.

Относительно заключения [4], касающегося мнения респондентов о том, может ли дизайн коробок "9·1 1", используемых ООО "МИРОЛЛА ЛАБ", рассматриваться как воспроизведение либо переработка дизайна коробки "911+", охраняемой в промышленным образцом по оспариваемому патенту, существует ли вероятность смешения дизайна данных коробок и результатов исследования [5], Роспатент отметил, что заключение [4], составленное союзом дизайнеров, и результаты исследования [5], подготовленные обществом с ограниченной ответственностью "Тибурон", по сути, являются заключениями, составленными по результатам опроса. Вместе с тем заключения, составленные по результатам опроса, нельзя признать отражающими мнение информированных потребителей, которые могут быть приняты во внимание при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность".

Не согласившись с вынесенным административным органом решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с соответствующим требованием.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на них, заслушав пояснения представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Основанием для принятия судом решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 6/8).

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявления в суд обществом "ТВИНС Тэк" соблюден, данное обстоятельство Роспатентом и третьим лицом не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец и принятию по результатам его рассмотрению решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

С учетом даты подачи заявки N 2019501576/49 (12.04.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности промышленного образца по патенту Российской Федерации N 116097 включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 695 (далее - Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 695 (далее - Требования).

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

В пункте 3 статьи 1352 ГК РФ указано, что промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно пункту 3 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

В силу пункта 54 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

В соответствии с пунктом 70 Правил при проверке новизны и оригинальности принимается во внимание вся совокупность существенных признаков промышленного образца, представленных на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно пункту 71 Правил к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

В соответствии с пунктом 72 Правил признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно пункту 74 Правил промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту 1 пункта 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если:

1) совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. Для целей Правил под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий.

При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения (об аналоговом ряде), и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера);

В соответствии с подпунктом 6 пункта 34 Требований в качестве аналогов промышленного образца выбираются решения изделий сходного внешнего вида и назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В силу подпункта 8 пункта 34 Требований для характеристики решений внешнего вида печатной продукции (например, обложек, этикеток, ярлыков, наклеек) используются признаки, отражающие: композиционное построение; проработку графических элементов, изобразительных мотивов, орнамента; расположение и выполнение шрифтовой графики (без характеристики семантики словесных элементов, которая не является признаком промышленного образца); колористическое решение.

Как указал в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент, существо промышленного образца нашло отражение на приведенном выше изображении внешнего вида изделия.

Относительно опубликованных заявок [2], [3] судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента о том, что изображения заявляемых в них обозначений не являются объемными, в связи с чем решения по указанным заявкам не могут быть выбраны в качестве аналога промышленного образца по оспариваемому патенту. Как следует из поступившего в Суд по интеллектуальным правам заявления, общество "ТВИНС Тэк" данный вывод не оспаривает.

Роспатент правильно указал, что ближайшим аналогом промышленного образца по оспариваемому патенту является упаковка шампуня по патентному документу [1].

Как отметил в оспариваемом решении административный орган, решение внешнего вида изделия по патентному документу [1], выбранное в качестве ближайшего аналога, действительно представлено в разных ракурсах (представлена развертка упаковки и видны все ее стороны).

Согласно пункту 287 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 N 127, ближайший аналог может быть применим для отрицания оригинальности промышленного образца в том случае, если общее зрительное впечатление, производимое проверяемым промышленным образцом, совпадает с общим впечатлением, производимым самостоятельной частью внешнего вида - ближайшего аналога.

Такой самостоятельной частью ближайшего аналога по патентному документу [1] административный орган признал лицевую и одну боковую сторону упаковки, представленные далее. Выбор административного органа для сопоставления самостоятельной части внешнего вида ближайшего аналога заявителем также не оспаривается.

Упаковка для шампуня по оспариваемому патенту "" и упаковка шампуня по патентному документу [1] "" характеризуются следующими общими признаками: выполнением упаковки в виде коробки в форме вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда белого цвета; наличием на сторонах коробки шрифтовой графической информации, в том числе названия продукта; наличием окантовочной цветной полосы; наличием на лицевой стороне коробки горизонтально ориентированной прямоугольной цветной плашки с шрифтовой графикой белого цвета.

Между тем, административный орган указал, что упаковка по оспариваемому патенту отличается от упаковки, известной из патентного документа [1], в частности, тем, что:

- шрифтовая графика "" в промышленном образце по оспариваемому патенту размещена в верхней части упаковки, а окантовочная цветная полоса - "" в нижней. В промышленном образце по патентному документу [1] данные графические элементы размещены в одной части упаковки - в верхней "";

- горизонтально ориентированная прямоугольная цветная плашка с шрифтовой графикой белого цвета, размещенная в средней части лицевой стороны упаковки "", сверху и снизу ограничена шрифтовой графикой черного цвета. В промышленном образце по патентному документу [1] аналогичная плашка также размещена в средней части лицевой стороны упаковки "", однако сверху она ограничена другой, более крупной плашкой с шрифтовой графикой белого цвета, а снизу пятью горизонтальными полосами.

В связи с вышеизложенным административный орган пришел к выводу, что упаковка по оспариваемому патенту отличается от упаковки по патентному документу [1], в частности, композиционным построением графических элементов (в том числе и шрифтовой графики), размещенных на лицевой стороне упаковки, и пришел к выводу о том, что данные различия в композиционном построении обусловливают наличие у упаковки по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия.

Между тем, данные выводы административного органа являются необоснованными в силу следующего.

Согласно подпункту 8 пункта 34 Требований в части описания промышленного образца, касающейся словесного описания внешнего вида изделия, представленного на изображениях, признаками промышленного образца с выделением существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, определяющих его сущность, учитывается следующее:

промышленный образец характеризуется признаками, определяющими внешний вид изделия;

к признакам промышленного образца относятся, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов, линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия;

к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия и формируют зрительное впечатление, производимое промышленным образцом;

при описании существенных признаков приводятся ссылки на изображения внешнего вида изделия, а также на чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они имеются;

для описания используются такие словесные характеристики признаков, которые позволяют однозначно идентифицировать описанный признак с соответствующим визуально воспринимаемым признаком на изображениях изделия;

при описании существенных признаков промышленного образца не допускается выражение признака в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы его реализации;

при описании группы промышленных образцов, включающей решение внешнего вида набора (комплекта) как составного изделия и решение внешнего вида его части (изделия, входящего в состав набора, комплекта), отдельно описываются совокупности признаков, в том числе существенных, для каждого промышленного образца;

при описании промышленных образцов, относящихся к части внешнего вида изделия, раскрывают признаки, в том числе существенные, присущие части изделия, при этом описание изделия в целом не является обязательным.

Как указывает общество "ТВИНС Тэк" в поступившем в Суд по интеллектуальным правам заявлении, при определении существенности признаки могут быть разделены на существенные и несущественные по степени их влияния на формирование общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия, по принадлежности их к доминантным либо нюансным признакам.

Доминантными являются господствующие признаки; это элементы внешнего вида, явно выделяющиеся из признаков, образующих композицию, своим размером, формой, конфигурацией, образностью, тоном, цветом и другими свойствами.

Существенные признаки промышленного образца, как правило, являются доминантными и поэтому оставляют зрительное впечатление.

К нюансным признакам относятся признаки, недостаточно выразительные, зрительно мало различимые. Мысленное исключение или включение этих признаков в совокупность признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделием, поэтому, как правило, они признаются несущественными.

При этом необходимо иметь в виду, что доминирование признака, так же как и его существенность, не носит абсолютного характера.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 по делу N СИП-380/2018.

При этом мысленное исключение или включение признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, в совокупности существенных признаков промышленного образца не могут привести к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обусловливают творческий характер изделия.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2019 по делу N СИП-200/2018.

Кроме того, при оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде), и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 по делу N СИП-380/2018 и от 25.06.2020 по делу N СИП-844/2018.

Возможность проявления творческого начала дизайнерской работы непосредственно зависит от стоящей перед дизайнером задачи и от того, внешний вид какого изделия создается (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2020 по делу N СИП-844/2018).

Оценив промышленный образец по спорному патенту и изображение лицевой и боковой частей патента Российской Федерации N 84349 в соответствии с вышеприведенными правилами и подходами, Суд по интеллектуальным правам соглашается с позицией заявителя о том, что выделенные административным органом отличия хотя и просматриваются, но недостаточно выразительны, малоразличимы и не выделяются на общем фоне сторон упаковки, а, следовательно, не являются существенными, поскольку их исключение из совокупности существенных признаков внешнего вида изделия по спорному патенту не приводит к изменению общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида упаковки по источнику информации [1]. Кроме того, выявленные особенности не обусловлены творческим характером.

Наличие шрифтовой графики в промышленном образце по оспариваемом патенту в верхней части упаковки, а окантовочной - в нижней, тогда как в противопоставленном патентном документе они размещены в верхней части, не оказывает такого влияния, которое могло бы привести к возникновению разных общих впечатлений.

Горизонтально ориентированная прямоугольная цветная плашка с шрифтовой графикой белого цвета, размещенная в средней части лицевой стороны упаковки, сверху и снизу ограниченной шрифтовой графикой черного цвета (тогда как в противопоставленном патенте аналогичная плашка также размещена в средней части лицевой стороны упаковки, однако ограничена другой, более крупной плашкой с шрифтовой графикой белого цвета, а снизу пятью горизонтальными полосами), также является нюансным признаком, не влияющим на общее впечатление и не обладающее творческим характером.

Между тем, одинаковое зрительное впечатление на информированного потребителя сравниваемых изделий обусловлено тем, что указанные изделия характеризуются идентичной конструкцией упаковки в виде коробки на основе вытянутого прямоугольного параллелепипеда и пропорциями, сходным композиционным построением графических элементов на лицевой стороне, заключающимися в самом наличии окантовочной полосы, ее проработки в виде тонких полос, параллельных общему фону, прямоугольной плашки и шрифтового элемента из трех цифр "" и "", выполнением шрифтовой графики на прямоугольной плашке крупным шрифтом белого цвета.

Судебная коллегия также отмечает, что отличия изделия по спорному патенту от противопоставленного изделия, заключающиеся в выполнении в иной цветовой гамме, не свидетельствуют о творческом характере изменений, внесенных в изделие. Некоторые цвета являются близкими (белый, красный, светло-коричневый и темно-коричневый), при этом замена интенсивности цвета не свидетельствует о творческом характере.

Таким образом, судебная коллегия отмечает необоснованность вывода Роспатента в оспариваемом решении о том, что различия в композиционном построении обусловливают наличие у упаковки по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия.

Вывод административного органа о том, что общее впечатление, производимое совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделий по оспариваемому патенту, не совпадает с общим впечатлением, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1], на информированного потребителя, не основан на вышеприведенных правилах и подходах.

Доводы третьего лица о том, что визуальное сходство шрифтовых элементов из трех цифр не может считаться признаками, позволяющими создавать общее зрительное впечатление, поскольку, как указывает третье лицо, они относятся к неохраняемым элементам, судебной коллегией отклоняются, поскольку данные шрифтовые элементы, вопреки доводам третьего лица, участвуют в общем зрительном восприятии. На вопрос суда по данному поводу Роспатент также пояснил, что вышеуказанные шрифтовые элементы из трех цифр могут приниматься во внимание, однако без учета их семантического значения.

Относительно доводов третьего лица о том, что шрифтовые элементы из трех цифр, изображенных на обоих изделиях, являются самостоятельными средствами индивидуализации (товарными знаками), правовая охрана товарного знака третьего лица заявителем в установленном порядке не оспорена, в связи с чем ссылки заявителя на сходство данных шрифтовых элементов в сравниваемых изделиях является злоупотреблением правом, также судебной коллегией отклонятся.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Указание заявителя на сходство, по его мнению, шрифтовых элементов в сравниваемых промышленных образцах само по себе в отсутствие принятия мер по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знака третьего лица не может быть признано злоупотреблением правом.

Кроме того, в данном случае речь идет о разных объектах интеллектуальной собственности: промышленных образцах и товарных знаках. Доказательств, подтверждающих злоупотребление заявителем правом, в материалы дела не представлено.

Относительно доводов третьего лица о том, что промышленный образец по спорному патенту содержит ряд отличий (в том числе иное расположение шрифтовых элементов, цвета полос), судебная коллегия отмечает, что это не оказывает существенного влияния на общее впечатление, которое возникает при осмотре сравниваемых изделий.

Кроме того, отличия изделия по спорному патенту от противопоставленного изделия, заключающиеся лишь в его выполнении в иной цветовой гамме, как было указано выше, не свидетельствуют о творческом характере изменений, внесенных в изделие. Исключение при создании промышленного образца некоторых признаков, свойственных его аналогу, при сохранении доминантных признаков, не может свидетельствовать о появлении у такого промышленного образца оригинальности.

Судебная коллегия также считает необходимым отметить, что при установлении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" сравнительный анализ не может сводиться лишь к поиску отличий промышленного образца от его аналога, поскольку соответствующий анализ проводится при проверке соответствия условию патентоспособности "новизна".

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что выявленные административным органом отличия, являясь малозначительными, нюансными, не могут быть определяющими эстетические особенности внешнего вида изделия, на основе которых у информированного потребителя может возникнуть иное общее впечатление.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу N СИП-260/2018.

Доводы заявителя о том, что свобода дизайнера ограничена только формой упаковки и необходимостью наличия шрифтовой графики, в результате чего не было учтено, что сходство между сравниваемыми изделиями не обусловлено имеющимися ограничениями такой свободы, также принимаются судебной коллегией во внимание.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводами заявителя о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность".

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о несоответствии решения Роспатента от 29.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения общества "ТВИНС Тэк", поступившего 15.10.2019, требованиям пункта 3 статьи 1352 ГК РФ, нарушении прав и законных интересов заявителя, признании его недействительным с возложением на Роспатент обязанности, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, аннулировать патент на спорный промышленный образец.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "ТВИНС Тэк" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.09.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения общества "ТВИНС Тэк", против выдачи патента на промышленный образец, как несоответствующее пункту 3 статьи 1352 ГК РФ.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент Российской Федерации N 116097 на промышленный образец "Упаковка для шампуня".

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "ТВИНС Тэк" (ул. Промзона Технопарк, ул. Восточная, владение 18, стр. 1, пос. Горки Ленинские, Ленинский р-н, Московская обл., 142712, ОГРН 1027700066217) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев