Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2021 г. по делу N СИП-961/2020 Суд удовлетворил исковые требования и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено его фактическое использование в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2021 г. по делу N СИП-961/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 11 мая 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Ерина А.А., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица BYK USA Inc. (USA, 06492-4453, CT, Wallingford, South Cherry Street, 524) к обществу с ограниченной ответственностью "МОНБЛАН" (пр-т им. Ленина, д. 30, кв. 21, г. Волжский, Волгоградская обл., 404130, ОГРН 1103435005112) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 587339 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица BYK USA Inc. - Зуев В.Е. (по доверенности от 08.07.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо BYK USA Inc. (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МОНБЛАН" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 587339 в отношении товаров 1-го класса "бентонит; глина вспученная для гидропонных культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глина для использования в промышленных целях; глинозем; глицериды; растворы буровые; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; составы огнестойкие" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Отзыв ответчиком не представлен.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что судебные извещения направлялись ответчику по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), однако конверты неоднократно возвращались в суд с отметкой "истек срок хранения".

Кроме того, судебное разбирательство 16.03.2021 откладывалось для цели дополнительного извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства.

В соответствии с пунктами 2, 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила суд; копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила суд.

Как разъяснено в пункте 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица", юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя.

Поскольку в силу принципа диспозитивности стороны по своему усмотрению пользуются своими процессуальными правами, ответчик, надлежащим образом извещавшийся о судебном разбирательстве по известному суду адресу, указанному в ЕГРЮЛ, уклонился от получения судебного извещения, предпочел вместо защиты своих прав в суде неявку в судебное заседание, определения суда своевременно размещались в информационной системе "Картотека арбитражных дел", судебная коллегия пришла к выводу о его надлежащем извещении о начале процесса и возможности рассмотрении дела.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "CLAYTONE" по свидетельству Российской Федерации N 587339, зарегистрированного на имя ответчика с приоритетом от 30.04.2015 в отношении в том числе указанных товаров, для которых истец испрашивает досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров, и полагая, что он не используется правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 14.08.2020 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 13.11.2020).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В силу пункта 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что входит в группу компаний Altana Group, которая производит и поставляет в Российскую Федерацию инновационные специализированные химические продукты - бентонит, модифицированный солями четвертичных аммониевых оснований, маркированные обозначением "CLAYTONE", сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Истец является правообладателем товарного знака "CLAYTONE" по международной регистрации N 1357003, охраняемого в различных странах в отношении товаров 1-го класса МКТУ. В процессе испрашивания предоставления правовой охраны данному товарному знаку на территории Российской Федерации был получен предварительный отказ Роспатента от 20.02.2018, мотивированный наличием спорного товарного знака.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены распечатки страниц сайта группы компаний истца и иных сайтов с информацией о продукции истца, копия контракта от 01.03.2017, копии таможенных деклараций и счетов по контракту, фотографии товаров истца, товарные накладные.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают деятельность истца по поставке в Российскую Федерацию бентонита.

Исследуя вопрос об однородности бентонита, поставляемого истцом, товарам 1-го класса МКТУ спорного товарного знака, суд приходит к выводу об их однородности, поскольку бентонит, как следует из представленных истцом сведений, является производным (продуктом переработки) по отношению к товарам "глина вспученная для гидропонных культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глина для использования в промышленных целях; глинозем; глицериды, а также исходным компонентом (основой для получения) по отношению к товарам "растворы буровые; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; составы огнестойкие". При этом в числе товаров 1-го класса МКТУ спорного товарного знака указан и непосредственно бентонит.

Тождество используемого истцом обозначения, а также обозначения по указанной заявке спорному товарному знаку является очевидным.

Кроме того, тождество данных обозначений и однородность товаров не оспариваются лицами, участвующими в деле.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте спорное обозначение, совершил подготовительные действия для использования этого обозначения в отношении однородных товаров. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (14.08.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 14.08.2017 по 13.08.2020.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещавшийся своевременно и надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил, возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в отношении названных товаров, также как и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по данному основанию.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 587339 в отношении всех товаров 1-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в перечне свидетельства, вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МОНБЛАН" (ОГРН 1103435005112) в пользу иностранного лица BYK USA Inc. 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Ерин

Судья

С.П. Рогожин