Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2021 г. N С01-539/2021 по делу N СИП-422/2020 Оставив без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд исходил недоказанности административным органом наличия предусмотренных законом препятствий для предоставления правовой охраны на территории РФ спорному товарному знаку в связи с его способностью индивидуализировать товары в отношении которых он зарегистрирован

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2021 г. N С01-539/2021 по делу N СИП-422/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 мая 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Лапшиной И.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2021 по делу N СИП-422/2020

по заявлению иностранного лица Saule LLC (9630 Aero Drive San Diego CA 92123, United States of America) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.02.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Saule LLC - Петровская Е.В. (по доверенности от 09.01.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-673/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Saule LLC (далее - иностранное лицо) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 14.02.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708 и о возложении на административный орган обязанности предоставить иностранному лицу правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1322708.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2021 заявленные требования удовлетворены. Решение Роспатента от 18.02.2020 признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция), пунктов 1, 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На административный орган возложена обязанность предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

Не согласившись с принятым по настоящему делу решением суда первой инстанции, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствие изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить обжалуемый судебный акт и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором иностранное лицо выражает несогласие с правовой позицией заявителя кассационной жалобы, указывает на законность и на обоснованность принятого по настоящему делу решения, просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал приведенные в кассационной жалобе доводы, а также изложенную в ней просьбу отменить принятый по настоящему делу судебный акт и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель иностранного лица возражал против удовлетворения кассационной жалобы Роспатента, полагая, что обжалуемое решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Кроме того, в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель иностранного лица заявил о том, что кассационная жалоба подана административным органом с пропуском процессуального срока, в связи с чем производство по кассационной жалобе подлежит прекращению.

Проверив заявление иностранного лица о пропуске Роспатентом срока на подачу кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о его несостоятельности в силу следующего.

Резолютивная часть решения по делу N СИП-422/2020 объявлена судом первой инстанции 12.01.2021. Полный текст решения изготовлен 19.01.2021. Информация о принятом судебном акте размещена в информационной системе "Картотека арбитражных дел" 20.01.2021 в 16:19.

Кассационная жалоба на указанный судебный акт подана административным органом 19.03.2021 в 21:29 посредством электронной системы подачи документов "Мой арбитр".

В соответствии с частью 1 статьи 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В силу части 2 статьи 114 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока.

Рассмотрев в судебном заседании данное заявление иностранного лица, выслушав мнение представителя Роспатента, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что срок на подачу кассационной жалобы административным органом не пропущен, поскольку кассационная жалоба поступила в суд 19.03.2021 посредством электронной системы подачи документов "Мой арбитр", т.е. в последний день течения срока на подачу кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак "" по международной регистрации N 1322708 с датой конвенционного приоритета от 31.05.2016 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 04.08.2016 на имя иностранного лица в отношении указанных в перечне регистрации товаров 9-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Роспатента от 14.02.2018 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением, иностранное лицо обратилось в Роспатент с возражением, в котором оно просило административный орган учесть необходимость применения положений Парижской конвенции при разрешении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708, а также обстоятельства, которые, по его мнению, позволяют охарактеризовать заявленное обозначение в качестве обладающего отличительными признаками.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент пришел к выводу о недостаточности представленных иностранным лицом материалов для подтверждения факта приобретения заявленным знаком различительной способности в отношении товаров 9-го и 25-го классов МКТУ, а также обратил внимание на то, что вопрос об охраноспособности каждого конкретного обозначения рассматривается отдельно.

Таким образом, решением административного органа от 30.11.2018 было отказано в удовлетворении возражения иностранного лица, решение Роспатента от 14.02.2018 было оставлено в силе.

Не согласившись с указанным решением, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 по делу N СИП-153/2019 решение Роспатента от 30.11.2018 было признано недействительным, на административный орган была возложена обязанность повторно рассмотреть возражение заявителя от 13.06.2018.

При принятии такого решения Суд по интеллектуальным правам исходил из недостаточной обоснованности сделанного Роспатентом вывода о том, что факт предоставления иностранному лицу правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку "" по международной регистрации N 1215574 не подлежит учету в качестве обстоятельства, влияющего на разрешение вопроса об охраноспособности товарного знака "" по международной регистрации N 1322708.

Не согласившись с указанным решением, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-153/2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 было оставлено без изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с положенными судом первой инстанции в основу обжалуемого решения мотивами, указав на то, что выявленное судом обстоятельство, касающееся различных подходов административного органа к регистрации обозначений, отличающихся только цветовым исполнением, без какой-либо мотивировки столь существенного влияния таких отличий, является достаточным основанием для вывода о том, что Роспатентом были рассмотрены не все приведенные в возражении доводы и не были учтены все фактические обстоятельства дела.

При повторном рассмотрении возражения иностранного лица административный орган поддержал ранее сделанный им вывод об отсутствии в материалах административного дела достаточного количества доказательств, способных подтвердить факт приобретения товарным знаком по международной регистрации N 1322708 различительной способности на территории Российской Федерации в отношении товаров 9-го и 25-го классов МКТУ.

Кроме того, по результатам проведения сравнительного анализа товарного знака по международной регистрации N 1215574 и товарного знака по международной регистрации N 1322708 Роспатент заключил, что указанные обозначения имеют ряд существенных отличий, причем по сравнению с ранее зарегистрированным средством индивидуализации заявленный знак выполнен без каких-либо оригинальных графических решений, способных оказать существенное влияние на индивидуализирующую способность знака.

С учетом указанных обстоятельств решением Роспатента от 18.02.2020 было отказано в удовлетворении возражения иностранного лица, решение административного органа от 14.02.2018 было оставлено в силе.

Не согласившись с указанным решением, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам.

Суд первой инстанции счел недостаточно обоснованным вывод административного органа о влиянии цветового исполнения товарного знака по международной регистрации N 1215574 и товарного знака по международной регистрации N 1322708 на их различительную способность, а также пришел к выводу о том, что с учетом сходства комбинаций, которые представляют собой сравниваемые обозначения, признание Роспатентом наличия различительной способности у товарного знака по международной регистрации N 1215574 должно влечь вывод о наличии различительной способности и у обозначения по международной регистрации N 1322708.

При этом суд первой инстанции принял во внимание подтвержденные иностранным лицом обстоятельства фактического использования им спорного обозначения в своей коммерческой деятельности, с учетом чего пришел к выводу о способности товарного знака по международной регистрации N 1322708 индивидуализировать товары 9-го и 25-го классов МКТУ.

Таким образом, ввиду недоказанности административным органом наличия предусмотренных законом препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708 решением Суда по интеллектуальным правам решение Роспатента от 18.02.2020 было признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 6.quinquies Парижской конвенции, пунктов 1, 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

На Роспатент была возложена обязанность предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

Не согласившись с указанным решением, административный орган обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражений на решения об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку и по принятию решений по результатам рассмотрения такого возражения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент указывает на несоответствие фактическим обстоятельствам дела утверждения суда первой инстанции о том, что при принятии оспариваемого решения административный орган не привел мотивы, руководствуясь которыми он пришел к выводу о том, что цветовое решение товарного знака по международной регистрации N 1215574 существенным образом влияет на различительную способность заявленного обозначения. Как отмечает податель кассационной жалобы, соответствующие доводы были приведены Роспатентом в отзыве на заявление иностранного лица, однако при рассмотрении настоящего дела были оставлены судом первой инстанции без внимания.

Выражая несогласие с принятым по настоящему делу решением, административный орган также указывает, что наличие у заявителя исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 1215574 не может свидетельствовать о том, что спорный товарный знак по международной регистрации N 1322708 обладает различительной способностью на территории Российской Федерации. В подтверждение данной правовой позиции заявитель кассационной жалобы приводит ссылку на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2018 по делу N СИП-683/2017, в котором содержится правовая позиция о том, что сам по себе факт регистрации спорного обозначения в составе комбинированного товарного знака не может являться безусловным основанием для последующей регистрации этого обозначения отдельно (без включения других элементов) или в ином составе элементов, поскольку регистрация каждого обозначения производится с учетом конкретных обстоятельств административного дела.

Роспатент обращает внимание на то, что в возражении иностранного лица отсутствовал довод, согласно которому товарный знак по международной регистрации N 1322708 образует собой обладающую различительной способностью композицию из неохраняемых элементов. Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции о допущенном Роспатентом нарушении положений пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ свидетельствует о применении судом нормы материального права, которая в рассматриваемом случае не подлежала применению. Дополнительно административный орган отмечает, что в отзыве на заявление иностранного лица были приведены доводы, направленные на обоснование позиции о том, что элементы спорного товарного знака не образуют композицию, обладающую различительной способностью.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что на стадии рассмотрения возражения заинтересованное лицо не представило в материалы административного дела доказательств, свидетельствующих о его фактической деятельности, включая сведения об объемах поставок и о реализации товаров, маркированных товарным знаком по международной регистрации N 1322708 на территории Российской Федерации, а также сведения о затратах на рекламу и о степени информированности российских потребителей о маркированных указанным товарным знаком товарах заявителя. При этом, как полагает Роспатент, иностранное лицо не представило в материалы административного дела доказательств, свидетельствующих о том, что слоган заявителя "RIDE ONE HUNDRED PERCENT" также известен рядовому российскому потребителю. Таким образом, с точки зрения административного органа, в отсутствие соответствующих доказательств указанный заявителем слоган "RIDE ONE HUNDRED PERCENT" не может свидетельствовать о том, что товарный знак по международной регистрации N 1322708 обладает различительной способностью на территории Российской Федерации в отношении товаров 9-го и 25-го классов МКТУ.

С учетом совокупности изложенных обстоятельств Роспатент просит отменить обжалуемое решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Рассмотрев приведенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

Из материалов дела усматривается, что решение Роспатента от 18.02.2020 вынесено по вопросу о возможности предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

При этом податель возражения указывал, что обозначение по международной регистрации N 1322708 надлежащим образом зарегистрировано на имя иностранного лица в стране происхождения в качестве товарного знака - национальный товарный знак Соединенных Штатов Америки от 18.04.2017 N 5188151.

Пунктом 1 статьи 6 Парижской конвенции установлено общее правило, в соответствии с которым условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта "A" статьи 6.quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти страны могут до окончательного оформления регистрации потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, выданного компетентным учреждением. Никакой легализации такого свидетельства не требуется.

При этом пунктом "B" статьи 6.quinquies Парижской конвенции установлено, что товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность.

Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

В пункте "D" статьи 6.quinquies Парижской конвенции содержится специальное указание на то, что никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения.

Таким образом, положения пункта 1 статьи 6 Парижской конвенции являются общей нормой, определяющей применимое законодательство при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака на национальной фазе.

Вместе с тем статья 6.quinquies Парижской конвенции является специальной нормой, подлежащей применению в случае рассмотрения заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое уже зарегистрировано в стране происхождения. Указанная норма содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении правовой охраны такому товарному знаку.

Это не означает, что правовая охрана должна быть предоставлена каждому товарному знаку, надлежащим образом зарегистрированному в стране происхождения (пункт 2 части "B" статьи 6.quinquies Парижской конвенции), однако предусматривает необходимость соотнесения норм национального законодательства с теми основаниями для отказа в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку, зарегистрированному в стране происхождения, которые предусмотрены специальными нормами международного законодательства.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпункт 2 пункта "B" статьи 6.quinquies Парижской конвенции"

В Российской Федерации применяются требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, не допускающие регистрацию в качестве товарного знака обозначения, не обладающего различительной способностью.

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Наличие факта регистрации товарного знака в стране происхождения, как и в отдельных странах Союза, как уже указывалось, не является безусловным основанием для его регистрации в других странах Союза, поскольку условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством (пункт 1 статьи 6 Парижской конвенции).

Данный правовой подход соответствует правоприменительной практике (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2018 по делу N СИП-683/2017).

Вместе с тем статья 6.quinquies Парижской конвенции как специальная норма международного права, касающаяся возможности регистрации знаков, зарегистрированных в стране происхождения, приводит к сужению толкования положений статьи 1483 ГК РФ и к необходимости соотнесения норм национального законодательства с требованиями международного правового акта в части наличия исчерпывающего перечня оснований для отказа в регистрации таких товарных знаков.

Таким образом, при рассмотрении возражения иностранного лица, а также при проверке законности принятого административным органом решения Роспатент и суд первой инстанции правомерно учитывали вышеназванные положения норм международного права и применяли статью 1483 ГК РФ в пределах требований, установленных подпунктом 2 пунктом "B" статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Как следует из обжалуемого судебного акта и подтверждается материалами дела, при принятии решения от 18.02.2020 Роспатент исходил из вывода о недоказанности иностранным лицом факта приобретения заявленным на государственную регистрацию товарным знаком до даты его конвенционного приоритета различительной способности на территории Российской Федерации в отношении товаров 9-го и 25-го классов МКТУ, а также из вывода о том, что имеющиеся между заявленным товарным знаком по международной регистрации N 1322708 и ранее зарегистрированным на имя иностранного лица товарным знаком по международной регистрации N 1215574 отличия оказывают влияние на восприятие знаков потребителем с точки зрения их индивидуализирующей функции, что позволяет по-разному оценивать их на предмет соответствия требованиям законодательства.

С учетом данных обстоятельств административный орган пришел к заключению об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности в отношении указанных в перечне заявки товаров, в связи с чем отказал в его государственной регистрации в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, признавая решение Роспатента от 18.02.2020 недействительным, суд первой инстанции указал на то, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу при регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

При этом суд первой инстанции установил, что в рассматриваемом случае вывод Роспатента о наличии существенных отличий между заявленным обозначением по международной регистрации N 1322708 и ранее зарегистрированным на имя иностранного лица товарным знаком по международной регистрации N 1215574 был обусловлен исключительно обстоятельствами цветового исполнения сравниваемых обозначений. Между тем, как обоснованно отметил суд первой инстанции, административный орган не привел мотивы, указывающие на столь значительное влияние цветового исполнения комбинации элементов на индивидуализирующую функцию обозначений, при котором комбинация в целом при исполнении в красно-сине-белом варианте может быть признана охраняемой, а при изображении элементов на белом фоне не может быть квалифицирована в качестве подлежащей правовой охране. Соответствующие обстоятельства не были подтверждены Роспатентом и в ходе производства по настоящему делу в суде первой инстанции.

В отсутствие доказательств влияния цветового исполнения комбинаций на различительную способность обозначений по международным регистрациям N 1322708 и N 1215574, опираясь на вышеприведенный правовой подход, суд первой инстанции констатировал, что признание административным органом наличия различительной способности у обозначения по международной регистрации N 1215574 должно влечь вывод о наличии различительной способности и у обозначения по международной регистрации N 1322708.

При этом, учитывая положение пункта 1 части "С" статьи 6.quinquies Парижской конвенции (согласно которой, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака), суд первой инстанции обратил внимание на то, что при разрешении вопроса о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708 административный орган не принял во внимание основную концепцию бренда "RIDE ONE HUNDRED PERCENT" (варианты перевода с английского "кати на 100%", "кати в полную мощь", "кати на все 100"), в то время как исходя из данного слогана очевидно, что основное индивидуализирующее значение спорного обозначения заложено именно в обозначении 100%, а не в цветовом оформлении фона шестиугольника.

Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание на то, что на увеличение различительной способности обозначения по международной регистрации N 1322708, помимо прочего, влияет специфический характер товаров для мотокросса и для экстремального велоспорта, наличие у данных товаров особого круга потребителей, ограниченности предложения на рынке таких товаров. При этом суд первой инстанции счел документально неподтвержденными изложенные в оспариваемом решении аргументы Роспатента о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена знаку по международной регистрации N 1215574 в отношении товаров 25-го класса МКТУ с учетом представленных заявителем материалов об использовании этого обозначения.

Оценивая законность обжалуемого судебного акта с учетом приведенных доводов кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что, как верно установил суд первой инстанции, изложенный в оспариваемом решении вывод Роспатента об отсутствии различительной способности у обозначения по международной регистрации N 1322708 был мотивирован исключительно тем, что товарный знак по международной регистрации N 1215574 наряду с выполненными белым цветом элементами "100" и "%" включает в свой состав сочетание двух неправильных четырехугольников красного и синего цветов, соприкасающихся между собой длинными сторонами, в то время как спорное обозначение выполнено в черно-белом цвете в стандартном исполнении без каких-либо оригинальных графических решений. При этом в отзыве на заявление иностранного лица административный орган указал на то, что товарный знак по международной регистрации N 1322708 не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраняемых элементов, не образующих оригинальную композицию.

Таким образом, в решении Роспатента от 18.02.2020 содержится лишь простая констатация отличий в форме внешнего исполнения сравниваемых обозначений, однако отсутствуют какие-либо доводы, направленные на обоснование позиции о том, что именно в силу различий в характерных для этих обозначений цветовых сочетаниях их восприятие потребителями соответствующих товаров будет принципиально разным. При этом, вопреки соответствующему доводу кассационной жалобы, отзыв административного органа на заявление иностранного лица по настоящему делу не содержит какой-либо аргументации на этот счет: правовая позиция Роспатента сводится исключительно к обоснованию неоригинального характера элементов, из которых состоит обозначение по международной регистрации N 1322708.

Президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу наличие у заинтересованного лица исключительного права на товарный знак с более ранней датой приоритета само по себе не может служить основанием для государственной регистрации входящего в его состав обозначения в качестве самостоятельного товарного знака.

Вместе с тем, как правильно отметил суд первой инстанции в обжалуемом решении, органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и к действиям государства.

В рассматриваемом случае административный орган и суд первой инстанции установили, что иностранному лицу предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации товарного знака "" по международной регистрации N 1215574. С учетом идентичности исполнения части элементов ранее зарегистрированного и заявленного обозначений в своем возражении иностранное лицо ссылалось на данное обстоятельство как на имеющее правовое значение для разрешения вопроса об охраноспособности обозначения по международной регистрации N 1215574 и просило учесть его при принятии решения.

Принимая во внимание озвученные в судебном заседании пояснения представителя Роспатента, суд первой инстанции установил, что правовая охрана обозначению по международной регистрации N 1215574 была предоставлена в связи с тем, что данное обозначение признано комбинацией, обладающей различительной способностью (подпункт 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ).

Следовательно, как обоснованно заключил суд первой инстанции, с учетом факта более ранней регистрации товарного знака по международной регистрации N 1215574 Роспатенту надлежало проверить наличие у комбинации входящих в состав заявленного обозначения по международной регистрации N 1322708 элементов ("100" и "%", выполненных на белом фоне стандартным шрифтом, геометрической фигуры - шестиугольника) различительной способности, а также выяснить, составляет ли данное обозначение запоминающуюся композицию, имеющую столь же оригинальный художественный замысел, что и ранее зарегистрированное административным органом обозначение.

Между тем, как было отмечено ранее, при проведении такого анализа Роспатент ограничился лишь констатацией различий в цветовом исполнении названных обозначения по международной регистрации N 1322708 и товарного знака по международной регистрации N 1215574, не мотивировав вывод об их принципиально различном влиянии на способность потребителей идентифицировать каждое из сравниваемых обозначений в качестве происходящих из различных источников. При этом суд первой инстанции установил, что административным органом также не принят во внимание изложенный в возражении довод иностранного лица о концепции бренда "RIDE ONE HUNDRED PERCENT" (варианты перевода с английского "кати на 100%", "кати в полную мощь", "кати на все 100").

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на следующее.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-153/2019 (принятом в рамках рассмотрения Роспатентом настоящего возражения и обязательного для учета административным органом в силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) суд обратил внимание на необходимость 1) учитывать презумпцию наличия различительной способности у товарного знака по международной регистрации N 1215574, 2) правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена без дискламации отдельных элементов в отношении товаров, указанных в перечне регистрации.

В товарном знаке по международной регистрации N 1215574 элемент "100%" не дискламирован.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-153/2019 обращено внимание на то, что Роспатент вправе обосновать, чем спорный товарный знак отличается от товарного знака по международной регистрации N 1215574.

Административный орган в обоснование такого отличия сослался на различие в цвете обозначений указанных товарных знаков.

Суд первой инстанции признал цвет не влияющим на охраноспособность комбинаций в спорном товарном знаке и в товарном знаке по международной регистрации N 1215574.

Вместе с тем в данном случае учитывать надо не только комбинацию.

Цвет знака - это иной элемент по отношению к элементу "100%".

Президиум Суда по интеллектуальным правам в дополнение к выводу суда первой инстанции указывает на то, что наличие или отсутствие иного элемента на охраноспособность элемента "100%" не влияет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что положения подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ были применены судом первой инстанции с целью проверки довода Роспатента о том, что правовая охрана обозначению по международной регистрации N 1215574 была предоставлена в связи с тем, что данное обозначение признано комбинацией, обладающей различительной способностью, а также для проверки довода заявителя о наличии различительной способности (либо ее отсутствия) у спорного товарного знака. При этом суд первой инстанции исходил из необходимости обеспечения соблюдения принципа законных ожиданий и учитывал конкретные обстоятельства, при которых правовая охрана была предоставлена товарному знаку по международной регистрации N 1215574.

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии у спорного товарного знака различительной способности, были установлены судом первой инстанции в пределах имеющихся у него в силу закона полномочий по исследованию и по оценке представленных в материалы дела доказательств, в связи с чем с учетом положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы суда первой инстанции в указанной части не могут быть переоценены президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Таким образом, вопреки приведенному доводу кассационной жалобы, изложенная в обжалуемом судебном акте правовая позиция о необходимости учета факта государственной регистрации товарного знака по международной регистрации N 1215574 как обстоятельства, имеющего юридическое значение для разрешения вопроса о наличии оснований для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1322708, соответствует действующим нормам материального права и в полной мере учитывает сложившиеся в правоприменительной практике подходы к определению охраноспособности заявленных обозначений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что, как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, в своем возражении на решение Роспатента от 14.02.2018 иностранное лицо не ссылалось на факт приобретения заявленным обозначением по международной регистрации N 1322708 различительной способности на территории Российской Федерации в отношении указанных в заявленном перечне товаров до даты конвенционного приоритета.

Как подтвердил представитель иностранного лица в судебном заседании суда первой инстанции, дополнительные материалы в виде распечаток страниц различных сайтов в сети Интернет были представлены иностранным лицом не для подтверждения приобретения обозначением различительной способности, а с целью продемонстрировать, что обозначение принципиально способно индивидуализировать товар.

Таким образом, вопреки изложенным в решении Роспатента от 18.02.2020 и воспроизведенным в кассационной жалобе административного органа доводам о недоказанности иностранным лицом обстоятельств, являющихся в силу положений подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ основанием для государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, в рассматриваемом случае с учетом содержания и логической направленности доводов подателя возражения соответствующие обстоятельства не подлежали доказыванию в целом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в кассационной жалобе административного органа отсутствуют ссылки на доказательства, которые необоснованно не были бы исследованы и оценены судом первой инстанции и которые опровергают законность обжалуемого решения в целом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при рассмотрении заявления по настоящему делу судом первой инстанции были правильно применены нормы материального и процессуального права, верно определен круг обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что доводы кассационной жалобы Роспатента направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, которые получили надлежащую оценку суда. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, свидетельствуют о несогласии ее заявителя с правовой оценкой, которую дал суд первой инстанции доводам участвующих в деле лиц и доказательствам, представленным в материалы дела.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях против нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, вопрос о распределении судебных расходов по государственной пошлине, уплаченной административным органом при подаче кассационной жалобы, президиумом Суда по интеллектуальным правам не разрешается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2021 по делу N СИП-422/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

И.В. Лапшина