Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2021 г. по делу N СИП-565/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения на его решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, поскольку установлена однородность товаров, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения, и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2021 г. по делу N СИП-565/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 24 мая 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Евдокова Владимира Ивановича (Москва) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 06.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.10.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744495 в качестве товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (Velperweg 76, 6824 BM Arnhem Netherlands).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Евдокова Владимира Ивановича - Мещерякова М.А. (по доверенности от 16.06.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гаглоева В.П. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-666/41), Субботин А.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-901/41).

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Евдоков Владимир Иванович (далее - заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 06.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 23.10.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744495 в качестве товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (далее - иностранное лицо).

Как следует из материалов дела, 15.10.2018 Евдоков В.И. обратился в Роспатент с заявкой N 2018744495 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне заявки товаров 2-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам проведения государственной экспертизы заявленного обозначения был сделан вывод о его сходстве до степени смешения с:

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 155408 (приоритет от 07.02.1996), зарегистрированным в отношении товаров 2-го класса МКТУ;

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 516752 (приоритет от 30.03.2012), зарегистрированным в отношении товаров 2-го класса МКТУ;

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 256406 (приоритет от 08.02.2002), зарегистрированным в отношении товаров 2-го класса МКТУ;

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 456769 (приоритет от 23.08.2010), зарегистрированным в отношении товаров 2-го класса МКТУ.

Таким образом, решением Роспатента от 23.10.2019 было отказано в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744495 в качестве товарного знака.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, заявитель обратился в Роспатент с возражением, в обоснование которого указал на то, что административным органом была неправильно применена установленная законом методология оценки степени сходства сравниваемых обозначений, в связи с чем принятое по результатам проведения государственной экспертизы решение является незаконным.

По результатам рассмотрения возражения административный орган поддержал мотивы, положенные государственной экспертизой в основание первоначально принятого решения, и пришел к заключению о наличии сходства до степени смешения между спорным обозначением и противопоставленными товарными знаками. Решением Роспатента от 06.04.2020 было отказано в удовлетворении возражения заинтересованного лица.

Не согласившись с принятым решением административного органа, Евдоков В.И. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В обоснование своей правовой позиции заявитель указывает на то, что часть входящих в состав спорного и противопоставленных обозначений словесных элементов "HAMMER" в переводе с английского языка означает "молоток". Таким образом, словесные элементы сравниваемых обозначений "HAMMERTON" и "HAMMERIE" имеют описательное значение по отношению указанным в перечнях заявки и свидетельств товаров 2-го класса МКТУ, в связи с чем они не могут быть признаны сильными.

Заявитель отмечает, что вывод о степени сходства словесных элементов спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков в части количественного соотношения совпадающих и не совпадающих звуков не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, Евдоков В.И. обращает внимание на то, что словесный элемент заявленного обозначения при разбивке на форманты "HAMMER" и "TON" (в переводе с английского языка - "молоток" и "тонна") вызывает ассоциации о повышенной прочности индивидуализированных им товаров. Между тем словесный элемент противопоставленных товарных знаков при разбивке на форманты не воспринимается как имеющий какое-либо смысловое значение. С учетом данных обстоятельств заявитель указывает на необоснованность вывода Роспатента об отсутствии смыслового значения у словесных элементов спорного и противопоставленных обозначений и о невозможности их сравнения по семантическому признаку сходства.

Заявитель также отмечает, что в рассматриваемом случае противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 456769 выполнен в кириллице и строчными буквами, а словесные элементы товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 516752 и N 256406 выполнены отличным начертанием и шрифтом. Тем не менее данное обстоятельство не было учтено при принятии оспариваемого решения, что, по мнению Евдокова В.И., свидетельствует о поверхностном изучении Роспатентом доводов возражения и материалов административного дела.

Заявитель акцентирует внимание на том, что спорное обозначение является комбинированным, и, несмотря на доминирующую роль словесного элемента, изобразительные элементы обозначения обладают высокой степенью оригинальности и также несут индивидуализирующую функцию, способствуя созданию общего зрительного впечатления, совершенно отличного от противопоставленных товарных знаков. Тем не менее данное обстоятельство было оставлено административным органом без какой-либо оценки, что, как полагает Евдоков В.И., не соответствует условию ассоциирования одного обозначения с другим в целом как основному критерию их сходства до степени смешения.

В заявлении Евдоков В.И. приводит перечень указанных в заявке N 2018744495 товаров 2-го класса МКТУ, которые, по его мнению, не являются однородными товарам, индивидуализируемым противопоставленными товарными знаками. При этом заявитель исходит из того, что круг потребителей, места сбыта, состав, назначение и применение таких товаров являются разными.

По мнению Евдокова В.И., совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует о незаконности принятого Роспатентом решения и является основанием для признания его недействительным и для возложения на административный орган обязанности повторно рассмотреть ранее поданное возражение.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором Роспатент выразил несогласие с правовой позицией заявителя и настаивал на законности оспариваемого ненормативного правового акта.

Так, административный орган отмечает, что при обращении в Роспатент с возражением Евдоков В.И. не доказал наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение по заявке N 2018744495 как указывающее на характеристику повышенной прочности товаров 2-го класса МКТУ, маркированных таким обозначением. Дополнительно Роспатент обращает внимание на то, что при обращении в административный орган с заявкой на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака заявитель прямо указал на его фантазийный характер по отношению к указанным в заявке товарам. По мнению Роспатента, изложенные обстоятельства подтверждают невозможность проведения анализа степени сходства сильных элементов сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства.

Административный орган указывает на то, что при визуальном восприятии обозначения по заявке N 2018744495 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 155408, N 516752, N 256406, N 456769 создается сходное общее зрительное впечатление. Таким образом, как полагает Роспатент, сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом.

С учетом данных обстоятельств административный орган просит отказать в удовлетворении заявленных по настоящему делу требований.

От иностранного лица отзыв на заявление Евдокова В.И. в Суд по интеллектуальным правам не поступал. При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Частью 5 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 28 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", порядок направления находящемуся (проживающему) вне пределов Российской Федерации иностранному лицу извещений о судебном разбирательстве и иных судебных документов может регулироваться в зависимости от того, в каком государстве находится (проживает) иностранное лицо, в частности, международными двусторонними договорами Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой помощи, Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 года) (далее - Гаагская конвенция).

Арбитражный суд при оказании международной правовой помощи применяет международный договор, устанавливающий механизм взаимодействия компетентных органов государств, обеспечивающий наиболее быстрое и менее формализованное взаимодействие таких органов, как направленный на более быстрое восстановление нарушенных (оспоренных) прав.

В рассматриваемом случае третье лицо является юридическим лицом, зарегистрированным на территории г. Арнем (Нидерланды). При этом Нидерланды являются государством-участником Гаагской конвенции. В связи с этим суд предпринял попытку извещения иностранного лица по правилам, предусмотренным Гаагской конвенцией 1965 года.

Так, суд предпринял попытку известить третье лицо через компетентный орган Нидерландов - De Officier van Justitie, направив в его адрес 21.10.2020 надлежащим образом оформленную корреспонденцию, включающую определение Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 о назначении судебного разбирательства по делу, о привлечении к участию в деле третьего лица и о судебном поручении с его переводом на голландский язык, а также запрос о вручении копии судебного акта с его переводом на голландский язык.

В адрес Суда по интеллектуальным правам 14.12.2020 поступило письмо компетентного органа Нидерландов, в котором сообщается о принятии судебного поручения к исполнению и о присвоении соответствующему запросу индивидуального номера.

В адрес Суда по интеллектуальным правам 03.02.2021 поступило письмо компетентного органа Нидерландов, в котором сообщается о необходимости внесения оплаты за оказание услуги по извещению иностранного лица, находящегося на территории Нидерландов.

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что в силу статьи пункта "a" статьи 10 Гаагской конвенции если запрашиваемое государство не заявляет возражений, то Конвенция не создает препятствий для возможности свободно посылать судебные документы почтой непосредственно лицам, находящимся за границей.

Поскольку при присоединении к Гаагской конвенции Нидерланды не сделали оговорки о неприменении порядка извещения, предусмотренного пунктом "a" статьи 10 Конвенции, суд приходит к выводу о том, что уведомления о месте и времени рассмотрения дела могут направляться непосредственно по юридическому адресу лица.

С учетом изложенного 25.11.2020 копии определения Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 о назначении судебного разбирательства по делу, о привлечении к участию в деле третьего лица и о судебном поручении с его переводом на голландский язык были направлены третьему лицу по юридическому адресу, указанному в имеющемся в материалах дела отчете об информационном поиске (т. 1, л.д. 133-134).

Согласно сведениям с официального сайта акционерного общества "Почта России" указанные документы были вручены иностранному лицу 10.12.2020.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, коллегия судей приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры по извещению третьего лица о настоящем судебном разбирательстве.

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции 1965 года суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 Гаагской конвенции.

Частью 2 статьи 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в настоящей Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Принимая во внимание то, что на дату проведения настоящего судебного заседания (19.05.2021) с момента направления судебной корреспонденции в адрес компетентного органа Нидерландов (21.10.2020) истек предусмотренный Гаагской конвенцией шестимесячный срок, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для рассмотрения настоящего дела по существу заявленных требований.

Информация и текст определений о принятии искового заявления к производству суда, об отложении предварительных судебных заседаний и о назначении дела к судебному разбирательству своевременно размещены в картотеке арбитражных дел на официальном сайте http://kad.arbitr.ru/.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и о возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что иностранное лицо, надлежащим образом извещенное о начавшемся судебном процессе по настоящему делу, имело достаточное количество времени для подготовки своей правовой позиции по делу и для представления ее суду и лицам, участвующим в деле, в порядке, установленном ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель Евдокова В.И. поддержал заявленные требования, просил признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным и возложить на административный орган обязанность повторно рассмотреть возражение заинтересованного лица.

В судебном заседании представители Роспатента возражали против заявленных требований и просили оставить их без удовлетворения по основаниям, изложенным в отзыве на заявление Евдокова В.И.

Иностранное лицо явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для проведения судебного заседания в его отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок Евдоковым В.И. соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение административного органа об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака входит в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2018744495 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака (15.10.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

На основании пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься обычными потребителями соответствующих товаров в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, применяются, в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что при принятии оспариваемого решения административный орган установил следующее.

Заявленное обозначение "" является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде темно-красного квадрата, внутри которого расположен красный прямоугольник, на фоне которых расположена белая буква "H" и словесный элемент "HAMMERTON", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в красном, темно-красном, белом, черном цветовом сочетании для товаров 2-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" является комбинированным, представляет собой синий квадрат, на фоне которого изображена фигурная рамка золотого цвета, сверху расположен словесный элемент "HAMMERRITE", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы "ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА" и "8 ЛЕТ ЗАЩИТЫ", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" является комбинированным, представляет собой серый прямоугольник, на фоне которого изображена фигурная рамка белого цвета, сверху расположен словесный элемент "HAMMERRITE", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы "LONG LASTING PROTECTION", выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ.

При оценке степени сходства заявленного и противопоставленных обозначений Роспатент отметил, что несмотря на комбинированный характер товарных знаков "" и "", доминирующее положение в их составе занимает сильный словесный элемент "HAMMERITE", на котором акцентируется внимание потребителя. С учетом данного обстоятельства дальнейший сравнительный анализ спорного и противопоставленного обозначений осуществлялся административным органом на основании оценки степени сходства входящих в них доминирующих словесных элементов.

Так, Роспатент отметил, что заявленное обозначение прочитывается как [Х А М Е Р Т О Н], а противопоставленные товарные знаки имеют произношение [Х А М Е Р А Й Т]. В связи с этим административный орган указал на тождество звучания начальных частей сравниваемых обозначений и на отличие звучания их конечных частей, при этом отметив, что "7 из 9 букв имеют тождественное звучание".

Административный орган счел невозможным провести анализ сходства сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства ввиду того что у них отсутствует словарное значение.

Вместе с тем Роспатент отметил, что графически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков создают сходное зрительное впечатление за счет выполнения их заглавными буквами латинского алфавита и совпадения начертания большинства букв (H, A, M, E, R, T).

С учетом данных обстоятельств административный орган заключил, что наличие сходных словесных элементов "HAMMERTON" / "HAMMERITE" / "Хаммерайт" приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом, в связи с чем подтвердил обоснованность вывода государственной экспертизы о наличии сходства между сравниваемыми обозначениями.

Оценивая законность выводов Роспатента в указанной части, судебная коллегия отмечает, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Таким образом, без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Принимая во внимание то, что словесные элементы "HAMMERTON", "HAMMERITE" и "Хаммерайт" являются единственными словесными элементами в составе обозначения по заявке N 2018744495 и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 155408, N 456769, а также учитывая особенности графического исполнения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 516752 и N 256406, связанные с помещением словесного элемента "HAMMERITE" в фигурную рамку в верхней части стилизованного изображения герба, судебная коллегия приходит к заключению о том, что перечисленные словесные элементы в составе сравниваемых обозначений являются сильными.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного среднего российского потребителя.

Между тем, как следует из материалов административного дела, обращаясь в Роспатент с возражением, Евдоков В.И. не привел доказательств, свидетельствующих о том, что средний российский потребитель действительно осознает смысловое значение иностранного слова "hammer" и воспринимает словесный элемент "HAMMERTON" как характеризующий повышенную прочность указанных в перечне заявки товаров, то есть как имеющий описательный по отношению к ним характер.

При этом субъективного мнения подателя заявки на государственную регистрацию товарного знака недостаточно для того, чтобы признать, что в конкретном буквосочетании потребители видят конкретное смысловое значение (соответствующее мнение или должно быть подтверждено доказательствами, или должно быть общеизвестным фактом). Аналогичная правовая позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 по делу N СИП-858/2019.

Более того, суд соглашается с доводом административного органа о том, что в Приложении 1 к заявке N 2018744495 сам заявитель указал на фантазийный для заявленных товаров характер словесного элемента "HAMMERTON". Отказ заявителя от этой правовой позиции на стадии оспаривания заключения государственной экспертизы и решения Роспатента расценивается судебной коллегией как отступление от общеправового принципа эстоппель.

Таким образом, указанный доводы Евдокова Е.В. отклоняется Судом по интеллектуальным правам как противоречивый и не соответствующий фактическим обстоятельствам дела.

В связи с изложенным судебная коллегия находит обоснованным сделанный в оспариваемом решении вывод Роспатента о том, что в рассматриваемом случае при оценке степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков необходимо исходить из степени сходства словесных элементов "HAMMERTON", "HAMMERITE" и "Хаммерайт".

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что сравниваемые словесные элементы характеризуются тождеством звучания их начальных частей, произносимых как [ХА-МЕР], и различием звучания их конечных частей, произносимых как [ТОН] и [РАЙТ]. Вместе с тем с учетом начального положения совпадающих слогов, а также превышения количества совпадающих слогов (2) над количеством слогов, звучание которых является различным (1), судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых словесных элементов по фонетическому признаку.

При этом суд отмечает, что нашедшее отражение в оспариваемом ненормативном правовом акте некорректное указание на количество букв, взаимно совпадающих и не совпадающих в составе сильных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, не исключает правильности общего вывода административного органа об их сходстве по фонетическому признаку.

Судебная коллегия принимает во внимание то, что словесный элемент "HAMMERTON" в составе заявленного обозначения выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент "HAMMERITE" в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 155408 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент "Хаммерайт" в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 456769 выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета. Словесный элемент "HAMMERITE" в составе противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 516752 и N 256406 выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета и расположены дугообразно.

Суд отмечает, что словесные элементы "HAMMERTON" / "HAMMERITE" характеризуются тождеством их начальных частей. Являясь прямой транслитерацией друг друга, словесные элементы "HAMMERTON" / "Хаммерайт" характеризуются высокой степенью сходства их начальных частей. При этом имеющиеся различия в написании конечных частей сравниваемых словесных элементов, а также особенности их графического исполнения не оказывают существенного влияния на их восприятие потребителем и, таким образом, не исключают вывод об их сходстве.

Как было отмечено ранее, обращаясь в Роспатент с возражением, в обоснование своей правовой позиции заявитель не привел обстоятельства, указывающие на то, что сильные словесные элементы заявленного обозначения и (или) противопоставленных товарных знаков имеют для среднего российского потребителя какое-либо смысловое значение применительно к индивидуализируемым ими товарам 2-го класса МКТУ.

При этом на этапе подачи заявки Евдоков В.И. лично признавал отсутствие смыслового значения у словесного элемента "HAMMERTON". Кроме того, в поданном по настоящему делу заявлении Евдоков В.И. пояснил: "Словесный же элемент противопоставленных товарных знаков при разбивке на форманты не имеет логического значения".

Ввиду изложенного судебная коллегия не усматривает оснований не согласиться с выводом административного органа об отсутствии смыслового значения у сильных словесных элементов заявленного обозначения и у противопоставленных товарных знаков, в связи с чем соглашается с заключением о том, что в рассматриваемом случае проведение анализа сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства не представляется возможным.

Таким образом, с учетом корректно установленного Роспатентом и подтвержденного судом факта сходства сильных словесных элементов обозначения по заявке N 2018744495 и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 155408, N 516752, N 256406 и N 456769 по фонетическому и графическому признакам, а также принимая во внимание сложившийся в правоприменительной практике методологический подход к оценке степени сходства сравниваемых обозначений на основании сходства их сильных элементов, Суд по интеллектуальным правам находит обоснованным общий вывод административного органа о сходстве спорного и противопоставленных обозначений.

Оценивая законность оспариваемого решения в части выводов Роспатента о степени однородности товаров, в отношении которых подана заявка N 2018744495, и товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, судебная коллегия учитывает следующее.

При рассмотрении возражения заинтересованного лица административный орган учел, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 2-го класса МКТУ "аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; картриджи заполненные для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи заполненные пищевой краской для принтеров; копал [смола растительная]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель]; чернила пищевые; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]".

Товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 155408 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ "краски, политуры, лаки, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, покрытия лакокрасочные, покрытия (краски) для гудронированного картона, покрытия (краски) для древесины, покрытия защитные для рам, шасси транспортных средств, грунтовки".

Товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516752 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ "краски, олифы, лаки; сиккативы, в том числе закрепляющие сиккативы, разбавители, красители, красящие вещества, все перечисленное, предназначенное для использования в качестве добавок к краскам, олифам или лакам; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; средства грунтовочные (в виде красок); мастики; перемещаемые заплатки из краски, лаков или олиф".

Товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 256406 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ "краски, олифы, политуры и лаки; покрытия, составы для покрытия; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения".

Товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 456769 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 2-го класса МКТУ "краски, олифы, лаки; разбавители, красящие вещества, красители в качестве добавок для красок, олиф или лаков; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; грунтующие составы (в виде красок); морилки, протравы для древесины".

По результатам сопоставительного анализа приведенных перечней товаров Роспатент пришел к выводу том, что они являются однородными, поскольку полностью совпадают или соотносятся между собой как род-вид (краски, красящие вещества, олифы, протравы, защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения), имеют одинаковые назначение (декоративное применение, защита и предохранение поверхностей от коррозии и разрушения), каналы сбыта (строительные магазины и рынки) и круг потребителей.

При этом административный орган отметил, что заголовки классов охватывают правовую охрану более широкого перечня относящихся к той или иной области товаров, нежели конкретизированный перечень. С учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков однородность товаров анализируется более строго, поскольку при реализации указанных товаров у потребителей может возникнуть представление о принадлежности указанных однородных товаров одному производителю, что может привести к их смешению в гражданском обороте.

Выражая несогласие с выводами Роспатента в указанной части, Евдоков В.И. указывает на то, что перечень поименованных в заявке N 2018744495 товаров 2-го класса МКТУ включает ряд позиций, имеющих иные, по сравнению с индивидуализируемыми противопоставленными товарными знаками, назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

В качестве таковых заявитель выделяет товарные позиции "бумага для окрашивания пасхальных яиц; гуммигут для живописи; карамель [пищевой краситель]; картриджи заполненные для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи заполненные пищевой краской для принтеров; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители пищевые; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски масляные для творчества; краски типографские; краски типографские для клиширования; куркума [краситель]; пасты типографские [чернила]; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; протравы для кожи; сажа [краситель]; солод карамелизированный [пищевой краситель]; темпера; чернила пищевые; шафран [краситель]".

Оценивая законность оспариваемого ненормативного правового акта в изложенной части с учетом доводов заявителя, судебная коллегия принимает во внимание то, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу факт вхождения товаров и услуг в один и тот же класс МКТУ сам по себе не может являться основанием для вывода об их однородности. В связи с этим правовой мотив административного органа о возможности учета названия класса товаров как обстоятельства, неопровержимо свидетельствующего о взаимной однородности всех входящих в него товарных позиций, сам по себе не может быть признан корректным.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в рассматриваемом случае противопоставленные средства индивидуализации зарегистрированы в том числе в отношении таких товаров 2-го класса МКТУ, как "краски; красители; красящие вещества". При этом названные товарные позиции фактически включают в себя широкий перечень товаров, а именно красящие вещества различного назначения, применимые в различных областях человеческой деятельности, а следовательно, они соотносятся с поименованными в перечне заявки N 2018744495 товарами как род и вид, а также имеют совпадающие с ними круг потребителей и рынок сбыта.

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с заключением Роспатента об однородности товаров 2-го класса МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и не усматривает оснований для его переоценки.

Принимая во внимание факт сходства сравниваемых обозначений, основанного на сходстве входящих в них сильных элементов по фонетическому и графическому признакам, а также учитывая однородность указанных в перечне спорной заявки и поименованных в свидетельствах на противопоставленные средства индивидуализации товаров 2-го класса МКТУ, Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом административного органа о наличии вероятности их смешения в глазах потребителей при использовании в гражданском обороте.

Доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 06.04.2020 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для признания недействительным решения Роспатента от 06.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 23.10.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744495 в качестве товарного знака.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование Евдокова В.И. о признании решения Роспатента от 06.04.2020 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Согласно статье 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

В силу подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда об отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов - 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными для физических лиц - 300 рублей.

Поскольку при подаче кассационной жалобы по настоящему делу Евдоковым В.И. государственная пошлина фактически уплачена в размере 3 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 700 рублей подлежит возврату этому лицу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Евдокова Владимира Ивановича оставить без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Евдокову Владимиру Ивановичу (Москва, ОГРНИП 311774626600680) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину за подачу кассационной жалобы в сумме 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, перечисленную по платежному поручению от 30.06.2020 (операция N 475). На возврат государственной пошлины выдать справку.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.И. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур