Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2021 г. по делу N СИП-101/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с низкой степенью сходства сравниваемых обозначений

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2021 г. по делу N СИП-101/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 31 мая 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Цзинь Хуа (г. Новосибирск, ОГРНИП 319547600106368) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.10.2020 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2019720769 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "рубашки мужские".

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Цзинь Хуа - Давыдова К.П. (по доверенности от 16.03.2021, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Цзинь Хуа (далее - заявитель, предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.10.2020 и об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак по заявке N 2019720769 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "рубашки мужские".

Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2021 в удовлетворении ходатайства Роспатента о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Левел" (далее - общество "Левел") отказано, поскольку то обстоятельство, что оно является правообладателем противопоставленного товарного знака, не является основанием для его привлечения к участию в деле согласно статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование заявленных требований предприниматель указывает на отсутствие сходства до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 750514 "BAGGINI".

Заявитель полагает, что сравниваемые товары не являются однородными.

Так, предприятие заявителя специализируется на производстве и продаже таких товаров, как мужские рубашки, костюмы, галстуки.

Противопоставленный товарный знак "BAGGINI" по свидетельству Российской Федерации N 750514 (дата приоритета - 05.04.2019) зарегистрирован для товаров 18-го класса МКТУ "сумки; рюкзаки; кошельки; ремни" и только для одного вида товаров 25-го класса МКТУ "перчатки".

Правообладатель противопоставленного товарного знака специализируется на изделиях из кожи, тогда как заявитель использует различные ткани, в том числе, вельвет, хлопок. По мнению заявителя, благодаря такой специализации общества "Левел" у потребителя сформировалась устойчивая ассоциация бренда "BAGGINI" с аксессуарами.

Заявитель также отмечает, что кожаные перчатки являются сезонным товаром, тогда как рубашки актуальны в любое время года.

При выборе нужного товара (перчаток или рубашек) покупатели бывают особенно внимательны, поскольку выбор основывается на индивидуальности человека. Важным для них будут многие характеристики: цвет, дизайн, цена, материал, производитель и т.д.

Возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров исключается также в связи с тем обстоятельством, что товар "перчатки" и товар "мужские рубашки" всегда находятся в разных отделах магазина (или даже в разных магазинах), на различных полках, с различным оформлением. Если же речь идет об интернет-магазине, то это будут совершенно далекие друг от друга разделы.

Заявитель также обращает внимание на то, что включение товаров в один и тот же класс не означает, что они являются однородными (например, рубрика 31-го класса МКТУ "живые животные" и рубрика "цветы" не являются однородными). Конкретизация в 25-м классе МКТУ товаров, охватываемых общим понятием "одежда", может рассматриваться как подтверждение того, что даже эти товары для потребителей и их изготовителей не являются однородными.

По мнению заявителя, тот факт, что заявка на регистрацию противопоставленного товарного знака подана 05.04.2019, то есть лишь на 25 дней раньше заявки, поданной предпринимателем (30.04.2019), логичным является вывод о том, что обозначение "BAGGINI" не могло обрести необходимую известность и популярность у потребителя за столь непродолжительный период.

Предприниматель полагает, что Роспатент не доказал широкую известность противопоставленного товарного знака или приобретение данным обозначением особой узнаваемости, чтобы можно было говорить о возможном введении потребителей в заблуждение.

Как считает заявитель, несмотря на то, что административный орган не связан своими предыдущими решениями, необходимо соблюдение принципа равенства всех перед законом. Указанный принцип предусматривает запрет на неравное обращение с лицами, находящимися в одинаковых условиях, без объективного и разумного оправдания. В этой связи, при оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях.

Заявитель полагает, что Роспатентом не было доказано, что противопоставленный товарный знак является широко известным или приобретшим широкую узнаваемость, чтобы делать вывод о возможности введении потребителей в заблуждение.

Учитывая, что противопоставленные обозначения используются для разных видов товаров, с разными потребительскими свойствами и функциональным назначением, изготовлены из разных материалов, а также отсутствие взаимодополняемости и взаимозаменяемости товаров и невозможность введения потребителя в заблуждение, предприниматель полагает, что товар "перчатки" и товар "рубашки мужские", не являются однородными.

Предприниматель полагает также, что сравниваемые обозначения имеют существенные фонетические, семантические и графические различия.

Слово "BAGIN" произносится как [бэгин] и заканчивается на согласную букву, ударение падает на первый слог. Данное слово можно перевести с английского bag in - "класть, складывать во что-то".

"BAGGINI" заканчивается на гласную букву, ударение падает на второй слог. "BAGIN" состоит из 5 букв, 2 слогов, "BAGGINI", в свою очередь, - из 7 букв, 3 слогов и звучит более продолжительно.

Слово "BAGGINI" произносится на итальянский манер [баджини]. Двойная буква "GG" способствует усилению звука [дж]. В итальянском языке существительные мужского рода оканчиваются на суффикс -ino. Во множественном числе данный суффикс превращается в -ini.

Таким образом, звучание обозначений абсолютно различно и вызывает различные ассоциации у потребителей: "BAGIN" - с английским языком, "BAGGINI" - с итальянским.

Использование суффикса -ini для названия бренда зачастую является так называемым акцентом на итальянском происхождении товаров, услуг или же на каком-либо отношении к Италии.

С учетом изложенного предприниматель считает, что обозначения не являются сходными до степени смешения, потребители не могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров.

Заявитель отмечает также, что его обозначение приобрело различительную способность ввиду его продолжительного использования (более пяти лет) для маркировки товара "мужские рубашки", что подтверждается оставленными отзывами о товарах предпринимателя на сайте https:/7otzovik.com/ievie/nibashka diva malchika bagin/, которые датируются 2016 - 2017 гг.

Таким образом, предприниматель считает, что сходство до степени смешения у заявленного обозначения и зарегистрированного товарного знака отсутствует, и, следовательно, полностью исключается возможность введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности этих товаров одному производителю и не приведет к их дезориентации. А учитывая неоднородность товаров в противопоставленном товарном знаке и заявке N 2019720769, риск смешения полностью отсутствует.

Роспатент в отзыве, поступившем в Суд по интеллектуальным правам 19.05.2021, сослался на законность и обоснованность содержащихся в оспариваемом ненормативном правовом акте выводов и просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании, состоявшемся 26.05.2021, представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение "" по заявке N 2019720769, поданной 30.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25-го класса МКТУ "апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты".

Впоследствии в ответ на уведомление N 2019720769/50 (W19016160) заявитель сократил перечень заявленных на регистрацию товаров 25-го класса МКТУ до следующих рубрик: "брюки; жилеты; костюмы; рубашки; галстуки; пуловеры; свитера; футболки".

Роспатентом 24.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019720769 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 750514 (дата приоритета - 05.04.2019), зарегистрированным на имя общества "Левел" в отношении однородных товаров 25-го класса МКТУ.

В Роспатент 20.08.2020 поступило возражение предпринимателя, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями "рубашки мужские";

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными, так как отличаются фонетически;

- товары 25-го класса МКТУ "перчатки [одежда]", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), не однородны товарам уточненного перечня, поскольку относятся к разным видам товаров, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, обладают разными потребительскими свойствами и функциональным назначением и, следовательно, не являются однородными;

- кроме того, заявитель приводит судебную практику, согласно которой при оценке однородности сопоставляемых товаров следует учитывать наличие известности противопоставленных знаков, например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2015 по делу N СИП-696/2014 - [1]. Поскольку противопоставленный товарный знак не приобрел широкую известность, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному лицу.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2019720769 в отношении уточненного перечня товаров 25-го класса МКТУ, указанного выше.

По результатам рассмотрения возражения и проведенного сравнительного анализа заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака административный орган пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначения и противопоставленного товарного знака ввиду совпадения первых пяти звуков [BAGIN] - [BAGGIN]. При этом коллегия палаты по патентным спорам отметила, что удвоение букв в противопоставленном знаке при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [G]. Слова различаются одной буквой "I", расположенной в конце слова "BAGGINI".

Роспатент указал также, что данные фонетические совпадения сравниваемых обозначений усиливаются их визуальным сходством, обусловленным тем, что слова начинаются тождественным буквенным составом, выполнены стандартным шрифтом, буквами одного алфавита.

В оспариваемом решении от 30.10.2020 административный орган пришел к выводу, что отсутствие лексических значений у сравниваемых обозначений не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства.

В связи с вышеизложенным, как указано в оспариваемом решении, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Роспатент указал на однородность товаров 25-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по заявке предпринимателя, и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку рубрики относятся к одному роду товаров "одежда", имеют одно назначение (обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды), один рынок сбыта (оптовая и розничная сеть) имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом, в связи с чем сравниваемые обозначения будут смешиваться в гражданском обороте.

Административный орган также принял во внимание, что сопоставляемые товары представляют собой товары широкого потребления, невысокой стоимости, в отношении которых опасность смешения более высока.

На основании изложенного Роспатент констатировал сходство до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров, в связи с чем отказал в удовлетворении возражения, решение административного органа от 24.04.2020 оставил в силе.

Не согласившись с вынесенным решением Роспатента от 30.10.2020, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании его недействительным.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, заслушав пояснения представителей заявителя и Роспатента, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Основанием для принятия судом решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 6/8).

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявления в суд предпринимателем соблюден, данное обстоятельство Роспатентом не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, заявителем не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака N 2019720769 (30.04.2019) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил N 482 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, от 23.09.2015 при выявлении сходства до степени смешения обозначений с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их целей), наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

Разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления N 10, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента относительно сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака в силу следующего.

Так, на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 2019720769 заявлено словесное обозначение "", выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товара 25-го класса МКТУ "рубашки мужские".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 750514 представляет собой словесное обозначение "", выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров:

18-го класса МКТУ "сумки; рюкзаки; кошельки; ремни";

25-го класса МКТУ "перчатки [одежда]".

Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте правильно указал, что ввиду совпадения первых пяти звуков [BAGIN] - [BAGGIN], а также за счет того, что удвоение букв в противопоставленном знаке при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [G], слова различаются одной буквой "I", расположенной в конце слова "BAGGINI", сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому критерию.

Роспатент также верно обратил внимание на усиление визуального сходства сравниваемых обозначений, обусловленное тождественным буквенным составом, с которого начинаются слова, выполнение данных обозначений стандартным шрифтом, буквами одного алфавита.

В части семантического признака сходства административный орган верно указал, что отсутствие лексических значений у сравниваемых обозначений не позволяет их оценить по данному критерию.

Судебная коллегия, оценив самостоятельно сравниваемые обозначение и противопоставленный товарный знак, приходит к выводу о высокой степени их сходства в связи со следующим.

Так, принимая во внимание то, что у сравниваемых словесных элементов "BAGIN" и "BAGGINI" совпадают первые пять звуков (удвоение буквы "G" приводит к одному звуку), отличие состоит только в последней букве "I", стоящей в конце слова "BAGGINI", за счет совпадения большинства звуков и звукосочетаний, близкого состава гласных и согласных звуков, заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленный товарный знак обладают высокой степенью сходства по фонетическому критерию.

Ввиду вышеизложенного доводы заявителя о существенных фонетических различиях, ввиду того, что противопоставленный товарный знак произносится на итальянском языке "баджини" (двойная буква "GG" способствует усилению звука "дж"), "-ini" - суффикс, используемый при словообразовании существительных во множественном числе, формирование в связи с употреблением этого суффикса устойчивой ассоциативной связи с итальянским языком, тогда как "BAGIN" произносится как "бэгин" и ассоциируется с английским языком, признаются судебной коллегией несостоятельными.

Рядовой потребитель, не знакомый с правилами произношения и грамматики в итальянском языке, будет транскрибировать слово, исполненное буквами латинского алфавита, по правилам русского языка.

Относительно графического критерия судебная коллегия отмечает, что сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом черного цвета, заглавными буквами латинского алфавита и имеют сходный состав букв, что усиливает их графическое сходство.

Судебная коллегия также соглашается с выводами Роспатента о том, что сравниваемые словесные элементы не имеют семантического значения.

Указанные в заявлении доводы о том, что заявленное на регистрацию обозначение отличается по смыслу от противопоставленного товарного знака, являются декларативными и ничем не подтверждены.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что согласно заявке на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака "BAGIN" заявлено как фантазийное словесное обозначение.

Принимая во внимание вышеуказанные критерии сходства, а также оценив упомянутые обозначения в целом, судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, от 23.09.2015, однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно положениям пункта 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Проанализировав доводы заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака специализируется исключительно на изделиях из кожи, тогда как при изготовлении товаров истец использует различные ткани, о том, что перчатки (в отличие от рубашек) являются сезонным товаром, нахождении сравниваемых товаров в разных отделах магазина (разных магазинах), а при покупке посредством сети Интернет - в удаленных разделах, различных потребительских свойствах судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента в оспариваемом решении о том, что сопоставляемые товары ("рубашки мужские" и "перчатки [одежда]") однородны, поскольку относятся к одному роду товаров "одежда", имеют одно назначение "обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды", один рынок сбыта "оптовая и розничная сеть", широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производится одним лицом, в связи с чем сравниваемые товары могут смешиваться в гражданском обороте.

Судебная коллегия, соглашаясь с выводом административного органа об однородности сравниваемых товаров, отмечает, что сопоставляемые товары представляют собой товары широкого потребления, невысокой стоимости, в отношении которых опасность смешения более высока.

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что товары, указанные в перечне заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака, обладают определенной степенью однородности.

Доводы заявителя о том, что нахождение товаров в одном классе МКТУ (например, "живые животные" и "цветы" или "жилеты спасательные" и "коврики для мыши") не свидетельствует об однородности товаров, а также о том, что фактическое разграничение в общей группе "одежда" соответствующих товаров может косвенно подтверждать отсутствие однородности, не нивелируют правильные выводы административного органа, сделанные на основании надлежащего анализа, об однородности сравниваемых рубрик в рамках данного дела.

Факт ведения заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака различной деятельности сам по себе не приводит к устранению оснований для отказа в регистрации обозначения на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. При оценке заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ анализу подлежат те товары, которые приведены в перечнях заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака.

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначения и противопоставленного товарного знака, а также определенную степень однородности товаров, судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения и противоречии регистрации заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом суд принимает во внимание правовую позицию, согласно которой вероятность смешения может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности товаров/услуг, а также при низкой степени однородности товаров/услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) сравниваемых товарных знаков. Аналогичная позиция приведена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2017 по делу N СИП-163/2017.

Таким образом, на основании проведенного анализа сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородности сравниваемых рубрик Роспатент пришел к обоснованному выводу о противоречии регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Довод о том, что Роспатентом не была доказана широкая известность или приобретение узнаваемости у потребителя товаров для того, чтобы можно было говорить, по мнению заявителя, о возможном введении потребителей в заблуждение, судебной коллегией признается несостоятельным, отказ в регистрации в качестве товарного знака оспариваемого обозначения был обоснован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а не пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В части довода заявителя о том, что необходимо соблюдение принципа равенства всех перед законом, при наличии сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях, судебная коллегия отмечает, что изложенные в оспариваемом решении выводы основаны на объективном анализе заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного ему товарного знака, сделаны с учетом правоприменительной и судебной практики.

Доводы заявителя об известности заявленного на регистрацию обозначения также не свидетельствуют о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку известность обозначения подлежит учету в первую очередь в отношении товарного знака с более ранним приоритетом.

Иные доводы, изложенные в заявлении, носят производный характер от аргументов, рассмотренных выше, и не свидетельствуют о незаконности принятого Роспатентом решения об отказе в государственной регистрации обозначения "" по заявке N 2019720769.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что он принят уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

В связи с тем, что оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Цзинь Хуа оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Н. Погадаев