Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. по делу N СИП-219/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака в анализируемый период и доказательств существования объективных препятствий к такому использованию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. по делу N СИП-219/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 июня 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 7 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску иностранного лица Novomatic AG (Wiener Strasse 158, A-2352, Gumpoldskirchen, Austria) к иностранному лицу Smernax Holdings Limited (Cyprus, Nicosia, 73 Metonis Tower, of. 705, to Archiepiscopus Macarius III) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 506873

при участии в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители иностранного лица Novomatic AG Семенова Е.А. (по доверенности от 20.052020) и Гуляева Н.С. (по доверенности от 25.11.2016).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Novomatic AG обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Smernax Holdings Limited (далее - компания Smernax) о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 506873 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик до начала судебного заседания представил заявление (ходатайство) о пропуске истцом срока исковой давности.

Роспатент в отзыве на иск сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители компании Novomatic AG поддержали исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению спора по существу.

При рассмотрении дела суд исходит из следующего.

Компания Smernax является правообладателем изобразительного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 506873, зарегистрированного для товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; видеокассеты; видеоэкраны; дискеты; диски звукозаписи; диски оптические; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; магнитные носители информации; магниты декоративные; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование для обработки информации и компьютеры; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные загружаемые; кассы-автоматы; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; тотализаторы; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; чипы [интегральные схемы]"; 16-го класса МКТУ "билеты; бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; принадлежности для художников; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам), в том числе авторучки; альбомы; альманахи; афиши; плакаты; бланки; блокноты; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; гравюры; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели для салфеток; держатели для чековых книжек; дыроколы [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; зажимы для перьевых ручек; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; изображения графические; календари; карандаши; картинки; картинки переводные; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; каталоги; книги; конверты [канцелярские товары]; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; обертки для бутылок картонные или бумажные; обложки [канцелярские товары]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакетики бумажные; папки для документов, в том числе папки для меню; папки для счета; папье-маше; издания периодические; планшеты с зажимом; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для книг; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; пресс-папье; приборы письменные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; фигурки [статуэтки] из папье-маше; транспаранты [канцелярские товары]; флаги бумажные; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; эстампы [гравюрные]; этикетки, за исключением тканевых"; 28-го класса МКТУ "игры; игрушки; автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; диски спортивные; елочные украшения; игрушки с подвижными частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры-конструкторы; карты для бинго; карты игральные; кости игральные; мячи для игры; столы бильярдные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; тренажеры спортивные; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; шары бильярдные; шары для игр" и услуг 41-го класса МКТУ "воспитание, обеспечение учебного процесса; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов красоты; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; услуги баз отдыха [развлечения]; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикация интерактивная книг и периодики; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги казино [игры]; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы".

Полагая, что правообладатель не использует спорный товарный знак в отношении указанных товаров и услуг, компания Novomatic AG обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителей истца, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Компанией Novomatic AG соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением от 23.12.2019 о заключении договора об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак либо об отказе ответчика от исключительного права на него, квитанциями и описями вложения в ценное письмо в подтверждение его отправки компании Smernax 29.12.2019 (т. 1, л.д. 20-22).

Компания Smernax на предложение компании Novomatic AG не отреагировала.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункта 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компания Novomatic AG указывает на то, что она является одной из крупнейших в мире компаний, занимающейся разработкой и производством игровых автоматов, программного и аппаратного обеспечения к ним. Компания Novomatic AG основана в Австрии в 1980 году, и в настоящий момент занимается разработкой и поставкой высокотехнологичного электронного игрового оборудования в 80 стран по всему миру; предлагает большой выбор продуктов для игровой индустрии, включая колесные слоты, видео слоты, видео покеры, терминалы для видео лотерей, игровые автоматы с ограниченным выигрышем, многотерминальные игровые автоматы и иные игровые устройства и программное обеспечение к ним, включая мобильные приложения, онлайн приложения, игры для игровых автоматов, слот-машин и игровых машин. Игры и игровые автоматы, производимые и реализуемые компанией Novomatic AG, широко известны во всем мире, включая Российскую Федерацию.

По утверждению истца, компания Novomatic AG предлагает полный цикл консалтинговых и франчайзинговых услуг по организации работы залов игровых автоматов, а также техническое обслуживание игровых автоматов и игровых программ к ним. Товары, производимые и реализуемые компанией Novomatic AG, также как и оказываемые услуги, широко известны и пользуются популярностью у потребителей во всем мире, в том числе и на территории Российской Федерации. Компания Novomatic AG присутствовала в игорной зоне "Азов-Сити" и на сегодняшний день активно сотрудничает с российскими компаниями, инвестирующими в строительство других игорных зон на территории Российской Федерации, включая, например, игорные зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Красная поляна" в Сочи.

Компании Novomatic AG также указывает, что принадлежит исключительное авторское право на обозначение (персонаж), используемое в произведении (программе ЭВМ) "Beetle Mania", которое зарегистрировано ответчиком в качестве спорного товарного знака без разрешения истца-правообладателя.

В обоснование своей заинтересованности и подтверждение обстоятельств, изложенных выше, компания Novomatic AG представила письменные доказательства (т. 1, л. д. 27-134).

Исследуя представленные истцом в подтверждение своей заинтересованности документы, суд установил, что вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2021 по делу N СИП-24/2019, установлена принадлежность истцу исключительного авторского права произведение (программу для ЭВМ) "Beetle Mania", включая ее персонажей, в том числе представляющий собой изображение насекомого .

В рамках указанного дела, рассмотренного Судом по интеллектуальным правам ранее, установлено, что изображение, зарегистрированное на имя ответчика в качестве спорного товарного знака является переработкой вышеуказанного объекта авторского права, исключительные права на которые принадлежат истцу. По утверждению истца, которое не было опровергнуто ответчиком в рамках дела N СИП-24/2019 и настоящего дела, переработка названного произведения (его фрагмента, персонажа) и его регистрация в качестве товарного знака была осуществлена ответчиком без разрешения (без ведома) истца. Как следствие, использование ответчиком спорного товарного знака затрагивает права истца, включая права на вышеуказанный объект интеллектуальной собственности.

Оценив указанные обстоятельства и представленные в их подтверждение доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд пришел к выводу о том, что компания Novomatic AG является лицом заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Оценив с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 сходство спорного товарного знака с обозначением, фактически используемым истцом в своей хозяйственной деятельности, суд пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения, поскольку создают общее зрительное впечатление, включают в свой состав изображение насекомого (стрекоза) с головой, туловищем и крыльями, на голове насекомого изображены два усика, два крупных глаза, намечены ноздри и улыбка, тело и голова насекомого разделены полоской, такими же двумя полосками тело насекомого визуально разделено на три части, изображение насекомого расположено на фоне круга; являющиеся доминирующими (сильными). При этом, как указывалось выше, решением Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2021 по делу N СИП-24/2019 установлено, что спорный товарный знак является переработкой объекта авторского права истца.

Вводимые истцом в гражданский оборот товары и услуги, являются идентичными либо однородными вышеперечисленным товарам 09, 16, 28-го классов и услуг 41-го класса МКТУ.

Данные обстоятельства ответчиком не оспорены, а равно не оспорена и заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака (часть 3 ¹ статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления компании Smernax предложения заинтересованного лица (29.12.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 29.12.2016 по 28.12.2019 включительно.

Ответчиком доказательств использования спорного товарного знака в указанный период, а равно доказательств существования объективных препятствий к такому использованию не представлено.

Ответчик ходатайствовал о применении в настоящем деле срока исковой давности, указав на то, что из искового заявления усматривается осведомленность истца о нарушении его исключительных прав. Ответчик считает, что срок исковой давности начал течь с момента подачи истцом возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Вместе с тем данный довод подлежит отклонению, поскольку настоящий иск не является спором о защите нарушенного права и в отношении заявленных требований общий срок исковой давности не распространяется (абзац 2 статьи 208 ГК РФ).

На основании изложенного требование истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации связанные с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, расходы подлежат отнесению на ответчика.

На основании части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

иск иностранного лица Novomatic AG удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 506873 вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Smernax Holdings Limited в пользу иностранного лица Novomatic AG 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Н.Н. Погадаев