Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. N С01-162/2021 по делу N А40-263652/2019 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о защите исключительных прав на товарные знаки на новое апелляционное рассмотрение, поскольку суд первой инстанции, разрешая спор, не дал оценки всем доводам ответчиков относительно необоснованности заявленного размера компенсации, н еучтено количество поданных истцом исков с аналогичными требованиями, наличие исков о взыскании с компенсаций по той же партии контрафактного товара

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. N С01-162/2021 по делу N А40-263652/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 3 июня 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Химичева В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Аптека со Склада-Урал" (ул. Ласьвинская, д. 43, эт. 2, оф. 13, г. Пермь, 614109, ОГРН 1145958002706) и общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" (бул. Славянский, д. 9, корп. 1, эт. 1, пом. II, комн. 50А, Москва, 121352, ОГРН 1065908029615) и на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2020 по делу N А40-263652/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2020

по иску общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (ул. Кантемировская, д. 29, корп. 1, эт. 2, пом. 1, часть комн. 30, Москва, 115477, ОГРН 1127746314112) к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (ул. Ленинская слобода, д. 19, эт. 1, оф. 41Х1Д, Москва, 115280, ОГРН 1027700450337), обществу с ограниченной ответственностью "Аптека от склада-Урал" обществу с ограниченной ответственностью "Годовалов" о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Компания Фарманалитик" (ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, эт. 1, пом. 2, оф. 4А, Москва, 109052) и временный управляющий общества "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдин Владимир Владимирович (Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" - Семенов А.В. (по доверенности от 14.05.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Аптека от Склада-Урал" - Робинов А.А. (по доверенности от 14.08.2020); Балдин М.А. (по доверенности от 28.10.2019), Зайцев Е.О. (по доверенности от 14.08.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" - Третьякова Н.В. (по доверенности от 20.01.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (далее - общество "Курортмедсервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (далее - общество "ЙТМК") и обществу с ограниченной ответственностью "Аптека от склада-Урал" (далее - общество "Аптека от склада-Урал") со следующими требованиями:

- признать незаконным предложение обществом "ЙТМК" к продаже оптом произведенной 19.02.2018 партии БАД "Баю-Бай. Капли "Колыбельные";

- признать незаконной розничную продажу обществом "Аптека со Склада Урал" указанной выше партии БАД;

- взыскать с общества "Аптека от склада-Урал" 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422 и N 338019.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Компания Фарманалитик".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2019 к участию в деле в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "Годовалов" (далее - общество "Годовалов"), в отношении которого и общества "Аптека от склада-Урал" истцом заявлены требования о солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки.

Определением от 11.03.2020 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий общества "ЙТМК" Дюльдин Владимир Владимирович.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2020, судом принят отказ от неимущественных требований, в соответствующей части производство по делу прекращено; в остальной части исковые требования общества "Курортмедсервис" удовлетворены: с общества "Аптека от склада-Урал" и общества "Годовалов" солидарно взыскано 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422 и N 338019, а также 43 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате госпошлины.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "Годовалов" и общество "Аптека от склада-Урал" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество "Годовалов" указало следующее: суды первой и апелляционной инстанций, вопреки требованиям статей 15, 65-71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дали оценки доводам ответчика; судами не были применены (неправильно применены) нормы статей 1, 10, 196, 1228, 1229, 1252, 1253.1 , 1257, 1259, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также разъяснения высшей судебной инстанции, изложенные в пунктах 61, 62, 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10); суды не учли, что к данному ответчику предъявлены имущественные требования, связанные с введением в гражданский оборот спорной партии товаров, в рамках нескольких рассматриваемых Арбитражным судом города Москвы дел (N А40-275159/2019, А40-268595/2019, А40-265693/2019), удовлетворение которых приведет к неоднократному привлечению его к ответственности за одно правонарушение.

В дополнении к кассационной жалобе общество "Годовалов" также указало на несоответствие обжалуемых актов правовой позиции изложенной в пунктах 63, 68 Постановления N 10; на несоразмерность размера компенсации, взысканной по данному и иным вышеперечисленным делам, характеру правонарушения; на то, что вышеуказанные товарные знаки, в защиту которых был предъявлен иск, не охраняется в отношении спорного товара (БАД); на недобросовестность истца и восстановление его прав, в защиту которых предъявлен иск, в результате удовлетворения требований по иным делам; на чрезмерный размер компенсации; на необоснованное отклонение судами ходатайства данного ответчика об объединении производства по аналогичным делам и заявления о пропуске истцом срока исковой давности.

Общество "Аптека от склада-Урал", в свою очередь, в обоснование кассационной жалобы указало следующее: судами были проигнорированы разъяснения высшей судебной инстанции, изложенные в пункте 68 Постановления N 10; не рассмотрено ходатайство данного ответчика о снижении размера компенсации на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ; не дана оценка доводам ответчика, в том числе о злоупотреблении правом в действиях истца по "дроблению" исков; судами неверно определен размер компенсации без учета характера правонарушения, совершенного конкретным ответчиком.

В судебном заседании представители ответчиков поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах, настаивали на их удовлетворении.

Общество "Курортмедсервис" в письменных пояснениях, поступивших в суд 25.03.2021, 29.03.2021, 20.04.2021, 11.05.2021, 19.05.2021, 01.06.2021, и его представитель в ходе судебного разбирательства доводы заявителей кассационных жалоб оспорили, настаивая на законности и обоснованности обжалуемых судебных актов.

Общество "ЙТМК" и общество с ограниченной ответственностью "Компания Фарманалитик", надлежащим образом извещенные о начале судебного процесса с их участием, а равно о времени и месте судебного заседания, явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Курортмедсервис" является обладателем исключительных прав на словесные товарные знаки:

"Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422, зарегистрированного 14.01.2000 с датой приоритета - 20.09.1999 в отношении следующих товаров 5-го класса "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды"; 31-го класса "сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод" и 32-го класса "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

"БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019, зарегистрированного 23.11.2007 с датой приоритета - 17.11.2005 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе товары 30 кл., содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 кл.".

Обществом "Курортмедсервис" были выявлены факты ввода обществом "ЙТМК", обществом "Аптека со Склада-Урал" и обществом "Годовалов" в 2015 - 2019 годах продукции (БАД), маркировка которой включала словесный элемент "Баю-Бай".

В частности, обществом "Курортмедсервис" был осуществлен 04.12.2019 заказ спорной продукции на сайте https://apteka-ot-sklada.ru. 5 декабря 2019 года заказ был выдан (реализован) в аптеке, расположенной по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. 65-летия Победы, д. 12. На кассовом чеке, выданном продавцом, общество "Аптека от склада-Урал" указано в качестве продавца, а выданные удостоверение качества и безопасности и свидетельство о государственной регистрации скреплены оттиском штампа общества "Годовалов".

Общество "Курортмедсервис", полагая, что действиями общества "ЙТМК", общества "Годовалов" и общества "Аптека от склада-Урал" по вводу спорной продукции в гражданский оборот нарушаются его исключительные права на вышеуказанные товарные знаки, после обращения с претензиями к указанным лицам обратилось в арбитражный суд за судебной защитой в рамках настоящего дела, а также дел N А40-368/2018 и А40-268595/2019.

Суд первой инстанции рассмотрел спор на основании норм статей 1229, 1484, 1252, 1515 ГК РФ с учетом разъяснений высшей судебной инстанции, приведенным в пунктах 61 и 62 Постановления N 10.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из следующих обстоятельств.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2018 по делу N А40-368/2018 установлен факт нарушение прав того же истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, 338019 в результате производства и ввода в гражданский оборот партии N 1 от 19.02.2015 биологически активной добавки к пище (БАД) "Баю-Бай. Капли "Колыбельные" (паспорт качества N 92), произведенной обществом "ЙТМК" и реализуемой обществом "Аптека от склада-Урал".

Учредителями общества "Аптека от склада-Урал" и общества "Годовалов" являются Годовалов Андрей Юрьевич (50%) и Шаврин Николай Михайлович (50%), что подтверждается выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Общество "Аптека от склада-Урал" входит в аптечную сеть интернет-аптек "Аптека от склада", организованную Годоваловым А.Ю. и Шавриным Н.М., о чем свидетельствует информация в разделе "О нас" сайта www.apteka-otsklada.ru.

Деятельность через указанный сайт осуществляет общество "Годовалов", являющимся администратором домена.

Сервис apteka-ot-sklada.ru имеет мобильные приложения для Android и IOS, где в качестве собственника домена также указано общество "Годовалов".

Общество "Аптека от склада-Урал" является пунктом выдачи потребителю заказанного на сайте apteka-ot-sklada.ru товара, поставляемого обществом "Годовалов".

Таким образом, суд первой инстанции констатировал, что противоправная деятельность по реализации спорного товара осуществлялась совместно обществом "Годовалов" и обществом "Аптека от склада-Урал".

Спорный товар произведен обществом "ЙТМК" 19.02.2015 по паспорту качества N 92 в количестве 57 600 штук, его стоимость составляет 8 950 464 рублей.

С учетом указанных обстоятельств суд первой инстанции признал законными и обоснованными требования общества "Курортмедсервис" о взыскании солидарно с общества "Годовалов" и общества "Аптека от склада-Урал" компенсации в размере 4 000 000 рублей (по 2 000 000 рублей за нарушение прав на каждый товарный знак истца). При этом суд первой инстанции принял во внимание, что БАД "Баю-бай" хорошо известна потребителю с 2000 года, легко узнаваема, внешний вид (упаковка) неизменен с 2006 года; срок нарушения исключительных общества "Курортмедсервис" совместными действиями обществ "Аптека от склада-Урал" и "Годовалов" носит длительный и многократный характер, что свидетельствует о грубом характере нарушения; вероятные убытки правообладателя в виде упущенной выгоды составили 32,3 миллиона рублей.

При этом суд первой инстанции отклонил довод общества "Годовалов" о пропуске истцом срока исковой давности, указав, что рассмотрение судебного дела N А40-368/2018, в рамках которого установлен факт правонарушения и лица, его совершившие, началось 09.01.2018 и завершилось 24.12.2018, а иск в рамках настоящего дела подан 03.10.2019. Кроме того, суд первой инстанции указал, что спорное правонарушение носит длящийся характер и на момент судебного разбирательства фактически не прекращено, поскольку согласно протоколу осмотра доказательств от 25.03.2020 информация о спорном товаре размещена на сайте www.apteka-otsklada.ru.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, указав следующее.

Довод ответчиков о том, что товарные знаки истца по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019 и N 562223, произведение дизайна упаковки БАД "Баю-Бай", а также товарные знаки иного лица (Компании Форианелли Трэйдинг Лимитед) по свидетельству N 527696 охраняют одно и то же обозначение "Баю-Бай" и поэтому нужно считать, что одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна (упаковки) представляет собой одно нарушение являются необоснованными, поскольку не учитывают, что имеют место два разных правообладателя с правами на товарный знак по различными классам МКТУ, при неидентичности партий товара, тогда как обозначения (товарные знаки), зарегистрированные в отношении разных классов МКТУ, не являются тождественными, не образуют серию.

Довод о возможности исполнить обязательство одному из кредиторов, в настоящем случае обществу "Курортмедсервис" и освободиться от ответственности перед другим - компанией Форианелли Трэйдинг Лимитед, не обоснованны. В частности, как указал апелляционный суд, не доказано образование единого нарушения прав общества "Курортмедсервис" и компании Форианелли Трэйдинг Лимитед.

Довод ответчиков о том, что истец не представил достоверных доказательств в обоснование размера компенсации, также отклонен апелляционным судом, который указал, что суд первой инстанции, посчитав заявленный истцом размер компенсации обоснованным и соразмерным, принял во внимание характер допущенного ответчиками нарушения, степень вины нарушителей, а также объем (57 600 штук) и стоимость партии контрафактного товара (8 950 464 рублей), исходил из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения. По мнению суда апелляционной инстанции, истец обосновал размер компенсации (57 600 штук 155,39 рублей (стоимость контрафакта в аптеке) 2 = 8 950 464 рублей), тогда как ответчикам была представлена возможность для ее оспаривания, однако соответствующих действий предпринято не было, доказательств превышения установленных законом пределов (в виде реальных объемов продаж) в данном деле не представлено.

Довод ответчиков о том, что истец хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли от продвижения и реализации БАД "Баю-Бай", не вел, апелляционный суд отклонил, указав, что судом первой инстанции правильно оценен характер допущенного ответчиками нарушения и степень вины нарушителей, тогда как указанные обстоятельства в правовом понимании не свидетельствуют о необходимости снижения размера компенсации. Заявляя о необходимости снижения размера компенсации, ответчики указывают на торговлю контрафактной продукции другими аптеками, однако не учитывают предмет оценки в рамках установления размера компенсации - характер нарушения, неоднократность и последствия нарушения прав истца ответчиками.

Довод ответчиков о незначительности стоимости товара и незначительности убытков истца, противоречит вышеприведенному расчету размера компенсации, признанного судом верным. При этом апелляционный суд отметил, что заявляя данный довод, ответчики не раскрыли реальных объемов продаж спорного товара.

Апелляционный суд также признал верными выводы суда первой инстанции относительно доводов ответчиков о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора, о пропуске срока исковой давности, о подсудности данного дела, отклонив соответствующие доводы заявителей апелляционных жалоб.

С учетом изложенного коллегия судей апелляционной инстанции констатировала, что доводы ответчиков, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационных жалоб, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационные жалобы подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Наличие у общества "Курортмедсервис" исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки, в защиту которых оно обратилось в суд, равно как и нарушение данных прав действиями ответчиков по реализации спорного товара установлено судами первой и апелляционной инстанций на основании оценки представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и взаимной связи, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Изложенные в кассационных жалобах доводы фактически связаны с несогласием ответчиков с размером компенсации, установленным судами первой и апелляционной инстанций за допущенное нарушение.

Из обстоятельств дела следует, что размер компенсации рассчитан обществом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения), который обоснован обществом "Курортмедсервис" объемом поступления в гражданский оборот спорного товара, длительностью и незаконченностью допущенного нарушения, отсутствием должной предусмотрительности ответчиков, являющегося профессиональными участниками рынка.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В то же время согласно пункту 68 Постановления N 10 выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Вместе с тем в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на:

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;

несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положение ГК РФ о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации (пункт 64 Постановления N 10).

Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению (пункт 65 Постановления N 10).

Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом.

Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

В случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

Таким образом, с учетом приведенных правовых позиций высшей судебной инстанции, доводы ответчиков об охватываемом единством намерений правонарушителя одном нарушении серии товарных знаков, о наличии оснований для снижения размера компенсации в силу одновременного нарушения исключительных прав истца на несколько объектов интеллектуальной собственности, о неоднократном обращении истца за взысканием компенсации в отношении одной партии контрафактного товара, приводившиеся ответчиками в судах первой и апелляционной инстанций, имели значение для целей определения оснований для взыскания компенсации и ее размера.

Однако соответствующие доводы ответчиков, вопреки требованиям статьей 15, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, фактически не получили оценки в обжалуемых судебных акта.

Следует отметить, что суды первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных актах привели отдельные вышевоспроизведенные правовые позиции высшей судебной инстанции, однако не привели мотивов, в силу которых суды сочли, что соответствующие разъяснения не подлежат применению при разрешении настоящего спора.

Кроме того, судами не учтено, что на момент вынесения обжалуемого судебного решения по настоящему делу в рамках дела N А40-268595/2019 тем же истцом к тем же ответчикам было предъявлено требование о взыскании компенсации в размере 2 000 000 рублей за нарушение исключительного права на произведение дизайна по той же партии товара, которое решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2020, удовлетворено в полном объеме.

Данное обстоятельство также свидетельствует о наличии обстоятельств, предусмотренных нормой абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, о применении которой в настоящем деле ходатайствовали ответчики.

То обстоятельство, что требования о защите исключительного права на объект авторского права и на средства индивидуализации товаров, принадлежащих одному правообладателю, были предъявлены самостоятельными исками не свидетельствует об отсутствии оснований для применения вышеприведенных законоположений и правовых позиций высшей судебной инстанции и не исключает необходимость оценки судами доводов ответчика об искусственном "дроблении" исков с целью максимизации суммарного размера компенсации.

В частности, как усматривается из материалов дела, ответчики заявляли о снижении размера компенсации, с указанием на то, что сумма компенсации в заявленном размере чрезмерно завышена, не соответствует принципу восстановления нарушенного права и носит карательный характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих значение для дела обстоятельств.

Однако, несмотря на возражения ответчиков в отношении размера заявленной компенсации, суд первой инстанции, разрешая спор, не дал оценки всем доводам ответчиков относительно необоснованности заявленного размера компенсации, суд не учел количество поданных истцом исков с аналогичными требованиями, наличие исков о взыскании с компенсаций по той же партии контрафактного товара, с учетом разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении N 10 (пункты 65 и 68).

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что довод истца о неприменимости соответствующих разъяснений Верховного Суда Российской Федерации к спорным правоотношениям не основан на законе и противоречит обстоятельствам дела.

Суд апелляционной инстанции указанное нарушение суда первой инстанции не исправил.

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении, в частности, должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; обоснования принятых судом решений.

Аналогичные требования предъявляются нормами статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к постановлению суда апелляционной инстанции.

В рассматриваемом случае суд кассационной инстанции усматривает, что обжалуемое постановление апелляционного суда не содержит всесторонней оценки доводов ответчиков о чрезмерно завышенной сумме компенсации применительно к конкретным обстоятельствам настоящего дела; вывод суда об отсутствии оснований для определения компенсации в размере меньшем, нежели заявлено истцом, либо для снижения компенсации, должным образом не мотивирован с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении N 10.

С учетом изложенного выше Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судом апелляционной инстанции не были установлены и исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемое постановление принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемом постановлении, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанный судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности, и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом фактических обстоятельств настоящего дела.

Кроме того, при новом рассмотрении суду необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационных жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2020 по делу N А40-263652/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2020 по тому же делу отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

В.А. Химичев