Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 8 сентября 2011 г. N Ф10-3153/11 по делу N А62-6092/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 06.09.2011.

Постановление изготовлено в полном объеме 08.09.2011

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе:

Председательствующего

Нарусова М.М.

Судей

Егоровой С.Г.

Смолко С.И.

при участии в заседании:

от истца

Лузановой Л.М. - представителя (дов. от 17.09.2010)

Цибизовой О.С. - представителя (дов. от 18.01.2011)

от ответчика

Селяниной И.В. - представителя (дов. от 11.01.2011)

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы ООО "Гарант-Телеком", г. Смоленск, и ООО "НПП "Гарант-Сервис", г. Москва, на решение Арбитражного суда Смоленской области от 21.03.2011 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2011 по делу N А62-6092/2010,

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ГАРАНТ-СЕРВИС" (далее - ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС"), г. Москва, ОГРН 1027700495745, обратилось в Арбитражный суд Смоленской области к ООО "Гарант-Телеком", г. Смоленск, ОГРН 1086731015172, с требованием (уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ) о запрете ответчику использования обозначения, сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком "ГАРАНТ" по свидетельству N 15, с товарными знаками по свидетельствам N 212115, N 212116, N 374480, N 380637, N 380876, N 381675, в фирменном наименовании, рекламе, предложении товаров и услуг, документации, однородных 09, 35, 41, 42 классов Международного классификатора товаров и услуг; об обязании ответчика устранить нарушение законных прав и интересов истца путем изменения фирменного наименования, исключив из него обозначения "ГАРАНТ" ("GARANT"); о запрете ответчику использовать в сети Интернет и доменном имени garant-telecom.ru обозначение "garant", правами на которое обладает истец, (том 1, л.д. 4-15).

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 21.03.2011 (судья А.П. Титов) требования ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" удовлетворены частично. Суд обязал ООО "Гарант-Телеком" в десятидневный срок с момента вступления решения в законную силу прекратить использование обозначения "Гарант" в фирменном наименовании, рекламе, предложении товаров и услуг, на документации, связанной с введением в гражданский оборот товаров однородных 09, 35, 41, 42 классов Международного классификатора товаров и услуг. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2011 (судьи Е.В. Рыжова, Е.И. Можеева, Л.А. Юдина) решение Арбитражного суда Смоленской области от 21.03.2011 оставлено без изменения.

С кассационной жалобой на принятые судебные акты обратилось ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" и, ссылаясь на их незаконность и необоснованность, просит обжалуемые решение и постановление отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о запрете ответчику использовать в сети Интернет и доменном имени garant-telecom.ru обозначение "garant" и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в этой части, оставив в остальной части судебные акты без изменения.

ООО "Гарант-Телеком" также обратилось с кассационной жалобой, и, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой и апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и нарушение судом норм материального и процессуального права, просит судебные акты отменить, в иске - отказать.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали доводы своих кассационных жалоб по изложенным в них мотивам.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационных жалоб и отзывов на нее, суд кассационной инстанции считает необходимым обжалуемые судебные акты в части отказа в удовлетворении требований о запрете ООО "Гарант-Телеком" использовать в сети Интернет и доменном имени garant-telekom.ru обозначения "garant" отменить, иск в этой части удовлетворить, исходя из нижеизложенного.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" является правообладателем общеизвестного товарного знака "ГАРАНТ", что подтверждается свидетельством на общеизвестный товарный знак N 15, в котором содержится перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак, а именно:

- 09 - программы компьютерные (загружаемые), программное обеспечение, публикации электронные (загружаемые) в области права;

- 35 - ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных;

- 41 - публикация интерактивных книг и периодики в области права;

- 42 - исследования в области права; услуги юридические.

Истцу принадлежат товарные знаки "Гарант" и "Garant", что подтверждается свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания) N 212115 и N 212116 с приоритетом от 15.05.2000 в отношении 09, 16, 38, 41, 42 классов Международного классификатора товаров и услуг и перечня товаров и (или) услуг следующих товаров (услуг).

Истцу принадлежат товарные знаки "Гарант" в различном цветовом и стилистическом исполнении, что подтверждается свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания) N 374480 и N 380637 с приоритетом товарного знака 12.10.2007, в отношении 16, 35, 38, 41, 42 классов Международного классификатора товаров и услуг и перечня товаров и (или) услуг.

- Истцу принадлежат товарные знаки "Гарант" в различном стилистическом исполнении, что подтверждается свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания) N 380875 и N 380876 с приоритетом товарного знака 19.02.2008, в отношении 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов Международного классификатора товаров и услуг и перечня товаров и (или) услуг.

- Истцу принадлежит товарный знак "Гарант" в оригинальном синем, красном и белом исполнении, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 381675 с приоритетом товарного знака 22.02.2008, в отношении 09, 35, 38, 41, 42 классов Международного классификатора товаров и услуг и перечня товаров и (или) услуг.

Кроме того, истцом зарегистрировано средство массовой информации в форме электронного периодического издания под названием "ГАРАНТ.РУ" ("Garant.ru"), что подтверждается свидетельством о регистрации средства массовой информации от 14.01.2003.

В соответствии с договором об оказании услуг от 15.01.2003 N 53541/NIC-D, заключенным между ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" и автономной некоммерческой организацией "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - АНО "Региональный Сетевой Информационный Центр"), истцу предоставлены домены в сети Интернет с наименованием "GARANT.INFO", "GARANT-LAW.RU", "GARANT.RU", а также "PLATFORMAF1.RU". Использование указанных доменных имен подтверждается актами сдачи-приемки услуг.

ООО "Гарант-Телеком" было образовано 27.10.2008, и имеет лицензии на право осуществления следующих видов деятельности:

- мероприятия по предоставлению услуг в области шифрования информации (лицензия от 05.12.2008 N 0012529);

- мероприятия по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств (лицензия от 05.12.2008 N 0012530);

- мероприятия по распространению шифровальных (криптографических) средств (лицензия от 05.12.2008 N 0012531);

- разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем (лицензия от 10.04.2009 N 0016695);

- телематических услуг связи (лицензия от 17.04.2009 N 66961);

- услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (лицензия от 17.04.2009 N 66962) (том 2, л.д. 80-82).

Ответчик имеет в сети Интернет домены второго уровня со следующим наименованием "garant-telecom.ru" и "g-tel.ru", администратором которых является ООО "Гарант-Телеком".

Указывая на то, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца, последний 18.02.2010 в адрес ответчика направил письмо с требованием о прекращении использования фирменного наименования "Гарант".

Однако данное письмо было оставлено ответчиком без ответа, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя заявленные исковые требования, суд двух инстанций, руководствуясь ст. ст. 54, 1225, 1252, 1474, 1476, 1477, 1482 ГК РФ, ФЗ РФ от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", статьей 10.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, Соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, заключенным в Ницце 15.06.1957, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, пришел к правильному выводу о том, что ответчиком в хозяйственной деятельности используется фирменное наименование и товарные знаки "Гарант" без соответствующего разрешения или согласия истца, а используемое наименование сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Установив, что истец и ответчик осуществляют аналогичную деятельность, соответствующую классам 09, 35, 41 и 42 Международной классификации товаров и услуг, при этом, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ГАРАНТ" по свидетельству N 15, товарные знаки по свидетельствам N 212115, N 212116, N 374480, N 380637, N 380876, N 381675, и имеет преимущественное право на защиту своего фирменного наименования и права на товарный знак, так как они зарегистрированы ранее государственной регистрации ответчика в качестве юридического лица, суд с учетом отсутствия ходатайства сторон о назначении экспертизы по делу, обоснованно разрешил вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых в фирменных наименованиях, а также на товарах истца и ответчика, с позиции рядового потребителя.

Судом верно указано, что использование ответчиком в своем фирменном наименовании в качестве ключевого (базового) элемента лексической единицы "Гарант" создает высокую степень вероятности смешения истца и ответчика в хозяйственном обороте при осуществлении коммерческой деятельности в сфере оказания услуг и производства товаров по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг, влияет на определение их индивидуализации и вводит потребителей в заблуждение по поводу правильной идентификации лица, оказывающего соответствующие услуги, а также создает опасность смешения обозначений у потребителей.

В силу п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности; в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Таким образом, суд пришел к правильному выводу о том, что требования истца о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "ГАРАНТ", в фирменном наименовании, рекламе, предложении товаров и услуг, на документации, связанной с введением в гражданский оборот товаров, однородных 09, 35, 41, 42 классов Международного классификатора товаров и услуг, а также обязании ответчика устранить нарушение законных прав и интересов истца путем изменения фирменного наименования, исключив из него обозначения "ГАРАНТ" ("GARANT"), являются законными и обоснованными.

Доводы ООО "Гарант-Телеком", изложенные в кассационной жалобе, подлежат отклонению, так как были известны арбитражному суду первой и апелляционной инстанции и им дана надлежащая правовая оценка, с учетом представленных и оцененных в совокупности доказательств по делу. Основания для их переоценки у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции считает неправомерным отказ суда в удовлетворении требования о запрете ответчику использования в сети Интернет и доменном имени garant-telecom.ru обозначения "garant".

Судом указано, что в случае удовлетворения названного требования, будет нарушен принцип исполнения судебных актов на всей территории РФ, установленный ст. 16 АПК РФ, поскольку сеть Интернет имеет всемирный характер и не ограничивается ее российским сегментом.

При этом, суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Как усматривается из материалов дела при регистрации домена garant-telecom.ru было использовано словесное обозначение "garant", сходное до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

При этом в российской зоне сети Интернет доменное имя garant-telecom.ru администрировалось ООО "Гарант-Телеком" - лицом, не получившим согласия истца на использование товарного знака.

Таким образом, действия ООО "Гарант-Телеком" по использованию в доменном имени garant-telecom.ru словесного обозначения "garant", сходного до степени смешения с товарным знаком "ГАРАНТ", правообладателем которого является истец, создают препятствия ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Поскольку на момент рассмотрения спора ответчик осуществлял администрирование вышеуказанного доменного имени, отказ суда в удовлетворении требований о запрете ответчику использования в сети Интернет и доменном имени garant-telecom.ru обозначения "garant" является неправомерным.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты в обжалуемой части нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и подлежат отмене, а исковые требования о запрете ответчику использовать в сети Интернет и доменном имени garant-telecom.ru обозначения "garant" - удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 4 000 руб. в возмещение расходов последнего по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

Уплаченная истцом государственная пошлина за подачу апелляционной и кассационной жалоб в сумме 2 000 руб. и 2 000 руб. соответственно, также подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 287, ч. 1, 2 ст. 288, ст. 289 АПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда Смоленской области от 21.03.2011 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2011 по делу N А62-6092/2010 отменить в части отказа в удовлетворении требований о запрете Обществу с ограниченной ответственностью "Гарант-Телеком" использовать в сети Интернет и доменном имени garant-telekom.ru обозначения "garant".

Кассационную жалобу ООО "НПП "Гарант-Сервис" удовлетворить.

Обязать ООО "Гарант-Телеком" прекратить использовать в сети Интернет и доменном имени garant-telekom.ru обозначения "garant".

Взыскать с ООО "Гарант-Телеком", г. Смоленск, ОГРН 1086731015172, в пользу ООО "НПП "Гарант-Сервис", г. Москва, ОГРН 1027700495745, 4 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Взыскать с ООО "Гарант-Телеком", г. Смоленск, ОГРН 1086731015172, в пользу ООО "НПП "Гарант-Сервис", г. Москва, ОГРН 1027700495745, 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В остальной части решение Арбитражного суда Смоленской области от 21.03.2011 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2011 по делу N А62-6092/2010 оставить без изменения.

Кассационную жалобу ООО "Гарант-Телеком" оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО "Гарант-Телеком", г. Смоленск, ОГРН 1086731015172, в пользу ООО "НПП "Гарант-Сервис", г. Москва, ОГРН 1027700495745, 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.

Председательствующий

М.М. Нарусов

Судьи

С.Г. Егорова С.И. Смолко