Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2021 г. N С01-681/2021 по делу N СИП-978/2019 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи им патента на изобретение, на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку несогласие суда с мнением Роспатента об отсутствии причинно-следственной связи между отличительными по отношению к прототипу признаками спорного изобретения и заявленным для этого изобретения техническим результатом не может автоматически свидетельствовать о необходимости восстановления действия спорного патента

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2021 г. N С01-681/2021 по делу N СИП-978/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 июля 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Ерина А.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (ул. Толмачева, д. 22, кв. 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу N СИП-978/2019

по заявлению индивидуального предпринимателя Шмотьева Сергея Федоровича (г. Екатеринбург) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич (г. Екатеринбург) и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк".

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Шмотьева Сергея Федоровича - Михайлов А.В. (по доверенности от 10.11.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-665/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" - Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020), Голунов С.А. (по доверенности от 14.01.2019);

от Плинера Сергея Юрьевича - Абрамов Т.А. (по доверенности от 29.01.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Шмотьев Сергей Федорович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 2235702 на изобретение "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (далее - общество "Ника-Петротэк").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 требования удовлетворены: решение Роспатента от 02.10.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702, признано недействительным как не соответствующее пункту 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал административный орган восстановить правовую охрану патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, общество "Ника-Петротэк" и Роспатент обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, на неправильное применение норм материального права и на нарушение норм процессуального права, просят его отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе, ссылаясь на неправильное применение подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила N 82), Роспатент оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что остальные отличительные признаки спорного изобретения нельзя рассматривать в отрыве от типа используемого материала (метасиликатов кальция и/или магния), который суд признал главным отличительным признаком этого изобретения.

Административный орган считает, что к не функционально-самостоятельным признакам могут быть отнесены количественные признаки, признаки, описывающие геометрическую форму, наличие электрической, кинематической связи, взаимное расположение элементов, последовательность во времени (поиск таких признаков не может проводиться в отрыве от тех функционально-самостоятельных признаков, к которым они относятся), в то время как прием способа (шлифование, вибрация, сушка и т.п.), вещество, материал, приспособление, используемые в способе, относятся к функционально-самостоятельным признакам (поиск таких признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и их частей).

Роспатент просит учесть, что методологические подходы к анализу изобретения на предмет его соответствия изобретательскому уровню, в том числе в части определения того, является ли конкретный признак функционально самостоятельным или нет, определены в пункте 1.6.2.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 08.07.1999 N 134, высказывает мнение об ошибочном отнесении судом первой инстанции признаков грануляции до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 и обжига при температуре 1215-1290°С к функционально зависимым от керамического материала, в то время как первый названный признак зависит только от приема способа (грануляции), а второй - от приема способа (обжига).

По мнению административного органа, судом первой инстанции не было учтено, что из имеющихся в материалах дела источников информации следует известность из соответствующего уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками спорного изобретения.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с мнением суда первой инстанции о том, что известность из противопоставленных источников использования метасиликата магния и метасиликата кальция для получения керамических материалов не свидетельствует об известности этих материалов для изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин; считает, что способ получения керамических расклинивателей нефтяных скважин известен из патентного документа RU 2163227 С1 (далее - противопоставленный источник 1), который выбран в качестве ближайшего аналога, в то время как из иных источников, представленных с возражением, известно, что в качестве керамического материала может быть использованы метасиликат магния и/или метасиликат кальция.

Роспатент также оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что описание спорного изобретения подтверждает наличие причинно-следственной связи между его отличительными признаками и упомянутым в данном описании заявленным техническим результатом.

Административный орган утверждает, что суд первой инстанции неправомерно мотивировал свои выводы заключением эксперта Жаровой Н.И., не являющейся специалистом в области химии, и мнением специалиста Яковлева Р.Ю. ввиду наличия противоречий в данных им пояснениях. При этом Роспатент считает, что суд первой инстанции необоснованно отверг заключение эксперта Туленинова А.Н., которому были поставлены вопросы, относящиеся к патентной части экспертизы.

Раскрывая данный довод, административный орган поясняет, что судом первой инстанции была назначена комплексная судебная экспертиза, перед экспертами разных специальностей Жаровой Н.И. и Тулениновым А.Н. были поставлены вопросы, касающиеся их специальности: Жаровой Н.И. - вопросы в области химии, Туленинову А.Н. - в части патентной составляющей (что следует из определения суда первой инстанции от 26.10.2020), однако впоследствии суд принял во внимание ответы эксперта Жаровой Н.И.

Кроме этого, Роспатент в кассационной жалобе ссылается на неправильное применение судом первой инстанции пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, поскольку с учетом даты подачи заявки (10.10.2002), по которой выдан оспариваемый патент, законодательство, применимое для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту, включало Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон) и Правила N 82, в то время как суд признал проверяемый ненормативный правовой акт не соответствующим пункту 2 статьи 1350 ГК РФ.

Помимо указанных доводов кассационной жалобы, административный орган ссылается на неправильное распределение судом первой инстанции судебных расходов по уплате государственной пошлины и расходов по оплате экспертизы.

Общество "Ника-Петротэк" в кассационной жалобе указывает на то, что суд первой инстанции основывал свои выводы исключительно на заключении эксперта Жаровой Н.И., а также на пояснениях специалиста Яковлева Р.Ю., не дав оценки всем имеющимся в материалах дела доказательствам, в том числе источникам информации, приложенным к возражениям против выдачи патента, материалам административного дела, заключению эксперта Туленинова Н.А., рецензии патентного поверенного Смольниковой Е.Н., письменным объяснениям Роспатента и самого общества "Ника-Петротэк". При этом последнее обращает внимание на то, что эксперту Жаровой Н.И. и специалисту Яковлеву Р.Ю. было заявлено об отводе, а представленное экспертом заключение и данные специалистом пояснения считает недостоверными и недопустимыми доказательствами.

Общество "Ника-Петротэк" оспаривает выводы суда первой инстанции о функциональной несамостоятельности признаков формулы спорного изобретения; о неизвестности из отдельных источников информации признаков "использование метасиликата магния и метасиликата кальция для получения керамических материалов"; о признании необоснованным вывода Роспатента о том, что из патентного документа RU2098618 С1 (далее - противопоставленный источник 13) известно, что при получении расклинивателей грануляцию сырых гранул перед обжигом осуществляют до насыпного веса больше 1 (т.е. включая диапазон не менее 1,2 ); о подтвержденности описанием к спорному патенту наличия причинно-следственной связи между отличительными признаками и заявленным для спорного изобретения техническим результатом, как не соответствующие имеющимся в материалах дела доказательствам.

По мнению общества "Ника-Петротэк", при рассмотрении спора суд первой инстанции оценил доказательства избирательно, не в их совокупности и не в полном объеме; выводы суда противоречат большинству представленных доказательств, которым не дана надлежащая правовая оценка.

Кроме того, общество "Ника-Петротэк" полагает, что судом первой инстанции применен неверный способ защиты нарушенных прав заявителя путем обязания административного органа восстановить правовую охрану спорного патента, поскольку, сделав вывод о подтвержденности причинно-следственной связи между отличительными признаками спорного патента и указанным в описании к нему заявленным техническим результатом, фактически суд выявил нарушение, которое не может быть устранено на стадии судебной ревизии ненормативного правового акта: необходимо было исследование известности такой причинно-следственной связи из противопоставленных источников.

Общество "Ника-Петротэк" также ссылается на допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального права, выразившиеся в не разрешении его ходатайства о назначении по делу дополнительной экспертизы, а также в неверном распределении судебных расходов по оплате услуг экспертов.

В отзыве на кассационные жалобы Шмотьев С.Ф. просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

В судебное заседание 26.07.2021 явились представители Шмотьева С.Ф., Плинера С.Ю., Роспатента и общества "Ника-Петротэк".

Представитель административного органа принял участие в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители Роспатента и общества "Ника-Петротэк" поддержали доводы кассационных жалоб, просили отменить обжалуемое решение суда первой инстанции.

Представитель Плинера С.Ю. просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Представитель Шмотьева С.Ф. просил отказать в удовлетворении кассационных жалоб, оставить обжалуемый судебный акт без изменения по основаниям, изложенным в отзыве.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, патент Российской Федерации на изобретение N 2235702 "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин" (индекс Международной патентной классификации - С04В 35/16 (2006.01), С04В 35/20 (2006.01), С04В 35/22 (2006.01), Е21В 43/267 (2006.01)) был выдан по заявке N 2002127076 с датой приоритета от 10.10.2002 на имена Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю.

Указанный патент действовал со следующей формулой:

"Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, характеризующийся тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, который последовательно измельчают, гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 и обжигают при температуре 1215-1290°С.".

Против выдачи данного патента в соответствии с нормами пункта 2 статьи 1398 ГК РФ 10.04.2019 обществом "Ника-Петротэк" было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

Для подтверждения доводов, указанных в возражении, обществом "Ника-Петротэк" были представлены в том числе следующие источники информации:

противопоставленный источник 1;

Горшков B.C. и др., "Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений", М., Высшая школа, 1988, с. 242-247, С. 340-343 (далее - противопоставленный источник 5);

Кнунянц И.Л., "Химия. Большой энциклопедический словарь", 2-е издание, "Большая Российская энциклопедия", М., 1998, С. 309 (далее - противопоставленный источник 6);

Будников П.П., "Химическая технология керамики и огнеупоров", Из-во литературы по строительству, М., 1972, С. 318-320 (далее - противопоставленный источник 7);

Балкевич В.Л., "Техническая керамика: Учеб. пособие для втузов", 2-е изд., перераб. и доп., М., Стройиздат, 1984, С. 72, 73, С. 170-175 (далее - противопоставленный источник 8);

Кнунянц И.Л., "Химическая энциклопедия", Советская энциклопедия, т. 2, М., 1990, С. 298 (далее - противопоставленный источник 10);

Бобкова М.Н., "Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений", Минск, Высшая школа, 1984, С. 96, 108, 109 (далее - противопоставленный источник 11);

Усов П.Г. и др., "Новая керамика для высокочастотной техники", Известия томского ордена октябрьской революции и трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, т. 259, Томск, 1975, с. 3-6 (далее - противопоставленный источник 16);

Усов П.Г. и др., "Получение керамики с диопсидовой кристаллической фазой на основе тремолита", Известия томского ордена октябрьской революции и трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, т. 250, Томск, 1975, С. 36-39 (далее - противопоставленный источник 19).

Поскольку обществом "Ника-Петротэк" были отозваны доводы о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", Роспатент не проводил соответствующий анализ.

Решением Роспатента от 02.10.2019 возражение было удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью вследствие его несоответствия условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Принимая данное решение, административный орган исходил из того, что наиболее близким аналогом способу по спорному патенту является способ, раскрытый в источнике информации 1, характеризующий способ получения керамических расклинивателей нефтяных скважин.

Роспатент установил, что способ, раскрытый в источнике информации 1, включает спекание керамического материала, его измельчение, гранулирование и обжиг при температуре 1150-1350°С (т.е. включая диапазон 1215-1290°С).

Административный орган отметил в решении, что способ, характеризующий спорное изобретение, отличается от способа, известного из источника информации 1, тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 .

Роспатент счел, что в формуле изобретения по спорному патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения способа по указанному патенту. К таким признакам, в частности, относятся признаки, касающиеся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

В качестве технического результата в описании спорного изобретения указано повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей.

Исследовав описание спорного изобретения, Роспатент счел, что из него не следует причинно-следственная связь между отличительными признаками спорного изобретения и заявленным техническим результатом.

Таким образом, административный орган установил, что при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" подтверждения известности влияния указанных отличительных признаков на технический результат не требуется.

Кроме того, Роспатент проанализировал иные противопоставленные источники информации, установив, что:

известно использование метасиликата магния для получения магнезиальных керамических материалов (источники информации 5-7);

известно использование метасиликата кальция (волластонита) для получения керамических материалов (источники информации 8, 10, 11);

известно использование метасиликата кальция-магния (диопсида) для получения керамических материалов (источники информации 16 и 19);

известно, что при получении расклинивателей грануляцию сырых гранул перед их обжигом осуществляют до насыпного веса больше 1 (т.е. включая диапазон не менее 1,2 ) (источник информации 13).

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о том, что из уровня техники известны решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по спорному патенту, касающиеся того, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3, а следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Считая принятое административным органом решение от 02.10.2019 незаконным, Шмотьев С.Ф. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Сославшись на разъяснения, содержащиеся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд первой инстанции счел, что с учетом даты приоритета патента Российской Федерации на изобретение N 2235702 (10.10.2002), а также даты поступления возражения против выдачи оспариваемого патента (10.04.2019), законодательство, применимое для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту, включает ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила N 82.

Таким образом, при разрешении спора суд первой инстанции руководствовался положениями пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, а также положениями пунктов 3.2.4.2, 19.5.3, 22.3 Правил N 82.

При рассмотрении дела суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что независимый пункт 1 формулы спорного изобретения содержит ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями: признаки, касающиеся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

Кроме того, суд первой инстанции согласился с мнением административного органа том, что ближайшим аналогом изобретения по спорному патенту является способ, известный из противопоставленного источника 1.

С целью проверки обоснованности мотивов Роспатента по ходатайствам Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю. для разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии, в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 05.08.2020 суд первой инстанции назначил судебную экспертизу, проведение которой поручил Хорошкееву В.А.

После получения заключения по результатам экспертизы судом первой инстанции рассмотрено и удовлетворено заявление общества "Ника-Петротэк" об отводе эксперта Хорошкеева В.А., о чем вынесено определение от 26.10.2020.

С целью проверки обоснованности мотивов Роспатента по ходатайству общества "Ника-Петротэк" для разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии и патентоведения, в соответствии со статьей 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определением от 26.10.2020 суд первой инстанции назначил комплексную судебную экспертизу, проведение которой поручил Жаровой Н.И. и Туленинову А.Н.

Учитывая, что поступившие от эксперта Жаровой Н.И. и эксперта Туленинова А.Н. ответы на одни и те же вопросы отличались и являлись противоположными, в целях дополнительного разъяснения спорных вопросов судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определением суда от 11.02.2021 к участию в деле в качестве специалиста был привлечен советник Суда по интеллектуальным правам Яковлев Р.Ю.

Суд первой инстанции критически оценил заключение эксперта Туленинова А.Н., сославшись на наличие противоречий в его ответах, а также на несоответствие этих ответов ответам эксперта Жаровой Н.И. и консультации специалиста Яковлева Р.Ю., а также приняв во внимание то, что данный эксперт не специализируется в области химии (по первоначальному образованию историк).

Таким образом, по результатам исследования имеющихся в материалах дела доказательств, а именно заключения эксперта Жаровой Н.И. и консультаций специалиста Яковлева Р.Ю., суд первой инстанции пришел к выводу о том, что "самый главный отличительный признак спорного патента - использование определенных материалов - метасиликатов кальция и/или магния, остальные признаки нельзя рассматривать в отрыве от типа минерала".

При этом суд первой инстанции отметил, что расклиниватели иных лиц выполнены из другого минерала (вещества), соответственно, использование другого минерала влияет на эксплуатационные характеристики расклинивателей по спорному патенту, что является очевидным для специалиста.

По мнению суда первой инстанции, отсутствие сведений о методе получения существующих алюмосиликатных расклинивателей не имело в данном случае какого-либо значения, так как для специалиста очевидно, что даже если бы методы изготовления полностью совпадали, использование материалов другой природы может привести к улучшенным эксплуатационным характеристикам, поскольку используется другой материал с другими свойствами.

Суд первой инстанции счел: приведенные в описании к спорному патенту примеры подтверждают, что улучшение свойств расклинивателя, показанное в таблице, достигается, в частности тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 , т.е. описание спорного патента подтверждает наличие причинно-следственной связи между указанными отличительными признаками и упомянутым в данном описании техническим результатом.

Сославшись на заключение эксперта Жаровой Н.И. и на пояснения специалиста Яковлева Р.Ю., суд первой инстанции также указал на то, что причинно-следственная связь очевидна для специалиста, так как в изобретении использованы неизвестные ранее для этих целей минералы - метасиликат магния и/или метасиликат кальция, с которых и начинается признак, влекущий за собой остальные другие признаки изобретения (это и насыпная плотность минералов, и температура обжига). Именно эти минералы показали неожиданные эффекты повышения прочностных характеристик.

С учетом изложенного судом первой инстанции был признан несостоятельным вывод Роспатента о том, что при оценке соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" подтверждения известности влияния указанных отличительных признаков на технический результат не требуется.

Указание административного органа на то, что из отдельных источников информации известно использование метасиликата магния и метасиликата кальция для получения керамических материалов, не было принято судом первой инстанции в качестве обоснования известности именно в отношении признака "изготовление керамических расклинивателей нефтяных скважин" с указанием на то, что керамические материалы - очень широкий класс, из них делаются плиты, горшки и т.п., тогда как в рассматриваемом случае изобретение касается керамических расклинивателей (проппантов, шариков для нефтедобычи), что представляет собой более узкий класс, в котором метасиликат магния и метасиликат кальция ранее не применялись.

Вывод Роспатента о том, что из противопоставленного источника 13 известно осуществление при получении расклинивателей грануляции сырых гранул перед обжигом до насыпного веса больше 1 (т.е. включая диапазон не менее 1,2 ), суд первой инстанции также признал необоснованным, сославшись на заключение эксперта Жаровой Н.И. и соответствующие пояснения специалиста Яковлева Р.Ю.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что с учетом положений статьи 1350 ГК РФ, подпунктов 2 и 7 пункта 19.5.3 Правил N 82 все приведенные обстоятельства доказывают неправомерность выводов административного органа о том, что спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Соответствующие возражения Роспатента и общества "Ника-Петротэк", изложенные в отзывах и в дополнительных письменных пояснениях, как и иные представленные документы (заключение эксперта Туленинова А.Н., рецензия по результатам патентно-правового исследования, проведенного в отношении заключения эксперта Хорошкеева В.А. от 02.09.2020, документа, поименованного как заключение кандидата технических наук по изобретению "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин" по патенту РФ 2235702), были критически оценены судом первой инстанции и признаны противоречащими установленным судом обстоятельствам и иным содержащимся в материалах дела доказательствам.

На основании вышеизложенного суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта требованиям пункта 2 статьи 1350 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявители не оспаривают вывод суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в возражениях на них, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В кассационной жалобе Роспатент указывает на применение судом первой инстанции не подлежащего применению к спорным правоотношениям пункта 2 статьи 1350 ГК РФ.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Таким образом, как обоснованно указано в оспариваемом решении административного органа от 02.10.2019, с учетом даты подачи заявки (10.10.2002), по которой выдан спорный патент, законодательство, применимое для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту, включает Патентный закон и Правила N 82.

Вместе с тем, как следует из обжалуемого судебного акта, при рассмотрении настоящего спора суд первой инстанции руководствовался положениями пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, который не действовал по состоянию на дату подачи заявки на получение патента на спорное изобретение.

О применении пункта 2 статьи 1350 ГК РФ указано как в мотивировочной, так и в резолютивной частях решения суда первой инстанции.

В силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда первой инстанции, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Согласно части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

В данном случае суд первой инстанции применил закон, не подлежащий применению, а именно пункт 2 статьи 1350 ГК РФ, не действовавший на дату подачи заявки на получение спорного патента (пункт 2 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), и не применил закон, подлежащий применению, в данном случае - Патентный закон (пункт 1 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах исходя из пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Вместе с тем настоящий спор рассматривался судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следовательно, судом первой инстанции должна была быть осуществлена проверка решения Роспатента на его соответствие закону.

Поскольку суд первой инстанции руководствовался ненадлежащим законом, такую проверку нельзя признать проведенной.

С учетом этого решение суда первой инстанции подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

Иные доводы кассационных жалоб, касающиеся нарушения методологии проверки изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", в том числе в отношении функциональной зависимости отличительных признаков спорного изобретения, характеризующих насыпной вес сырых гранул не менее 1,2 и обжиг при температуре 1215-1290°С от приемов способа (грануляции и обжига), а не от признака, характеризующего керамический материал, могут быть заявлены и подлежат рассмотрению судом первой инстанции при новом рассмотрении дела по существу.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым дополнительно обратить внимание на следующее.

Определением от 26.10.2020 суд первой инстанции назначил комплексную судебную экспертизу в области химии и патентоведения.

Суд первой инстанции в этом определении указал, что "поскольку эксперт Жарова Н.И. обладает познаниями в области химии, она сможет ответить на вопросы, поставленные Шмотьевым С.Ф., относящиеся к экспертизе в части химии, а Туленинов А.Н. являясь патентным проверенным и стажем работы по проведению экспертиз, сможет ответить на вопросы общества, которые относятся к патентной части экспертизы.".

Иных указаний, касающихся того, на какие конкретно вопросы, поставленные в резолютивной части определения, должен ответить каждый из экспертов, определение от 26.10.2020 не содержит.

Вместе с тем из обжалуемого решения следует, что оба эксперта ответили на все вопросы, перечисленные в резолютивной части определения о назначении экспертизы, однако их ответы по части вопросов оказались противоположными.

Согласно части 1 статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей.

Частями 2 и 3 статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. В случае возникновения разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с частью 2 статьи 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает заслуживающим внимания довод Роспатента о противоречивости позиций суда, изложенных в определении от 26.10.2020 и в обжалуемом решении, в отношении того, на какие из поставленных вопросов должен был ответить каждый из экспертов в соответствии со своей компетенцией, а также считает необходимым обратить внимание на следующее.

Вопросы права (в том числе и вопросы патентного права) не могут ставиться перед экспертом, а мнение эксперта по правовым вопросам - рассматриваться как результат экспертизы.

Включение в заключение эксперта его мнения по правовым вопросам подлежит оценке судом первой инстанции на стадии судебного разбирательства на основании статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Аналогичного подхода следует придерживаться суду первой инстанции и при получении консультации специалиста, которому не могут быть заданы вопросы правового характера.

Как перед экспертами, так и перед специалистом должны ставиться вопросы, связанные с соответствующей областью техники и требующие специальных познаний именно в области, определяемой спецификой спорного патента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также считает необходимым обратить внимание суда первой инстанции на довод общества "Ника-Петротэк", касающийся выбранной судом первой инстанции меры восстановления нарушенного права в виде восстановления действия спорного патента.

Как установил суд первой инстанции и следует из оспариваемого ненормативного правового акта, признав отсутствие причинно-следственной связи между отличительными по отношению к прототипу признаками спорного изобретения и заявленным для этого изобретения техническим результатом, административный орган установил отсутствие необходимости выявления известности такого влияния из противопоставленных источников. В такой ситуации несогласие суда первой инстанции с мнением Роспатента об отсутствии причинно-следственной связи между отличительными по отношению к прототипу признаками спорного изобретения и заявленным для этого изобретения техническим результатом не может автоматически свидетельствовать о необходимости восстановления действия спорного патента, поскольку требует исследования обстоятельств известности такого влияния из противопоставленных источников, которые административным органом не исследовались.

В связи с этим, если при новом рассмотрении дела суд первой инстанции придет к тому же выводу, при выборе восстановительной меры он должен учесть пункт 138 Постановления N 10, в котором разъяснено: если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Суд по интеллектуальным правам установил, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 этого Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать административный орган выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо с учетом законодательства, подлежащего применению, дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу N СИП-978/2019 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

А.А. Ерин