Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2021 г. N С01-856/2021 по делу N СИП-555/2020 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку для установления использования товарного знака с незначительными изменениями этот суд не установил именно сильные элементы конкретных спорного товарного знака и используемых обозначений, а также не провел их надлежащее сравнение

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2021 г. N С01-856/2021 по делу N СИП-555/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 июля 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Борисовой Ю.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица TRU Kids Inc. (5 Wood Hollow Road, First Floor, Parsippany, NJ 07054, USA) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2021 по делу N СИП-555/2020

по исковому заявлению иностранного лица TRU Kids Inc. к иностранному лицу Toy Play LLC (88 Suydam Street, Suite A, Brooklyn, NY 11221, USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица TRU Kids Inc. - Христофоров А.А. (по доверенности от 12.08.2020), Довгалюк А.И. (по доверенности от 14.10.2019), Ароникова М.А. (12.08.2020);

от иностранного лица Toy Play LLC - Молчанова А.Н. (по доверенности от 11.08.2020), Шабанова Е.М. (по доверенности от 11.08.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо TRU Kids Inc. (далее - истец, компания TRU Kids Inc.) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Toy Play LLC (далее - ответчик, компания Toy Play LLC) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2021 исковое заявление компании TRU Kids Inc. оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемое решение отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе истец считает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что использование ответчиком словесных обозначений "TOY.RU" и "TOYRUSHA" является использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076 "TOYRUS" с незначительными изменениями. Данное суждение сделано вопреки требованиям статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункта 164 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

По мнению компании TRU Kids Inc., суд первой инстанции не оценил сходство между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 533076 "TOYRUS" и используемыми ответчиком обозначениями, нарушил порядок оценки обозначения с изменением отдельных элементов.

Компания TRU Kids Inc. полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что вопрос сходства между различными обозначениями во внимание не принимается.

С точки зрения компании TRU Kids Inc., суд первой инстанции не учел, что словесные элементы "TOY.RU", "TOY" и "RU" являются неохраняемыми. Словесное обозначение "TOY.RU" является описательным для игрушек и других товаров, реализуемых в магазинах игрушек, т.е. для всех товаров и услуг по их реализации, в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану спорного товарного знака.

С учетом положений абзаца пятого пункта 162 Постановления N 10 невозможно установить восприятие потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака на основании только неохраняемых элементов.

Податель кассационной жалобы обращает внимание на то, что комбинированные обозначения "" и "" имеют не только отличающийся словесный элемент, но и доминирующие изобразительные элементы. В связи с этим, по мнению истца, товарные знаки ответчика с элементом "TOY.RU" не были признаны ранее в установленном порядке сходными до степени смешения со спорным товарным знаком.

Истец также считает, что суд первой инстанции неверно выделил словесную часть "TOYRU" в используемых ответчиком обозначениях, что повлекло ошибочный вывод об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076 "TOYRUS" с незначительными изменениями.

В кассационной жалобе также указано на то, что суд первой инстанции сделал неправильный вывод об использовании в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 533076 "TOYRUS" и в товарных знаках "TOYRUSHA" элементов "RU", "RUS", имеющих отношение к общеизвестным аббревиатурам, обозначающим Российскую Федерацию. В товарном знаке "TOYRUSHA" элемент "RUS" не использован в качестве аббревиатуры, обозначающей Российскую Федерацию, и не воспринимается потребителями в качестве таковой. Обозначение "RU" также не выделяется и не воспринимается в обозначении "TOYRUSHA" в качестве аббревиатуры, обозначающей Российскую Федерацию, или в качестве идентификатора доменной зоны Российской Федерации.

Таким образом, по мнению компании TRU Kids Inc, товарные знаки, на использование которых ссылается ответчик в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076 "TOYRUS" с незначительными изменениями, отличаются существенным образом от него и являются самостоятельными средствами индивидуализации, сосуществующими со спорным товарным знаком.

Ответчик в отзыве на кассационную жалобу полагает, что оспариваемое решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. Правовая позиция изложена также в дополнительных пояснениях.

Представители компании TRU Kids Inc. приняли участие в судебном заседании лично, а также посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания), поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просили ее удовлетворить.

В ходе судебного заседания представители компании Toy Play LLC просили оставить жалобу без удовлетворения, считая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о начале судебного процесса с его участием, а также о месте и времени рассмотрения жалобы, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в телекоммуникационной сети Интернет, явку своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечил, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы иностранного лица TRU Kids Inc. президиумом Суда по интеллектуальным правам откладывалось.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражении на жалобу, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 данного Кодекса; безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции не выявлено.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "TOYRUS" по свидетельству Российской Федерации N 533076 (дата приоритета 07.12.2012) в отношении товаров 21-го класса "бутыли; блюдца; ванны детские переносные; губки туалетные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; наборы кухонной посуды; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; поилки; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда для тепловой обработки пищи; предметы домашней утвари туалетные; соковыжималки бытовые неэлектрические; сосуды для питья; стаканы [емкости]; утварь кухонная", 25-го класса "апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты для ног неэлектрические; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки для лыжников; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты", 28-го класса "велотренажеры; доски для плавания поддерживающие; жилеты для плавания; клюшки хоккейные; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; ласты для плавания; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; перчатки боксерские; пояса для плавания; сани для бобслея; сани [товары спортивные]; сетки спортивные; сетки теннисные; снаряды гимнастические; столы для настольного тенниса; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; эспандеры [тренажеры]" и услуг 35-го класса "агентства по коммерческой информации; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат торговых автоматов; сбор информации в компьютерных базах данных" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 533076 в отношении вышеназванных товаров и услуг не используется на протяжении последних трех лет, истец 30.03.2020 направил ответчику в установленном законом порядке соответствующее предложение, которое оставлено без удовлетворения.

По истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, компания TRU Kids Inc. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд первой инстанции признал компанию TRU Kids Inc. заинтересованной в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В то же время суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик доказал факт введения обществом с ограниченной ответственностью "ТОЙ.РУ" (далее - общество "ТОЙ.РУ") под контролем правообладателя в гражданский оборот широкого перечня товаров для детей. При этом общество "ТОЙ.РУ" является аффилированным с ответчиком лицом, и ему принадлежит серия товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 719366 "", N 719367 "", N 711656 "", N 683309 "", объединенных единым словесным элементом "TOY.RU" и "TOYRUSHA".

Суд первой инстанции отметил также, что для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

В связи с данными обстоятельствами суд первой инстанции счел возможным признать употребление обществом "ТОЙ.РУ" словесных обозначений "TOY.RU" и "TOYRUSHA" при продвижении на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей через розничные сети магазинов "TOY.RU" и "ТОЙРУША", через интернет-сайты TOY.RU и TOYRUSHA.RU, через видеохостинг "YouTube", через проведение рекламных кампаний и коммерческих съемок со звездами шоу-бизнеса (celebrity), через социальную сеть Instagram использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076 с незначительными изменениями, поскольку как словесные обозначения "TOYRU" и "TOYRUSHA", так и словесное обозначение "TOYRUS" фактически не отличаются друг от друга, содержат в своем составе словесные элементы "TOY", "RU", "RUS", при восприятии которых у рядового потребителя не возникает затруднений при их прочтении ввиду того, что они имеют отношение к общеизвестным аббревиатурам, обозначающим Российскую Федерацию, а также к игрушкам, которые преимущественно приобретает значительная часть проживающих на указанной территории граждан для удовлетворения собственных нужд.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к тому выводу, что ответчик подтвердил использование под контролем правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076 с незначительными изменениями его элементов для продвижения на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей.

Кроме того, как указал суд первой инстанции, имеющимися в деле доказательствами подтвержден факт широкой известности потребителю спорного товарного знака.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не усмотрел правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и при принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях в отношении жалобы.

Поскольку истец не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимых нормах права, о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, решение суда первой инстанции в соответствующей части не требует проверки.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражении на нее, выслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Как отмечено в пункте 164 Постановления N 10, при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, как указано в пункте 162 Постановления N 10, сходство обозначений определяется по их сильным элементам.

Этот подход подлежит применению в том числе и при сравнении фактически использованного обозначения со спорным товарным знаком для целей применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, как в спорном товарном знаке, так и в фактически использованном обозначении должны быть выявлены сильные элементы, которые должны быть тождественными или должны быть в очень высокой степени сходства.

Вместе с тем в оспариваемом решении суд первой инстанции указал, что в фактически использовавшемся обозначении подлежат учету словесные элементы, обозначающие Российскую Федерацию и игрушки.

Из вышеуказанного следует, что при установлении использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с незначительным изменением отдельных элементов суд первой инстанции ошибочно учитывал слабые элементы (TOY, RU, RUS) фактически использовавшихся обозначений, имеющих отношение, как указал суд первой инстанции, к общеизвестным аббревиатурам и игрушкам.

При этом в большинстве имеющихся в материалах дела доказательств словесные элементы использованы на фоне изобразительных элементов, которые были проигнорированы судом первой инстанции.

Решение суда первой инстанции вообще не содержит анализа этих элементов, в том числе на предмет их силы.

Фактически суд первой инстанции исходил из наличия у правообладателя спорного товарного знака серии товарных знаков и признал, что использование одного товарного знака серии означает использование всех товарных знаков серии.

Данный вывод суда первой инстанции также свидетельствует о неправильном применении норм статьи 1486 ГК РФ, поскольку должно быть оценено использование конкретного спорного товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что для установления использования товарного знака с незначительными изменениями сначала суд первой должен был установить именно сильные элементы конкретного спорного товарного знака и конкретных используемых обозначений, а затем провести их надлежащее сравнение, чего сделано не было.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака, которая судом первой инстанции ввиду вышеизложенного нарушена.

Поскольку судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, решение не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, поэтому в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, и принять законное и обоснованное решение.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2021 по делу N СИП-555/2020 отменить.

Дело N СИП-555/2020 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Ю.В. Борисова