Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2021 г. по делу N СИП-155/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным в РФ и обязал повторно рассмотреть указанное заявление, поскольку Роспатент при повторном рассмотрении возражения не выполнил обязательные для него указания суда и существенно нарушил процедуру принятия решения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2021 г. по делу N СИП-155/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2021 г. N С01-1715/2021 настоящее решение изменено, абзац третий резолютивной части изложен в следующей редакции:

"Признать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "услуги магазинов по розничной продаже товаров" с 01.01.2016"

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 2 августа 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (пр-т Заневский, д. 65, корп. 1, лит. А, пом. 1, Санкт-Петербург, 195213, ОГРН 1027810304950) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.11.2020 об отказе в удовлетворении заявления о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" - Усков В.В. (по доверенности от 01.02.2021 N ок/21-5060);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-904/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (далее - общество "О'КЕЙ", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.11.2020 об отказе в удовлетворении заявления о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации в отношении услуги 35-го класса "услуги магазинов по розничной продаже товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Указанное требование общество "О'КЕЙ" мотивирует тем, что представленные им доказательства подтверждают общеизвестность в Российской Федерации с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров". В связи с этим, по мнению заявителя, решение Роспатента от 19.11.2020 противоречит пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "О'КЕЙ" отмечает, что им в материалы административного дела представлено значительное количество доказательств, свидетельствующих, по его мнению, о большом объеме рекламы на телевидении и в печатных изданиях, где спорное обозначение исполнено буквами красного цвета на белом фоне. Между тем Роспатент, вопреки указанию президиума Суда по интеллектуальным правам, не оценили соотношение материалов в красно-белой цветовой гамме и материалов в остальных цветовых сочетаниях, в то время как использование обозначения в иных цветовых сочетаниях составляет менее 1%.

Общество полагает, что Роспатент вопреки указанию президиума Суда по интеллектуальным правам не установил, повлияли ли графические отличия обозначений, приведенных в рекламных материалах и в других доказательствах, на существо заявленного обозначения с точки зрения его восприятия потребителями. Между тем, заявитель считает, что использование в представленных доказательствах обозначения "О'КЕЙ" в любом цветовом сочетании должно рассматриваться как использование одного и того же обозначения, поскольку изменение цвета шрифта и цвета фона, на котором используется данное обозначение, не влияет на его различительную способность.

Общество "О'КЕЙ" также ссылается на отсутствие оценки Роспатентом доказательств, подтверждающих значительный объем рекламы на радио, а также указывает на несоответствие выводов Роспатента в отношении результатов исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ) текстам этих исследований, которые, как считает заявитель, подтверждают широкую известность спорного обозначения вне зависимости от его исполнения.

В судебном заседании представитель общества "О'КЕЙ" поддержал заявленные требования.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, просил оставить без изменения оспариваемое решение Роспатента от 19.11.2020.

Как следует из материалов дела, государственная регистрация словесного товарного знака "" по заявке N 2003715426 с приоритетом от 11.08.2003 произведена 22.03.2004 за N 265651 на имя компании "Аксус Файненшиал Лтд." в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 15.10.2009 за N РД0055669, исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении всех услуг было передано обществу "О'КЕЙ".

В Роспатент 29.06.2016 поступило заявление общества о признании с 01.01.2016 данного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Впоследствии общество ходатайством от 28.09.2016 сократило перечень услуг, в отношении которых им испрашивалось признание товарного знака "О'КЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 265561 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, - для услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

В дальнейшем в спорный товарный знак 29.11.2016 были внесены изменения с указанием цветового сочетания "белый, красный", в результате чего товарный знак приобрел вид "".

В обоснование широкой известности в Российской Федерации оказываемых им услуг под обозначением "О'КЕЙ" обществом в Роспатент были представлены следующие доказательства:

годовой отчет O'KEY Group S.A. за 2014 год с переводом на русский язык;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "О'КЕЙ";

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru со списком городов, в которых находятся гипермаркеты и/или супермаркеты "О'КЕЙ";

письмо о количестве контрагентов общества "О'КЕЙ";

распечатка с сайта с доменным именем expert.ru с информацией о компаниях, которые вошли в рейтинг "Эксперт 400" 2015 года, посвященный крупнейшим компаниям Российской Федерации по объему реализации продукции;

распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога интернет-магазина сети "О'КЕЙ";

копии свидетельств на товарные знаки общества "О'КЕЙ" с приложениями;

распечатка с сайта с доменным именем okmarket.ru с информацией о проекте "Собственные торговые марки";

презентация "Прайс на рекламные услуги сети гипермаркетов "О'КЕЙ" на 2016 год;

отчет общества "О'КЕЙ" об оказанных рекламных услугах в 2012 - 2014 годах;

формы документов общества "О'КЕЙ" для заключения договора на оказание рекламных услуг;

копии договоров на оказание рекламных услуг с закрытым акционерным обществом "Авеню-Промоушн: РД Северо-Запад", с обществом с ограниченной ответственностью "Русс Индор" с приложениями, актами приема-сдачи услуг, счетами-фактурами;

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных возможностях в сети "О'КЕЙ";

копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных обществом "О'КЕЙ", а также информация с интернет-сайтов о наградах общества;

копия протокола о принятии в члены АКОРТ;

распечатка с сайта с доменным именем acort.ru с информацией о членах организации;

информация об исследовании Deloitte, посвященном сфере ритейла за 2015 год;

исследование общества с ограниченной ответственностью "Божоле" "Brand Capital", посвященное основным показателям бренда "О'КЕЙ" за 2014 год;

исследование Nielsen "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" ("Тенденции в покупательском поведении в 2014-2015");

копия договора между обществом "О'КЕЙ" и обществом с ограниченной ответственностью "Приор" Рекламное агентство" от 15.09.2010 N 30/07-171 с дополнительными соглашениями о продлении действия данного договора;

сведения по рекламе сети "О'КЕЙ" из печатных изданий за 2011 - 2014 годы;

копии справок от имени учредителей печатных изданий о размещении рекламы сети "О'КЕЙ";

таблицы, обобщающие сведения о рекламе сети "О'КЕЙ" на улицах;

копии фотографий, подтверждающих размещение рекламы сети "О'КЕЙ" на улицах в 2012 - 2014 годах;

копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на телевидении;

копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на радио;

рекламные ролики общества "О'КЕЙ" для телевидения и радио, доступные по ссылке: https://goo.gl/JWe9gX;

письмо общества "О'КЕЙ" о количестве закупленной и реализованной рекламной продукции;

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных каталогах "О'КЕЙ";

примеры рекламных каталогов сети "О'КЕЙ";

копии актов между обществом "О'КЕЙ" и производителями рекламной продукции в отношении рекламных каталогов;

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о картах постоянного покупателя сети "О'КЕЙ";

образец карты постоянного покупателя;

копии актов между обществом "О'КЕЙ" и производителями рекламной продукции в отношении карт постоянного покупателя;

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о подарочных картах сети "О'КЕЙ";

образцы подарочных карт и купона;

копии актов между обществом "О'КЕЙ" и производителями рекламной продукции в отношении подарочных карт и/или купонов;

распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okmarket.ru с переводом на русский язык;

копия письма регистратора о принадлежности домена okmarket.ru обществу "О'КЕЙ";

распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okmarket.ru;

распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okeydostavka.ru с переводом на русский язык;

копия письма регистратора о принадлежности домена okeydostavka.ru обществу "О'КЕЙ";

распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeydostavka.ru;

распечатка с сайта с доменным именем reksofl.ru касательно разработки компанией "Рексофт" интернет-магазина для сети "О'КЕЙ" и вручения компании "Рексофт" премии "Инноватор года 2014" за данный проект;

распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okeyinvestors.ru с переводом на русский язык;

копия письма регистратора о принадлежности домена okeyinvestors.ru обществу "О'КЕЙ";

распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeyinvestors.ru;

распечатка с сайта с доменным именем vk.com главной страницы сообщества "Розничная сеть "О'КЕЙ";

распечатки с сайта с доменным именем vk.com главных страниц сообществ конкурентов сети "О'КЕЙ";

распечатка с сайта с доменным именем youtube.com страниц аккаунта marketokey с переводом на русский язык;

копия договора между обществом "О'КЕЙ" и обществом с ограниченной ответственностью "Экс Либрис" (далее - общество "Экс Либрис) от 01.07.2009 с приложением и дополнительными соглашениями;

примеры отчетов общества "Экс Либрис" за 2012 - 2014 годы по результатам мониторинга российских СМИ по теме "Российские торговые сети в информационном поле российских СМИ";

отчеты ВЦИОМ по результатам проведенных социологических опросов в отношении обозначения "О'КЕЙ" в 2015 и 2017 годах;

копии уведомлений о постановке общества "О'КЕЙ" на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений;

ежеквартальный отчет за IV квартал 2016 г.;

сведения с сайтов о группе компаний "О'КЕЙ" и ее пресс-релиз по состоянию на 30.01.2017.

Решением Роспатента от 19.04.2017 в удовлетворении заявления общества о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным отказано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2017 по делу N СИП-354/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018, решение Роспатента от 19.04.2017 признано недействительным. Указанным решением суд обязал повторно рассмотреть заявление общества от 29.06.2016.

В ходе повторного рассмотрения заявления общество дополнительно представило в Роспатент следующие материалы:

распечатка сведений Министерства экономического развития Российской Федерации о системообразующих предприятиях;

распечатка сведений о рейтинге "Эксперт 400" за 2016 - 2017 годы;

распечатка сведений о рейтинге Forbes за 2015 - 2017 годы;

распечатка сведений о премиях и благотворительности заявителя;

распечатка сведений о партнерствах заявителя;

распечатка сведений об онлайн-магазине заявителя;

таблица о количестве населения и гипермаркетах заявителя в городах Российской Федерации;

распечатка отчета Colliers International;

копии эфирных справок телевизионных каналов и радиостанций.

По результатам повторного рассмотрения заявления общества от 29.06.2016 Роспатент принял решение от 30.01.2019, которым отказал в удовлетворении этого заявления.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу N СИП-370/2019 указанное решение Роспатента оставлено без изменения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу N СИП-370/2019 отменено, решение Роспатента от 30.01.2019 об отказе в удовлетворении заявления общества "О'КЕЙ" о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление общества "О'КЕЙ" от 29.06.2016.

В постановлении от 25.05.2020 президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что вопросы о том, повлияли ли внесенные обществом "О'КЕЙ" изменения при использовании товарного знака по свидетельству N 265651 на существо данного обозначения, остался ли он узнаваемым для потребителей, не влияет ли известность прежних используемых обществом "О'КЕЙ" обозначений на спорный товарный знак, являются вопросами факта и должны быть установлены Роспатентом при рассмотрении заявления по результатам комплексного анализа товарного знака по свидетельству N 265651 и используемых заявителем обозначений.

Решением Роспатента от 19.11.2020, принятым по результатам повторного рассмотрения заявления общества "О'КЕЙ" от 20.06.2016, было отказано в признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

В обжалуемом решении Роспатент указал, что к документам, подтверждающим использование заявленного обозначения относится только распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога интернет-магазина сети "О'КЕЙ". Остальные документы были отклонены Роспатентом как не подтверждающие использование именно спорного товарного знака в отношении услуг магазинов.

Общество, полагая, что решение Роспатента от 19.11.2020 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ), пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента по рассмотрению заявления о признании обозначения общеизвестным товарным знаком и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

С учетом даты подачи заявления (29.06.2016), правовая база для его рассмотрения, включает Парижскую конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), ГК РФ и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

На основании данной нормы критериями признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации являются:

широкая известность испрашиваемого обозначения:

в результате интенсивного использования;

на указанную в заявлении дату;

среди соответствующих потребителей;

в отношении товаров (услуг) заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечня доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Как отмечено в статье 6.bis Парижской конвенции и в принятых резолюциях AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов ВОИС 20-29.09.1999 (далее - Рекомендации ВОИС), компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

В соответствии со статьей 2 Рекомендаций ВОИС при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендаций ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальность может иметь совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак и ассоциирование с источником происхождения товаров (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендаций ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651, который заявитель просит с 01.01.2016 признать общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представляет собой словесное обозначение "", выполненное оригинальным шрифтом заглавными красными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в красном и белом цветовом сочетании.

В подтверждение довода о том, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 265651 является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2016, общество "О'КЕЙ" представило следующие документы: годовой отчет "O'KEY Group S.A." за 2014 год с переводом на русский язык [1]; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "О'КЕЙ" [2]; распечатку страницы Интернет-сайта "О'КЕЙ" (okmarket.ru), содержащей список городов, в которых находятся гипермаркеты и/или супермаркеты "О'КЕЙ" [3]; письмо о количестве контрагентов общества "О'КЕЙ" [4]; распечатку страницы Интернет-сайта "expert.ru", содержащей сведения о компаниях, которые вошли в рейтинг "Эксперт 400" за 2015 год, посвященный крупнейшим компаниям Российской Федерации по объему реализации продукции [5]; распечатку страницы Интернет-сайта "О'КЕЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ" (okeydostavka.ru) [6]; копии свидетельств на товарные знаки общества "О'КЕЙ" с приложениями [7]; распечатку страницы Интернет-сайта "okmarket.ru", содержащей информацию о проекте "Собственные торговые марки" [8]; презентации "Прайс на рекламные услуги сети гипермаркетов "О'КЕЙ" на 2016 год" [9]; отчет общества "О'КЕЙ" об оказанных рекламных услугах за период с 2012 года по 2014 год [10]; формы документов общества "О'КЕЙ" для заключения с ним договоров на оказание рекламных услуг [11]; копии договоров на оказание рекламных услуг с ЗАО "Авеню-Промоушн: РД Северо-Запад", ООО "Русс Индор" с приложениями [12]; распечатка страницы Интернет-сайта "okmarket.ru", содержащей информацию о рекламных возможностях торговой сети "О'КЕЙ" [13]; копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных обществом "О'КЕЙ", а также информация с Интернет-сайтов о наградах ООО "О'КЕЙ" [14]; копию протокола о принятии общества "О'КЕЙ" в члены "АКОРТ" [15]; распечатку страницы Интернет-сайта "acort.ru", содержащей информацию о членах организации [16]; распечатку страницы Интернет-сайта "deloitte.com", содержащей информацию о рейтинге "Global Powers of Retailing 2016" [17]; исследование общества с ограниченной ответственностью "Божоле" "Brand Capital - основные показатели бренда "О'КЕЙ", подготовленное в декабре 2014 года (далее - исследование "Brand Capital") [18]; исследование "Nielsen" "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" ("Тенденции в покупательском поведении в 2014-2015") [19]; копию договора N 30/07-171, заключенного между обществом "О'КЕЙ" и ООО "Приор" Рекламное агентство" 19 сентября 2010 года, с приложениями [20]; сведения по рекламе ООО "О'КЕЙ" из печатных изданий за 2011 - 2014 годы [21]; копии справок от имени учредителей печатных изданий о размещении рекламы общества "О'КЕЙ" [22]; таблицы, обобщающие сведения о рекламе общества "О'КЕЙ" на улицах [23]; копии фотографий, подтверждающих размещение рекламы торговой сети "О'КЕЙ" на улицах в период с 2012 года по 2014 год [24]; копии эфирных справок о размещении обществом "О'КЕЙ" на телевидении [25]; копии эфирных справок о размещении рекламы обществом "О'КЕЙ" на радио [26]; рекламные ролики общества "О'КЕЙ" для телевидения и радио, доступные по ссылке: https://goo.gl/JWe9gX [27]; письмо общества "О'КЕЙ" о количестве закупленной и реализованной рекламной продукции [28]; распечатка страницы Интернет-сайта "okmarket.ru", содержащей информацию о рекламных каталогах "О'КЕЙ" [29]; примеры рекламных каталогов торговой сети "О'КЕЙ" [30]; копии актов в подтверждение производства рекламных каталогов для общества "О'КЕЙ" [31]; распечатку страницы Интернет-сайта "okmarket.ru", содержащей информацию о картах постоянного покупателя торговой сети "О'КЕЙ" [32]; образец карты постоянного покупателя торговой сети "О'КЕЙ" [33]; копии актов, подтверждающих производство карт постоянного покупателя для общества "О'КЕЙ" [34]; распечатка страницы Интернет-сайта "okmarket.ru", содержащей информацию о подарочных картах торговой сети "О'КЕЙ" [35]; образцы подарочных карт и купона торговой сети "О'КЕЙ" [36]; копии актов, подтверждающих производство подарочных карт и купонов для общества "О'КЕЙ" [37]; распечатка страницы Интернет-сайта сайта "nic.ru", содержащей информацию о доменном имени "okmarket.ru" [38]; копию письма АО "РСИЦ" о принадлежности домена "okmarket.ru" обществу "О'КЕЙ" [39]; распечатку сведений из сервиса "Google Analytics" в отношении Интернет-сайта "okmarket.ru" [40]; распечатку страницы Интернет-сайта "nic.ru", содержащей сведения о доменном имени "okeydostavka.ru" [41]; копия письма АО "РСИЦ" о принадлежности домена "okeydostavka.ru" ООО "О'КЕЙ" [42]; распечатку данных из сервиса "Google Analytics" в отношении Интернет-сайта "okeydostavka.ru" [43]; распечатку страницы Интернет-сайта "reksofl.ru" [44]; распечатку страницы Интернет-сайта "nic.ru", содержащей сведения о доменном имени "okeyinvestors.ru" [45]; копию письма АО "РСИЦ" о принадлежности домена "okeyinvestors.ru" общества "О'КЕЙ" [46]; распечатку данных из сервиса "Google Analytics" в отношении Интернет-сайта "okeyinvestors.ru" [47]; распечатку страницы сообщества "Розничная сеть "О'КЕЙ" в социальной сети "vk.com" [48]; распечатки страниц сообществ-конкурентов торговой сети "О'КЕЙ" в социальной сети "vk.com" [49]; распечатка страницы канала "marketokey" в сервисе "youtube.com" [50]; копию договора, заключенного между обществом "О'КЕЙ" и ООО "Экс Либрис" 1 июля 2009 года с приложениями [51]; примеры отчетов ООО "Экс Либрис" за период с 2012 года по 2014 год по результатам мониторинга российских СМИ по теме "Российские торговые сети в информационном поле российских СМИ" [52]; отчет фонда "ВЦИОМ" "Определение уровня известности обозначения "О'КЕЙ", подготовленный в 2015 году (далее - отчет ВЦИОМ 2015 года) [53]; копии уведомлений о постановке общества "О'КЕЙ" на налоговый учет по месту нахождения его обособленных подразделений [54]; ежеквартальный отчет общества "О'КЕЙ" за IV квартал 2016 года [55]; распечатки страниц Интернет-сайтов, содержащих сведения о группе компаний "О'КЕЙ" и ее пресс-релиз по состоянию на 30 января 2017 года; справку о соотношении количества населения и гипермаркетов "О'КЕЙ" [56]; отчет фонда "ВЦИОМ" "Уровень известности обозначения "о'кей", подготовленный в 2017 году (далее - отчет ВЦИОМ 2017 года) [57].

Проанализировав вышеуказанные доказательства, представленные заявителем в материалы дела, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявление подано обществом в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651, в связи с чем документы, прилагаемые заявителем в обоснование довода о том, что по состоянию на 01.01.2016 товарный знак является общеизвестным, должны касаться именно того знака, который он считает общеизвестным.

Кроме того, коллегия судей Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом административного органа о том, что имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о широком уровне известности товарного знака заявителя по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" на испрашиваемую дату 01.01.2016.

Данный вывод административного органа основан на имеющихся в материалах дела доказательствах.

Так, согласно представленным в материалы дела доказательствам, общество зарегистрировано 30.07.2001 и входит в группу компаний "О'КЕЙ". Основная деятельность группы - управление магазинами формата гипермаркетов "О'КЕЙ" и супермаркетов "О'КЕЙ", входящих в розничную торговую сеть "О'КЕЙ" в Российской Федерации [1, 2].

Сеть магазинов "О'КЕЙ" основана в 2002 году с появлением первого гипермаркета в Санкт-Петербурге. В 2017 году сеть магазинов "О'КЕЙ" отметила свое 15-летие. В период за 2003 - 2006 годы открылись восемь гипермаркетов и два супермаркета "О'КЕЙ" в Санкт-Петербурге. В период за 2007 - 2008 годы магазины "О'КЕЙ" открываются в шести новых регионах Российской Федерации, и всего в то время функционируют 37 магазинов. С 2009 по 2013 годы магазины "О'КЕЙ" открываются в Москве. За 2014 год у сети магазинов "О'КЕЙ" насчитывается 108 магазинов в 28 российских городах [1].

По состоянию на 31.12.2016 сеть "О'КЕЙ" насчитывает 164 магазина [55, 56], из них 74 гипермаркета, 36 супермаркетов, 54 дискаунтера.

В год основания заявителя был зарегистрирован сайт с доменным именем okmarket.ru [38, 39].

В годовом отчете [1] O'KEY Group S.A. за 2014 год присутствует карта географического покрытия магазинов "О'КЕЙ". Материалы [64] показывают количество населения и гипермаркетов заявителя в городах Российской Федерации.

Как верно отметил Роспатент, из указанных документов следует, что гипермаркеты и супермаркеты сети "О'КЕЙ" были открыты в городах с наибольшей численностью и плотностью населения. На дату подачи заявления магазины сети функционируют в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Краснодар, Череповец, Уфа и так далее [1, 3, 54]. К 2016 году магазины расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах [55, 56], что положительно сказывается на росте выручки компании заявителя.

Исходя из материалов заявления, поданных в Роспатент следует, что сеть магазинов "О'КЕЙ" в исследуемый период функционировала в 27-ми наиболее густо населенных субъектах Российской Федерации.

Кроме того, Роспатент установил, что магазины сети торговой сети "О'КЕЙ" получали различные награды и становились победителями разнообразных конкурсов в области розничной торговли с 2011 по 2015 годы [14].

В отношении рекламной кампании общества судебная коллегия отмечает следующее.

Из отчетов [51, 52] по результатам мониторинга российских СМИ за период 2012 - 2014 годов следует, что информация о российском ритейлере "О'КЕЙ" представлена в российских СМИ ("Коммерсант", "РБК daily", "Retail.ru", "ПРАЙМ" и др.).

Реклама магазинов "О'КЕЙ" заявителя транслировалась в эфирах радиостанций в 2012 - 2016 годах ("Ретро FM", "Европа Плюс", "Авторадио", "Русское радио", "Дорожное радио", "Радио Дача", "Love Радио" и других) в разных городах Российской Федерации: Сургут, Саратов, Новосибирск, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Липецк, Воронеж, Астрахань, Ставрополь и так далее [26, 27, 66].

Судебная коллегия учитывает, что обществом также представлены эфирные справки [25, 66], иллюстрирующие рекламную кампанию магазинов "О'КЕЙ" в телевизионном эфире в 2011 - 2016 годах на российских каналах "Первый", "НТВ", "Россия", "ТНТ", транслируемых в различных городах: Краснодар, Мурманск, Санкт-Петербург, Липецк и так далее.

Согласно документам [28-37] за период 2012 - 2015 годы реклама магазинов "О'КЕЙ" присутствовала в периодических печатных изданиях: например, "Семь дней", "Аргументы и факты", "Антенна Телесемь", "МОЙ РАЙОН", "Петербургский телезритель" и так далее.

В источниках [38-47, 63] представлена информация о количестве просмотров страниц на сайтах заявителя (okmarket.ru 2012 - 2016 годы - 118 833 492; okeydostavka.ru 2015 - 2016 годы - 17 582 844; okeyinvestors.ru 2012 - 2016 годы - 601 997).

В социальной сети "ВКонтакте" представлена официальная страница магазинов "О'КЕЙ" http://vk.com/okmarketru с более чем 47 000 подписчиками [48].

Согласно исследованию "Brand Capital" [18] по уровню удовлетворенности гипермаркетами сеть "О'КЕЙ" занимает второе место в Российской Федерации, по уровню удовлетворенности супермаркетами - первое. В этом же исследовании 86% опрошенных покупателей магазинов в городах присутствия сети "О'КЕЙ" подтвердили знание бренда "О'КЕЙ".

В представленных исследованиях [17, 19] относительно положения сети "О'КЕЙ" на российском рынке отмечено следующее.

Исследование "Deloitte" [17] касается сферы ритейла за 2015 год. Российская розничная сеть "О'КЕЙ" по итогам 2015 года вошла в список 250-ти крупнейших ритейлеров мира, среди которых в этом сегменте рынка обозначены "Лента", "Магнит", "Х5 Retail Group" и так далее. Согласно исследованию компании "Nielsen" "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" по рынку Санкт-Петербурга за период 2014 - 2015 годов гипермаркеты сети "О'КЕЙ" остаются основным каналом торговли [19].

Согласно исследованию "Nielsen" "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" [19] гипермаркеты "О'КЕЙ" являются одним из основных каналов торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса в городе Санкт-Петербурге.

В рейтинге "Эксперт 400" за 2016 - 2017 годы [59], "Forbes" за 2015 - 2017 годы [60] общество в 2015 году вошло в первую сотню рейтинга крупнейших компаний Российской Федерации по объему реализации продукции (151,9 миллиардов рублей). В последующие годы заявитель занимал лидирующие позиции в рейтингах с увеличением объемов реализации соответственно: 162,5 и 175,5 миллиардов рублей за 2016 и 2017 годы.

Согласно рейтингу "Forbes" [60] за период 2015 - 2016 годы (в том числе, на испрашиваемую дату - 01.01.2016) заявитель занимает 36-38 места среди самых больших частных компаний в стране по объему выручки.

Из отчетов [51, 52] по результатам мониторинга российских средств массовой информации за период 2012 - 2014 годы следует, что информация о российском ритейлере "О'КЕЙ" представлена в российских СМИ ("Коммерсант", "РБК daily", "Retail.ru", "ПРАЙМ" и др.).

Реклама магазинов "О'КЕЙ" заявителя транслировалась в эфирах ведущих радиостанций в 2012 - 2014 годы ("Ретро FM", "Европа Плюс", "Авторадио", "Русское радио", "Дорожное радио", "Радио Дача", "Love Радио") в разных городах Российской Федерации (Сургут, Саратов, Новосибирск, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Липецк, Воронеж, Астрахань, Ставрополь и т.д.) [26, 27].

Также общество является обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом "О'КЕЙ" в отношении услуг 35-го класса МКТУ [7]: по свидетельству Российской Федерации N 266176 "", по свидетельству Российской Федерации N 265652 "", по свидетельству Российской Федерации N 336074 "", по свидетельству Российской Федерации N 336075 "", по свидетельству Российской Федерации N 353493 "".

Таким образом, по результатам исследования указанных документов, Роспатент пришел к выводу о широком уровне известности товарного знака заявителя по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" на испрашиваемую дату 01.01.2016.

Между тем, учитывая, что одним из условий для признания товарного знака общеизвестным является интенсивность его использования, Роспатент указал, что к документам, относящихся непосредственно к заявленному обозначению относится лишь распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога интернет-магазина сети "О'КЕЙ" [6]), которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод об известности и интенсивности использования обозначения "".

При этом Роспатент исходил из того, что документы рекламы на радио и ТВ, а также в рекламных каталогах (которые составляют основной массив представленных документов [7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30-57]) представляют собой вариации зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам N 265652, 266176, 336075, 353493 [7]. При этом в договорах на оказание рекламных услуг на радио и ТВ нельзя установить, в отношении какого именно обозначения заключены данные договоры.

Проанализировав данный вывод административного органа, с учетом доводов заявителя, судебная коллегия полагает необходимым высказать следующее.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак и ассоциирование с источником происхождения товаров (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации.

Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендаций ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

В обжалуемом решении Роспатент верно отметил, что заявление подано обществом в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651, в связи с чем документы, прилагаемые заявителем в обоснование довода о том, что по состоянию на 01.01.2016 товарный знак является общеизвестным, должны касаться именно того знака, который он считает общеизвестным.

Вместе с тем, проанализировав, в том числе, документы рекламы на радио и ТВ, а также в рекламных каталогах (которые составляют основной массив представленных документов [7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30-57]), Роспатент пришел к выводу, что они представляют собой вариации, зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам N 265652, 266176, 336075, 353493 [7], в которых "использование изображения тележки для продуктов усиливает и существенно меняет восприятие таких обозначений, поскольку изображение тележки способно порождать в сознании потребителей представление, что обозначение используется для сопровождения услуг по продаже товаров, например, к услугам магазинов. В то время как при восприятии обозначения без изображения тележки данная ассоциативность не возникает".

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не соглашается с данным выводом административного органа и полагает, что он сделан без учета позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, высказанной в постановлении от 25.05.2019 по делу N СИП-370/2019.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка.Здесь и далее по тексту дату постановления Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 25.05.2020 г."

В соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда кассационной инстанции должны быть указаны действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и арбитражным судом первой или апелляционной инстанций, если дело передается на новое рассмотрение.

Как следует из указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, содержащихся в постановлении от 25.05.2019 по делу N СИП-370/2019, при новом рассмотрении дела Роспатент должен был учесть следующее.

В том случае, когда представленные доказательства касаются как того обозначения, которое заявитель считает общеизвестным, так и обозначения в отличающемся виде, необходимо в первую очередь вычленить и исследовать ту совокупность доказательств, в которой обозначение представлено именно в том виде, который заявляется для признания общеизвестным товарным знаком. В случае достаточности таких доказательств для подтверждения общеизвестности товарного знака исследования иных доказательств не требуется.

Если такие доказательства окажутся недостаточными, необходимо вычленить и исследовать также те доказательства, в которых спорное обозначение представлено в иной цветовой гамме (учитывая, что товарный знак словесный). При этом все представленные доказательства необходимо оценить в совокупности и установить, достаточно ли этой совокупности для признания конкретного обозначения общеизвестным товарным знаком.

В том случае, если и этой совокупности доказательств окажется недостаточно, подлежат исследованию иные доказательства, в которых спорное обозначение представлено в отличающемся виде.

Однако Роспатент, оценивая доводы общества о наличии в материалах дела значительного количества доказательств, подтверждающих использование спорного обозначения в красно-белом цвете, о большом объеме рекламы на телевидении и в печатных изданиях, где спорное обозначение исполнено буквами красного цвета на белом фоне, ограничился лишь указанием на то, что данные документы представляют собой вариации, зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам N 265652, 266176, 336075, 353493 [7]. При этом административный орган указал, что в договорах на оказание рекламных услуг на радио и ТВ нельзя установить, в отношении какого именно обозначения заключены данные договоры.

Судебная коллегия отмечает, что заявитель представил в материалы административного дела рекламные материалы, а именно: договоры на оказание рекламных услуг, эфирные справки, справки печатных изданий о размещении рекламы, исследования о лояльности потребителей к бренду "О'КЕЙ", а также рекламные видео- и аудиоролики, рекламные каталоги, (приложения 9-12, 17-28, 30-57 к заявлению).

Таким образом, общество вместе с эфирными справками представило в материалы дела сами видеоролики и аудиозаписи, которые транслировались на ТВ и радио (приложение 27). В описательной части оспариваемого решения Роспатента среди приложений также указаны рекламные ролики (приложение 27), а значит, Роспатент должен был их проанализировать.

Кроме того, в судебном заседании 28.07.2021 заявителем демонстрировались видеоролики с использование спорного товарного знака. Диск с видеоматериалами был приобщен к материалам дела.

Однако в решении административного органа от 19.11.2020 отсутствуют выводы об исследовании им рекламных роликов (приложение 27). Административный орган ограничился лишь указанием на то, что договорах на оказание рекламных услуг на радио и ТВ нельзя установить, в отношении какого именно обозначения заключены данные договоры.

Однако принимая во внимание, что выводы административного органа по оценки указанных доказательств отсутствуют в оспариваемом решении, у судебной коллегии не имеется возможности для проверки правильность выводов административного органа в указанной части.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что спорный товарный знак является словесным, хотя и выполнен в красно-белом цвете.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе путем его использования в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (подпункт 4).

Использование словесного товарного знака в рекламе на радио не меняет существа спорного товарного знака, поскольку фонетика и семантика товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 "" и используемого слова "О'КЕЙ" являются тождественными, а словесный характер спорного обозначения обусловливает возможность его звукового выражения (восприятия потребителями на слух).

При таких обстоятельствах у Роспатента имелась возможность для анализа аудио-роликов на предмет использования спорного товарного знака, что административным органом не было сделано.

Относительно вывода Роспатента о том, что обозначение, используемое в документах [7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30-57], представляет собой вариации зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам N 265652, 266176, 336075, 353493 [7], и не подтверждает использование именно товарного знака N 265651, судебная коллегия полагает необходимым высказать следующее.

Заявитель является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом "О'КЕЙ", выполненным красными буквами. Именно этот элемент позволяет объединить товарные знаки заявителя в серию, поскольку он присутствует во всех товарных знаках заявителя и выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Такой словесный элемент был зарегистрирован в качестве самостоятельного товарного знака N 265651, который заявитель просит признать общеизвестным.

По правилам статьи 1508 ГК РФ в качестве общеизвестного товарного знака может быть зарегистрировано обозначение только в том виде, в котором оно на испрашиваемую в заявлении дату было известно широким кругам потребителей. Однако это не означает, что для подтверждения такой известности могут исследоваться доказательства использования обозначения исключительно в том виде, который заявляется для признания общеизвестным товарным знаком.

Известность конкретного обозначения может быть основана и на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если доказано, что потребитель перенес известность ранее использовавшегося обозначения на новое (заявленное для признания общеизвестным товарным знаком), в том числе, например, при незначительных отличиях, не обращающих на себя внимание потребителей. Указанная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 по делу N СИП-370/2019.

Вопреки выводу административного органа об обратном (абзац третий страницы 13 оспариваемого решения), именно на Роспатенте лежит обязанность оценить, влияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителем отличие по графическому признаку фактически используемых обозначений от заявленного словесного обозначения, с учетом доводов заявителя. Вывод Роспатента должен быть обоснован. Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу СИП-556/2017, а также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу СИП-619/2018, от 17.01.2020 по делу СИП-196/2019, от 25.05.2020 по делу СИП-370/2019.

Кроме того, использование спорного товарного знака с разными графическими элементами приводит к тому, что основное обозначение начинает восприниматься без привязки к конкретному визуальному образу.

Судебная коллегия отмечает, что серия товарных знаков заявителя объединена общим доминирующим словесным элементом "".

В результате для потребителей отличительную функцию выполняет именно словесный элемент "" без учета отдельных графических особенностей его исполнения, что и свидетельствует о самостоятельной известности именно этого обозначения. А изображение тележки (как верно отметил Роспатент) через ассоциации способно порождать в сознании потребителей дополнительное представление о том, что обозначение используется для сопровождения услуг по продаже товаров (услуги магазинов), для чего собственно и зарегистрирован спорный товарный знак.

Аналогичный вывод сделан также в решении Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2020 по делу СИП-571/2020 (обозначение "Байкал").

Также судебная коллегия не соглашается с выводом Роспатента о том, что представленные в материалы дела результаты опросов и исследований [53, 57] проведены в отношении разных обозначений.

Исходя из опроса ВЦИОМ [53] следует, что у российских покупателей фонетическая составляющая "О'КЕЙ" используемого заявителем (правообладателем) товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 ассоциируется с названием "О'КЕЙ" магазинов (гипермаркетов), о чем свидетельствует 69,6% опрошенных респондентов. В опросе ВЦИОМ [57] отмечено, что большинству опрошенных респондентов 94% известно обозначение "" при этом большинство из них отметили услуги магазинов/гипермаркетов в качестве сферы применения этого обозначения.

Как следует из указанных документов, отчет ВЦИОМ в приложении 53 касается известности словесного обозначения "О'КЕЙ" в черно-белом исполнении среди потребителей, тогда как отчет ВЦИОМ в приложении 57 исследовал известность обозначения в красном цвете.

С учетом того, что заявленное обозначение является словесным товарным знаком, каждый из представленных исследований должен быть принят во внимание.

На это, в частности, обращено внимание в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 по делу N СИП-370/2019.

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что на странице 13 оспариваемого решения сам Роспатент подтверждает, что заявитель входит в список крупнейших ритейлеров мира, 86% покупателей магазинов подтверждают знание бренда, а гипермаркеты сети "О'КЕЙ" остаются основным каналом торговли.

Относительно вывода административного органа о том, что значение держателей дисконтных карт не отражает количество покупателей сети "О'КЕЙ", поскольку составляет всего 3% от населения страны, а также об интенсивном снижении количества магазинов, что в совокупности не может подтверждать широкую известность магазинов заявителя, судебная коллегия полагает необходимым высказать следующее.

Как следует из материалов дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле, заявитель представил таблицу с информацией о количестве гипермаркетов "О'КЕЙ" в городах Российской Федерации в расчете на количество населения в каждом городе (приложение 8 к ходатайству о приобщении документов от 07.03.2018).

Из таблицы следует, что, несмотря на большое количество гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге, количество населения на один гипермаркет "О'КЕЙ" в других регионах значительно ниже, чем в Москве, и зачастую близко к показателю в Санкт-Петербурге.

Это свидетельствует о том, что во многих случаях магазины заявителя охватывают и доступны большему количеству населения в субъектах Российской Федерации, отличных от Москвы.

При этом все перечисленные в таблице города входят в сотню самых крупных городов Российской Федерации с населением от 100 тысяч человек, а значит, эти города являются региональными центрам для окружающих их территорий, и магазины в этих городах аналогичным образом являются центрами не только для местного населения, но и населения из соседних населенных пунктов. Осведомленность о каком-либо магазине не обязательно связана с личным опытом посещения такого магазина, поскольку источники осведомленности потребителя могут быть различными - средства массовой информации, сведения от других потребителей.

Само по себе снижение количества магазинов могло быть связано с переходом значительного количества покупателей на систему онлайн-заказов доставки продуктов из магазина. Что подтверждается представленными материалами о росте количества онлайн-заказов.

Кроме того, судебная коллегия соглашается с доводом заявителя о том, что вывод Роспатента о снижении к 2016 году количества магазинов сделан без исследования того, повлияло ли данное обстоятельство на известность товарного знака. Между тем, данное обстоятельство имеет принципиальное значение, на что также было обращено внимание в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2018 по делу СИП-684/2017.

Учитывая, что известность обозначение приобретается не одномоментно, она и не утрачивается со снижением количества магазинов или со снижением объемов использования заявленного обозначения. Товарный знак может быть широко известен и вследствие интенсивного использования в прошлом вне зависимости от того, используется обозначение сейчас или нет. Именно поэтому, если произошло снижение объема использования следует исследовать каким образом такое снижение могло повлиять на узнаваемость бренда, что Роспатентом сделано не было.

Материалами дела подтверждается, что степень известности обозначения "О'КЕЙ" не снижалась вне зависимости от сокращения количества магазинов. Именно это обстоятельство должно учитываться административным органом при принятии решения о степени известности спорного обозначения.

Относительно исследования общества с ограниченной ответственностью "Божоле" об известности заявителя (приложение 18 к заявлению) судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

На странице 15 оспариваемого решения Роспатент пришел к выводу о том, что указанное исследование показывает "низкую потенциальную возможность узнаваемости заявленного обозначения".

Указанный вывод Роспатента сделан на основании анализа страницы шестой исследования, на которой анализируется позиция сети магазинов "О'КЕЙ" по отношению к конкурентам в городах присутствия.

Из представленного исследования следует, что в шести городах сеть является безусловным лидером, в остальных занимает среднее положение, то есть конкурирует наравне с другими брендами. При этом, уровень знания в каждом городе не опускается ниже 70%, а в подавляющем большинстве городов выше 95%. Из представленного исследования следует, что уже в 2014 году спорное обозначение было известно более 90% потребителям магазинов сети "О'КЕЙ" вне зависимости от процента посещаемости этого магазина.

Также судебная коллегия не соглашается с выводом Роспатента о невозможности оценить влияние изменений в товарный знак, внесенных заявителем в 2016 году, поскольку заявителем не представлено доказательств, позволяющих осуществить сравнительный анализ.

Так, из материалов дела следует и не оспаривается административным органом, что обществом в приложении 53 к заявлению был представлен отчет ВЦИОМ об определении уровня известности словесного обозначения "О'КЕЙ" в черно-белом исполнении. Согласно данному исследованию 92,1% респондентов знают обозначение "О'КЕЙ".

После внесения изменений в товарный знак в 2016 году заявителем проведено второе исследование, результаты отчета ВЦИОМ об определении уровня известности словесного обозначения "О'КЕЙ" в красном исполнении, которые также были представлены в материалы административного дела (приложение 57 к заявлению).

Из отчета усматривается, что обозначение в красном исполнении известно уже 94% респондентов. То есть узнаваемость обозначения в цвете незначительно отличается в сторону увеличения.

Между тем, Роспатент отказался учитывать представленные результаты опросов и исследований [53, 57], поскольку они проведены в отношении разных обозначений. Судебная коллегия не соглашается с указанным выводом административного органа, так как по смыслу пункта 1 статьи 1505 ГК РФ изменения в товарный знак допустимы, если вносимые изменения в элементы знака не меняют его существо.

Таким образом, Роспатент обязан оценивать влияние на восприятие товарного знака с измененным элементом с позиции потребителя, что им не было сделано в оспариваемом решении.

При указанных обстоятельствах решение Роспатента нельзя признать вынесенным с правильным применением норм материального права, а выводы - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

С учетом того что допущенные Роспатентом нарушения норм материального права, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного решения, оно не может быть признано законным, поскольку административный орган не обеспечил полноту рассмотрения доводов заявления от 29.06.2016 о признании спорного обозначения общеизвестным товарным знаком, не исследовал в достаточной мере доказательства, представленные обществом в обоснование этого заявления.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения привели к тому, что при рассмотрении возражения не были установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного применения законов и иных нормативных правовых актов.

С учетом того, что Роспатент при повторном рассмотрении возражения не выполнил обязательные для него указания суда и существенно нарушил процедуру, Суда по интеллектуальным правам считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в административный орган.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Суда по интеллектуальным правам считает необходимым признать недействительным решение Роспатента от 19.11.2020 как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ и обязать административный орган повторно рассмотреть заявление общества от 29.06.2016 с учетом настоящего решения.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.11.2020 об отказе в удовлетворении заявления о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "услуги магазинов по розничной продаже товаров" как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть указанное заявление общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ОГРН 1027810304950) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур