Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 августа 2021 г. по делу N СИП-332/2021 Суд признал частично не действительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на иные товарные знаки, сходные до степени смешения с фирменным наименованием третьего лица, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны оспариваемому товарному знаку независимо от того, когда у этого лица возникли права на самостоятельные средства индивидуализации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 августа 2021 г. по делу N СИП-332/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2021 г. N С01-1970/2021 по делу N СИП-332/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 17 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 20 августа 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Сидорской Ю.М., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (пр. Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, 450059, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 25.12.2020 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720173.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Новый Век" (ул. Щипок, 4, 1, Москва, 115093, ОГРН 1027700047715).

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Гаглоева В.П. (по доверенности от 02.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - заявитель, общество "ХК "Бизнесинвест-групп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.12.2020 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720173.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Новый Век" (далее - третье лицо, банк "Новый Век").

Заявитель оспаривает вывод Роспатента о том, что банковская деятельность, в отношении которой используется принадлежащее банку "Новый Век" фирменное наименование, и услуга 36-го класса "страхование" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 720173 относятся к одной сфере - финансовая деятельность. По мнению заявителя, банковские и страховые услуги относятся к разным областям деятельности, а их принадлежность к финансовым услугам не свидетельствует об их однородности.

При этом заявитель ссылается на правовую позицию президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенную в постановлении от 18.12.2020 по делу N СИП-888/2019.

Кроме того, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" считает, что третье лицо незаконно использовало свое фирменное наименование, поскольку оно является сходным до степени смешения с принадлежащим заявителю товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 141283.

От Роспатента поступил отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении требований заявителя, указывая на законность содержащегося в оспариваемом решении вывода о несоответствии спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

Представитель Роспатента в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Заявитель и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их отсутствие.

Выслушав доводы явившегося в судебное заседание представителя Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 720173 зарегистрирован 16.07.2019 с приоритетом от 06.06.2017 в отношении в том числе услуг 36-го класса МКТУ "кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность; операции с недвижимостью" на имя общества с ограниченной ответственностью "Современная мебель".

В результате государственной регистрации 20.07.2020 отчуждения исключительного права на данный товарный знак правообладателем стало общество "ХК "Бизнесинвестгрупп".

В Роспатент 07.10.2020 поступило возражение банка "Новый Век", в котором он просил признать предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительным в отношении названных услуг 36-го класса МКТУ как не соответствующее пунктам 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 25.12.2020 о его удовлетворении, признав недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 36-го класса МКТУ "кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность" ввиду несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем доводы третьего лица о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не нашли подтверждения при рассмотрении возражения. Кроме того, в отношении услуг 36-го класса МКТУ "операции с недвижимостью" Роспатент также не поддержал доводы подателя возражения, поскольку пришел к выводу о недоказанности оказания таких услуг. В указанной выше части решение Роспатента не оспаривается.

Удовлетворение возражения послужило основанием для обращения общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (06.06.2017) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Указанные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

При рассмотрении настоящего дела судом установлено, что спорный товарный знак "" представляет собой словесное обозначение, включающее подчеркнутый горизонтальной прямой линией словесный элемент "НОВЫЙ ВЕК", выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении в том числе названных услуг 36-го класса МКТУ.

Проанализировав спорный товарный знак и противопоставленное фирменное наименование, Роспатент пришел к выводу, что упомянутый товарный знак включает в свой состав доминирующий словесный элемент "НОВЫЙ ВЕК", который тождественен отличительной части фирменного наименования банка "Новый Век".

Вывод административного органа о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений не оспаривается заявителем.

Исследовав вопрос об однородности услуг, Роспатент пришел к выводу о том, что услуги 36-го класса МКТУ "кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность" оспариваемого товарного знака, как и деятельность лица, подавшего возражение, в области финансов, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и совместную встречаемость, что обуславливает вывод об их однородности.

Между тем при рассмотрении возражения Роспатент не учел следующее.

Связанные со страхованием услуги 36-го класса МКТУ спорного товарного знака отличаются по своему назначению от банковской деятельности, поскольку страховая деятельность направлена на защиту имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий), в то время как банковская деятельность имеет цель, связанную с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, с выпуском в обращение и изъятием из него денег, с осуществлением инкассации денежных средств и ценных бумаг, а также с осуществлением расчетов.

Помимо этого, право на осуществление деятельности как в сфере страхового дела, так и в сфере банковских операций предоставляется только субъекту, который получил соответствующую лицензию, что само по себе повышает внимательность потребителей при выборе лица, оказывающего такие услуги, а следовательно, исключается вероятность смешения обозначений, которыми индивидуализируются эти услуги.

Следовательно, банковские и страховые услуги относятся к разным областям деятельности, а их принадлежность к финансовым услугам не свидетельствует об их однородности.

Аналогичная позиция выражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2017 по делу N СИП-234/2016, от 21.08.2017 по делу N СИП-233/2016, от 14.09.2017 по делу N СИП-165/2016, от 18.12.2020 по делу N СИП-888/2019.

Таким образом, в части удовлетворения возражения в отношении услуг 36-го класса МКТУ "страхование" оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону.

В то же время в остальной части требования заявителя подлежат оставлению без удовлетворения ввиду необоснованности приводимых им доводов.

Так, довод заявителя о том, что при принятии решения Роспатент не принял во внимание наличие у заявителя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 141283, имеющего более ранний приоритет, чем дата возникновения исключительного права на фирменное наименование третьего лица, не может быть принят во внимание.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

В указанной выше норме пункта 8 статьи 1483 ГК РФ отсутствуют какие-либо указания на то, что она не применяется в случае, если у правообладателя товарного знака, правовая охрана которого оспаривается, ранее возникновения права на фирменное наименование возникло право на сходный до степени смешения товарный знак.

При этом обладатель такого исключительного права в порядке пункта 6 статьи 1252 ГК РФ может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Вместе с тем в Роспатент заявителем не было представлено судебных актов, свидетельствующих о запрете использования третьему лицу своего фирменного наименования.

Таким образом, наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на иные товарные знаки, сходные до степени смешения с фирменным наименованием третьего лица, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны оспариваемому товарному знаку независимо от того, когда у этого лица возникли права на самостоятельные средства индивидуализации.

С учетом изложенного выше оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным в части удовлетворения возражения в отношении услуг 36-го класса МКТУ "страхование", как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что в рассматриваемом случае существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения отсутствуют, суд полагает необходимым обязать Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 720173 в части услуги 36-го класса МКТУ "страхование".

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявленные требования удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.12.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 720173, в части признания недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении услуги 36-го класса "страхование" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 720173 в части услуги 36-го класса "страхование" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ОГРН 1110280024832) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

Ю.М. Сидорская

А.А. Снегур