Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 августа 2021 г. по делу N СИП-425/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом услуг, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 августа 2021 г. по делу N СИП-425/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 19 августа 2021 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Эдисонэнерго" (ул. Академика Арцемовича, д. 6, этаж 1, комн. 17, Москва, 117437, ОГРН 1117746617416) к обществу с ограниченной ответственностью "Такси Аврора" (ул. Строителей, д. 7, кв. 9, д. Кабаково, Кармаскалинский р-н, Республика Башкортостан, 453028, ОГРН 1180280009700), обществу с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (просп. Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 1110280024832) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 437256 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Эдисонэнерго" - Черепанов В.А. (по доверенности от 31.12.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бзнесинвестгрупп" - Ибатуллин А.В. (на основании протокола N 1 от 17.05.2011).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Эдисонэнерго" (далее - истец, общество "Эдисонэнерго") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Такси Аврора" (далее - общество "Такси Аврора") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 437256 в отношении услуг 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 на основании статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "ХБ "Бизнесинвестгрупп").

В обоснование заявленных исковых требований истец указывает на то, что общество "Такси Аврора", являясь правообладателем словесного товарного знака "АВРОРА" по свидетельству Российской Федерации N 437256, не использует таковой в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления. Истец заинтересован в прекращении правовой охраны данного товарного знака, поскольку намерен использовать словесное обозначение "" в рамках деятельности кинотеатра "Аврора", для чего осуществил подготовительные действия, в том числе подал заявку на регистрацию собственного товарного знака.

В отзыве на исковое заявление общество "ХБ "Бизнесинвестгрупп" считает, что истец не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 437256, поскольку из представленных истцом доказательств не следует направленность его интересов на последующее использование обозначения в отношении однородных услуг, в связи с чем считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Кроме этого общество "ХБ "Бизнесинвестгрупп" указывает, что представленные им в материалы дела доказательства подтверждают факт использования товарного знака в спорный период.

Истец представил дополнительные письменные пояснения от 11.08.2021, от 16.08.2021, в которых возражал против доводов, изложенных в отзыве общества "ХБ "Бизнесинвестгрупп" и отметил, что часть представленных ответчиком документов датирована после даты подписания соглашения от 28.04.2019 между обществом с ограниченной ответственностью "АВРОРА ИНТУР" (далее - общество "АВРОРА ИНТУР") и обществом "Такси Аврора". Истец настаивает на том, что использование обществом "АВРОРА ИНТУР" печати с обозначением "АВРОРА ИНТУР" / "AURORE INTOUR" на документах, свидетельствует об указании на печати именно фирменного наименования, а не товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 437256.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании 17.08.2021 истец заявил отказ от исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 437256 к обществу "Такси Аврора", просил привлечь названную организацию к участию в деле в качестве третьего лица.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев ходатайство истца о прекращении производства по делу в указанной части, пришел к следующему выводу.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд принимает отказ от заявленных требований, если это не противоречит закону, и не нарушает прав других лиц.

Суд по интеллектуальным правам установил, что не имеется правовых оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства, право на которое предусмотрено действующим арбитражным процессуальным законодательством (статья 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку отказ от заявленных требований не противоречит закону, и не нарушает права и законные интересы других лиц. Заявление об отказе от заявленных требований подписано уполномоченным на то лицом.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд прекращает производство по делу, если заявитель отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам принимает отказ истца от иска к обществу "Такси Аврора", прекращает производство по делу в указанной части.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд привлекает общество "Такси Аврора" к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Общество "Такси Аврора" и Роспатент, извещенные надлежащим образом о дне, месте и времени проведения судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили. В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей третьих лиц.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, правообладателем словесного товарного знака "АВРОРА" по свидетельству Российской Федерации N 437256 с датой приоритета по дате подачи заявки 07.08.2009, зарегистрированного 17.05.2011 в отношении услуг 35-го класса "сбор информации по компьютерным базам данных"; 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; информация по вопросам страхования; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью"; 39-го класса "бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; экскурсии туристические" МКТУ (далее - спорный товарный знак) являлось общество "АВРОРА ИНТУР".

В результате государственной регистрации 12.03.2020 за N РД0328072 отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 437256 по договору правообладателем спорного товарного знака стало общество "Такси Аврора".

На момент рассмотрения спора судом на основании зарегистрированного 29.04.2021 за N РД0362114 отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 437256 по договору правообладателем спорного товарного является общество "ХБ "Бизнесинвестгрупп" (ответчик по делу).

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части услуг 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" МКТУ, истец направил 29.01.2021 в адрес общества "Такси Аврора" предложение об отказе от права на товарный знак в соответствующей части.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения общества "Эдисонэнерго" в Суд по интеллектуальным правам с заявленным иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, изучив письменный отзыв общества "ХБ "Бизнесинвестгрупп" и Роспатента, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 29.01.2021 обществу "Такси Аврора" (по адресу указанному в реестре товарных знаков в качестве адреса правообладателя), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления.

Согласно информации интернет-сайта акционерного общества "Почта России" корреспонденция с почтовым идентификатором 10881255083225, направленная в адрес общества "Такси Аврора", была получена адресатом 11.02.2021.

При этом Суд по интеллектуальным правам учитывает, что на момент направления предложения заинтересованного лица (29.01.2021) правообладателем спорного товарного знака являлось общество "Такси Аврора".

В связи со сменой правообладателя спорного товарного знака на основании зарегистрированного 29.04.2021 за N РД0362114 отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 437256 по договору, и в целях соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено общество "ХБ "Бизнесинвестгрупп".

Факт направления досудебного предложения урегулировать спор участвующими в деле лицами не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что является профессиональным девелопером в сфере недвижимости, оказывающим услуги по управлению недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.32), аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.2), операциями с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.3), что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении истца.

Как указывает истец в обоснование исковых требований и подтверждено материалами дела, общество "Эдисонэнерго" в 2014 году приобрел 39 кинотеатров с целью их реконструкции и создания единой сети современных районных центров города Москвы, объединяющих торгово-развлекательные, культурные и образовательные функции. Одним из приобретенных объектов является кинотеатр "Аврора" (расположенный по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 154), который в настоящее время находится на стадии реконструкции, после которой истец намерен сдавать нежилые помещения арендаторам для ведения торговой деятельности.

Истец также ссылается на подачу им заявки N 2020747639 на регистрацию товарного знака "" для индивидуализации услуг в том числе 36-го классов МКТУ и получение от Роспатента уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям действующего законодательства, согласно которому заявленное на регистрацию обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика в отношении однородных услуг 35, 36, 39-го классов МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец ссылается на следующие обстоятельства и доказательства:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 28.04.2021 в отношении общества "Эдисонэнерго";

договор купли-продажи объектов нежилого фонда от 15.12.2014 N 204-00-12/14, заключенный между государственным унитарным предприятием города Москвы "Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей" (продавец) и обществом "Эдисонэнерго" (покупатель) в соответствии с пунктом 2.1 которого предметом является покупка нежилых зданий и помещений, в том числе кинотеатра "Аврора";

свидетельство о государственной регистрации права от 10.12.2015 на нежилое помещение кинотеатра "Аврора";

договор строительного подряда от 02.04.2019 N 7466.02/19-ЭЭ на реконструкцию кинотеатра "Аврора";

договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке от 04.04.2016 N М-06-048712, в соответствии с которым земельный участок под зданием кинотеатра "Аврора" предоставлен истцу на условиях аренды для эксплуатации здания под административные, торговые, культурные, спортивные, образовательные, медицинские цели и бытовое обслуживание;

скриншоты страниц в сети "Интернет" в подтверждение наличия информации о намерении истца реконструировать кинотеатр "Аврора" и сдавать нежилые помещения в нем в аренду;

скриншот страницы в сети "Интернет" с указанием арендаторов "Авроры";

договор аренды от 19.01.2017 N 17 между обществом "Эдисонэнерго" (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью "Лента" (арендатор), в соответствии с которым арендодатель обязуется по окончании строительства/реконструкции центра передать во владение и пользование арендатора за плату помещения, а арендатор обязуется принять помещения и осуществлять владение и пользование помещениями в соответствии с торговым профилем на условиях, установленных договором. При этом под центром понимается многофункциональный районный торгово-досуговый центр, предоставляющий населению культурно-просветительские и торгово-развлекательные услуги, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154.

договор оказания услуг по комплексной уборке многофункциональных общественных центров шаговой доступности от 01.05.2021 N МД21-75/3 между обществом "Эдисонэнерго" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "МД" (исполнитель), в соответствии с которым исполнитель обязуется оказывать заказчику услуги по профессиональной уборке внутренних помещений и прилегающих территорий на объекте (-ах) заказчика в соответствии с приложением N 1 к договору (в том числе на объекте кинотеатр "Аврора") и обеспечению туалетных комнат, а также комнат матери и ребенка на объектах заказчика санитарно-гигиеническими материалами;

договор оказания услуг по комплексной уборке многофункциональных общественных центров шаговой доступности от 01.05.2021 N МД21-76/3 между обществом "Эдисонэнерго" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "МД" (исполнитель) в соответствии с которым исполнитель обязуется оказывать заказчику услуги по предэксплуатации и услуги по эксплуатации, а заказчик обязуется выплачивать исполнителю вознаграждение за соответствующие услуги (в том числе на объекте кинотеатр "Аврора");

договор на оказание услуг по охране многофункциональных общественных центров шаговой доступности от 01.05.2021 N 14 между обществом "Эдисонэнерго" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью ЧОО "АЛЬФА.Ком" (исполнитель), в соответствии с которым исполнитель обязуется оказывать комплекс услуг по охране, обеспечению порядка и безопасности на объекте (в том числе на объекте кинотеатр "Аврора"), а заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с услугами договора;

договор аренды от 31.05.2018 N ДА-17.001-ЭЭ между обществом "Эдисонэнерго" (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью "Бьюти Брендз" (арендатор) в соответствии с которым арендодатель обязуется по окончании реконструкции центра передать во владение и пользование арендатора за плату помещения, а арендатор обязуется принять помещения и осуществлять пользование помещениями в соответствии с торговым профилем на условиях, установленных договором. При этом под центром понимается районный центр, реконструкция здания которого осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154;

договор аренды от 19.09.2018 N ДА-17.002-ЭЭ между обществом "Эдисонэнерго" (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью "АЙКРАФТ" (арендатор) на многофункциональный общественный центр шаговой доступности, реконструкция здания которого осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154.

Истец 01.09.2020 подал заявку N 2020747639 на регистрацию словесного обозначения "".

Уведомлением Роспатента от 28.12.2020 истцу отказано в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке в отношении товаров 35, 36, 39-го классов МКТУ со ссылкой на спорный товарный знак.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Сходство заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со спорным товарным знаком обусловлено наличием у них тождественного словесного элемента "АВРОРА" / "АВРОРА". Сравниваемые обозначения совпадают по звуковому (фонетическому), семантическому критерию. Несмотря на наличие в данных обозначениях графических различий, обусловленных исполнением их разным шрифтом, доминирующим в данном случае является словесный элемент, в связи с чем указанные выше различия не влияют на возможность ассоциации сравниваемых обозначений в целом. Степень сходства сравниваемых обозначений судебная коллегия определяет как высокую.

Кроме того, сходство названных обозначений подтверждено в уведомлении Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, принятом по заявке N 2020747639, и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Как разъяснено в абзаце 3 постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "абзаце 3 пункта 162 постановления N 10"

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Услуги 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны с деятельностью по управлению недвижимостью, которую истец намеревается осуществлять в отношении кинотеатра "Аврора".

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности сравниваемых услуг, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров/услуг одному производителю / исполнителю услуг.

Оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" МКТУ, поскольку он является лицом, имеющим реальное намерение использовать названное обозначение в гражданском обороте при осуществлении соответствующих видов деятельности.

Установив заинтересованность истца в досрочном прекращении охраны спорного товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса о его использовании ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (29.01.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 29.01.2018 по 28.01.2021 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" в обоснование факта использования спорного товарного знака ссылается на то, что первоначальный правообладатель спорного товарного знака общество "АВРОРА ИНТУР" в спорный трехлетний период осуществляло деятельность по сдаче в аренду помещений (объектов недвижимости), а при оказании соответствующих услуг на документации ставилась печать, в центре которой размещены обозначения "АВРОРА ИНТУР" и "AURORE INTOUR". Представленные ответчиком доказательства, по его мнению, подтверждают факт использования спорного обозначения в отношении услуг 36-го класса "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" МКТУ.

В подтверждение данных обстоятельств общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" ссылается на представленные в материалы дела доказательства:

выписку из ЕГРЮЛ от 12.07.2021 в отношении общества "АВРОРА ИНТУР", в соответствии с которой основным видом деятельности последнего является "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом" (код ОКВЭД 68.20);

акт приема-передачи от 01.07.2017 по договору аренды нежилого помещения N 1/2017/1205 от 12.05.2017, в соответствии с которым общество "АВРОРА ИНТУР" (далее - арендодатель) передало обществу с ограниченной ответственностью "Аврора СК" (арендатор) во временное пользование (в аренду) нежилое помещение общей площадью 587,1 , расположенное по адресу г. Москва, ул. Лесная, д. , с кадастровым номером 77:01:0004016:4525, площадью 7 , с кадастровым номером 77:01:0004016:4526, площадью 500,1 , с кадастровым номером 77:01:0004016:4527, площадью 20,3 , с кадастровым номером 77:01:0004016:4532, площадью 29,4  и с кадастровым номером 77:01:0004016:4541, площадью 30,3 ;

акт от 31.08.2019 N 16, счет на оплату от 16.09.2019 N 40 и платежное поручение к ним от 18.09.2019 N 475 на сумму 137 781 рубль 71 копейка, которые подтверждают перечисление арендной платы за август 2019 года;

акт от 30.09.2019 N 17, счет на оплату от 16.10.2019 N 46 и платежное поручение к ним от 30.10.2019 N 535 на сумму 142 193 рубля 14 копеек, которые подтверждают перечисление арендной платы за сентябрь 2019 года;

счет на оплату от 17.11.2019 N 52 и платежное поручение к нему от 22.11.2019 на сумму 166 758 рублей 1 копейка, которые подтверждают перечисление арендной платы за октябрь 2019 года;

счет на оплату от 16.12.2019 на сумму 167 277 рублей 85 копеек на арендную плату нежилого помещения за ноябрь 2019 года;

акт возврата от 16.12.2019 по договору аренды нежилого помещения N 1/2017/1205 от 12.05.2017, в соответствии с которым общество "АВРОРА ИНТУР" приняло от общества с ограниченной ответственностью "Аврора СК" (арендатор) указанные выше нежилые помещения;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 09.07.2021 в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 77:01:0004016:4525, 77:01:0004016:4526, 77:01:0004016:4527, 77:01:0004016:4532, 77:01:0004016:4541.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Утверждения общества "ХБ "Бизнесинвестгрупп" об использовании обществом "АВРОРА ИНТУР" спорного товарного знака при оказании услуг 36-го класса "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" путем проставления на документах печати, в центре которой размещены обозначения "АВРОРА ИНТУР" и "AURORE INTOUR", отклоняется Судом по интеллектуальным правам в силу следующего.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, - даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является использованием конкретного товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.

В силу части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что характер размещения обозначения "АВРОРА ИНТУР" и "AURORE INTOUR" на печати организации свидетельствует не об использовании обществом "АВРОРА ИНТУР" спорного товарного знака, а об использовании им своего фирменного наименования, поскольку присутствует указание на организационно-правовую форму, содержатся сведения о ОГРН и ИНН, оба обозначения взяты в кавычки, что характерно для выделения произвольной части фирменного наименования.

Судебная коллегия отмечает, что использование в договорной документации фирменного наименования, являющегося самостоятельным средством индивидуализации коммерческой организации, не является само по себе одновременным использованием товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ.

Данная правовая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу N СИП-211/2016, от 18.12.2017 по делу N СИП-323/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017 и других.

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика с указанием в качестве основного вида деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным имуществом" не подтверждает фактическое использование ответчиком спорного товарного знака в отношении услуг 36-го класса МКТУ.

В отношении использования спорного товарного знака для индивидуализации услуг 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью" ответчиком не представлено в материал дела никаких доказательств.

На основании изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" не представлены доказательства фактического использования им спорного товарного знака в отношении услуг 36-го класса МКТУ.

Таким образом, обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" не оспорен довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в отношении услуг 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" не доказало фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом услуг, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

принять отказ от иска к обществу с ограниченной ответственностью "Такси Аврора", прекратить производство по делу в указанной части.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Эдисонэнерго" к обществу с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 437256 в отношении услуг 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ОГРН 1110280024832) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Эдисонэнерго" (ОГРН 1117746617416) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина