Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2021 г. N С01-1137/2021 по делу N СИП-68/2021 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по делу о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поскольку установлены высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными ему товарными знаками и высокая степень однородности сравниваемых услуг

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2021 г. N С01-1137/2021 по делу N СИП-68/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 6 сентября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 сентября 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Ерина А.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс Плэнет.Девелопмент" (наб. Дербеневская, д. 11, стр. Б, этаж 4, оф. Б402, Москва, 115114, ОГРН 5107746076180) на решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2021 по делу N СИП-68/2021

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс Плэнет.Девелопмент" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.11.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 30.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 2018754879.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс Плэнет.Девелопмент" - Стенин А.М. (по доверенности от 30.12.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс Плэнет.Девелопмент" (далее - общество "СиЭмЭс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.11.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 30.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 2018754879, об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак (знак обслуживания) по заявке от 12.12.2018 N 2018754879 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2021 отказано в удовлетворении ходатайства административного органа о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет" (далее - общество "Яндекс.Маркет").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2021 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, на неправильное применение норм материального права и на нарушение норм процессуального права, общество "СиЭмЭс" просит отменить решение и направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "СиЭмЭс" поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемое решение суда первой инстанции.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, словесное обозначение "" по заявке N 2018754879, поданной обществом "СиЭмЭс" 12.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров и услуг 9, 16, 35, 36, 38, 39, 42, 43-го и 45-го классов МКТУ.

Роспатентом 30.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации этого обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированными на имя общества "Яндекс.Маркет", признанных однородными заявленным товарам и услугам 9, 16, 35, 36, 38, 39, 42, 43-го и 45-го классов МКТУ:

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 651824 (дата приоритета - 24.04.2017; далее - противопоставленный знак 1) в отношении услуг 35, 38-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 723059 (дата приоритета - 06.03.2017; далее - противопоставленный знак 2) в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 679986 (дата приоритета - 06.03.2017; далее - противопоставленный знак 3) в отношении услуг 38-го класса МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 590653 (дата приоритета - 13.05.2015; далее - противопоставленный знак 4) в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 723610 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 5) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 723611 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 6) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 723603 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 7) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 723604 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 8) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 696266 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 9) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 696240 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 10) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 696314 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 11) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 696312 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 12) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 696238 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 13) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 696245 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 14) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 730315 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 15) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 730303 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 16) в отношении товаров и услуг 1-11, 13-36, 38-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 729219 (дата приоритета - 26.06.2018; далее - противопоставленный знак 17) в отношении товаров и услуг 1-45-го классов МКТУ;

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 734203 (дата приоритета - 13.04.2018; далее - противопоставленный знак 18) в отношении товаров и услуг 2-3, 5-8, 10-16, 18-23, 25-33, 36, 38-41, 43-45-го классов МКТУ.

В отношении элемента "ру" административный орган исходил из того, что элемент представляет собой национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 21.08.2020 поступило возражение общества "СиЭмЭс", в котором оно выразило свое несогласие с указанным решением административного органа, мотивируя это следующим:

заявитель согласен, что элемент "ру" не обладает различительной способностью;

заявленное обозначение и противопоставленные знаки 2-4, 7-8, 10-13, 15, 16 и 18 производят различное общее зрительное впечатление за счет их графического исполнения, что в свою очередь свидетельствует о том, что они не являются сходными по графическому признаку;

заявленное обозначение и противопоставленные знаки 1-18 имеют фонетические и семантические различия;

домен viberu.ru принадлежит обществу "СиЭмЭс";

заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении услуг 35, 36-го и 38-го классов МКТУ.

По указанным основаниям общество "СиЭмЭс" просило отменить соответствующее решение административного органа от 30.05.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении скорректированного перечня услуг 35, 36-го и 38-го классов МКТУ.

В оспариваемом решении от 20.11.2020 Роспатент констатировал факт сходства до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных знаков 1-18 в отношении однородных рубрик, в связи с чем пришел к выводу о том, что предоставление правовой охраны данному обозначению противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и отказал в удовлетворении возражения, оставив в силе решение от 30.05.2020.

Не согласившись с решением административного органа от 20.11.2020, общество "СиЭмЭс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании его незаконным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе материалы административного дела, установив, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления общества "СиЭмЭс".

Осуществив проверку выводов Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Суд первой инстанции установил, что заявленное на регистрацию обозначение "" представляет собой словесные элементы "Выберу" и "ру", разделенные знаком ".", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой "В". Правовая охрана с учетом уточнения заявителя испрашивалась в отношении услуг 35, 36-го и 38-го классов МКТУ.

Элемент "ру" на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является неохраняемым, что заявителем не оспаривается.

Спорному обозначению противопоставлены вышеуказанные средства индивидуализации в отношении испрашиваемых услуг 35, 36-го и 38-го классов МКТУ, принадлежащие обществу "Яндекс.Маркет".

По результатам проведенного сравнительного анализа спорного обозначения и противопоставленных знаков 1-18 суд первой инстанции пришел к выводу о том, что имеется высокая степень сходства заявленного обозначения с обозначениями противопоставленных знаков 1-8, 10-17, тем самым согласившись с соответствующими выводами Роспатента.

Вместе с тем суд первой инстанции снял противопоставление знаков 9 и 18, не согласившись с выводами административного органа об их сходстве с заявленным обозначением.

Признавая обоснованным вывод Роспатента об однородности услуг, для индивидуализации которых испрашивалась правовая охрана спорному обозначению, и услуг, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана каждому из противопоставленных знаков, суд первой инстанции исходил из того, что в рассматриваемом случае сравнению подлежат рубрики в том виде, в каком они заявлены на регистрацию (заявленные на регистрацию рубрики являются однородными рубрикам противопоставленных товарных знаков).

Доводы общества "СиЭмЭс" о том, что товары, реализуемые правообладателем противопоставленных товарных знаков, относятся к бытовым товарам и не являются однородными рубрикам, для индивидуализации которых используется заявленное на регистрацию обозначение (оказание финансовых услуг), суд первой инстанции счел необоснованными.

В части доводов об известности заявленного на регистрацию обозначения суд первой инстанции отметил, что известность обозначения подлежит учету в отношении товарного знака с более ранней датой приоритета.

Таким образом, принимая во внимание высокую степень сходства спорного обозначения с противопоставленными знаками 1-8, 10-17 и высокую степень однородности сравниваемых услуг, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии вероятности смешения заявленного обозначения в гражданском обороте с каждым из этих противопоставленных знаков и о том, что Роспатент обоснованно признал заявленное на регистрацию обозначение не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Выражая свое несогласие с указанными выводами суда первой инстанции, общество "СиЭмЭс" приводит доводы, сводящиеся к следующим трем группам:

1) суд первой инстанции при установлении степени сходства не учел сильный элемент заявленного на регистрацию обозначения "Вы" и ассоциативные связи потребителей;

2) суд первой инстанции не учел факт неиспользования противопоставленных товарных знаков обществом "Яндекс.Маркет" в отношении тех услуг, которые оказывает общество "СиЭмЭс";

3) суд первой инстанции не учел обстоятельства, относящиеся к заявленному на государственную регистрацию обозначению: круг потребителей и его известность, степень внимательности потребителей.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В кассационной жалобе общество "СиЭмЭс" не оспаривает компетенцию Роспатента по принятию оспариваемого решения, а также выводы суда первой инстанции о применимых нормах материального права.

Поскольку в соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит рассмотрению в пределах заявленных в ней доводов, обжалуемое решение суда первой инстанции в части вышеназванного вывода президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), применимом в том числе к подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В отношении доводов кассационной жалобы о неправильном определении сходства сравниваемых обозначений президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как суд кассационной инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и пунктом 162 Постановления N 10.

Доводы кассационной жалобы о нарушении судом первой инстанции методологии определения сходства заявленного на государственную регистрацию обозначения и противопоставленных знаков сводятся к двум предположениям: 1) суд не учел ассоциативные связи потребителей при семантическом сравнении; 2) суд не учел сильный элемент "вы" заявленного обозначения.

Довод о неучете ассоциативных связей потребителей при семантическом сравнении спорного обозначения и противопоставленных знаков опровергается текстом решения суда первой инстанции, в котором выводы по результатам учета таких связей содержатся (абзац третий страницы 35 решения).

Суд первой инстанции усмотрел "наличие семантического сходства основных словесных элементов "Беру", "Beru", "Bery" в составе противопоставленных товарных знаков и словесного элемента "Выберу" в составе заявленного на регистрацию обозначения "Выберу.ру" за счет общего корня "-бер-", подразумевающего "брать", "выбирать", в связи с чем сравниваемые обозначения способны порождать в сознании потребителей одну и ту же ассоциативную связь о приобретении чего-либо или какого-либо товара".

При таких обстоятельствах этот довод свидетельствует не о неправильном методологическом определении семантического сходства, а о несогласии подателя кассационной жалобы с результатом оценки судом первой инстанции фактических обстоятельств, что в суде кассационной инстанции не допускается.

Довод о неучете сильного элемента "вы" спорного обозначения президиум Суда по интеллектуальным правам также отклоняет.

В кассационной жалобе приведены правовые позиции президиума Суда по интеллектуальным правам.

Так, податель кассационной жалобы указывает:

"Судом первой инстанции не учтено, что вхождение в сравниваемые обозначения тождественного (сходного) словесного элемента может иметь разное значение для определения сходства сравниваемых обозначений и в конечной цели - для установления вероятности их смешения в зависимости от того, являются ли тождественные (сходные) элементы сильными или слабыми (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 по делу N СИП-645/2019).

При установлении обстоятельств вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением (в том числе является ли этот элемент корнем слова, являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли данные элементы основную смысловую нагрузку) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2019 по делу N СИП-78/2018)".

Аналогичный подход отражен и в других постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам, в частности от 18.12.2017 по делу N СИП-700/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2018 N 300-КГ18-3150 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Вместе с тем, правильно воспроизводя данную правовую позицию, общество "СиЭмЭс" делает из нее неверные выводы.

Основываясь на этой правовой позиции, общество "СиЭмЭс" делает вывод о том, что сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует, поскольку "в сопоставляемом обозначении имеется элемент "Вы". Который находится в начальной позиции, с него начинается восприятие обозначения. Кроме того данный элемент находится под логическим ударением (обращение к покупателю), и не содержится ни в одном и сравниваемых обозначений".

При этом данная правовая позиция была выработана при применении абзаца третьего пункта 42 Правил N 482, согласно которому сходство определяется на основании в том числе вхождения одного обозначения в другое.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечал (и продолжает придерживаться этой позиции), что совпадение букв в сравниваемых обозначениях само по себе не означает вхождения одного обозначения в другое.

Такое вхождение устанавливается исходя из характера совпадающих буквосочетаний.

В данном случае суд первой инстанции придерживался такого же подхода и указал, что совпадающее буквосочетание "-бер-" представляет собой корень слова, а отличающееся буквосочетание "вы -" приставку.

По правилам русского языка корень слова несет основную смысловую нагрузку слова.

Поэтому можно признать: обозначения противопоставленных знаков входят в спорное обозначение, что свидетельствует об их сходстве.

Таким образом, суд первой инстанции установил сходство обозначений методологически верно.

Кроме того, не основанным на применимых нормах права является мнение общества "СиЭмЭс" о том, что спорное обозначение состоит из двух самостоятельных элементов - "вы" и "беру".

На регистрацию заявлено словесное обозначение "", в котором и Роспатент, и суд первой инстанции выявили три самостоятельных элемента - "Выберу", "." и "ру".

Соответствующий вывод основан на материалах дела.

Разделение словесного элемента "Выберу" на два "Вы" и "беру" общество "СиЭмЭс" осуществляет искусственно, поскольку с точки зрения лиц, владеющих русским языком, слово "выберу" имеет единое значение и не распадается на два элемента, каждый из которых может существовать самостоятельно.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на пункт 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, в подтверждение силы элемента "вы" не может быть поддержана президиумом Суда по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции, поскольку: во-первых, данные рекомендации не носят нормативного характера (а следовательно, не могут служить основанием для отмены судебных актов судом кассационной инстанции); во-вторых, не применялись на момент подачи заявки N 2018754879 (12.12.2018); в-третьих, спорное обозначение не является комбинированным, состоящим из словесного и изобразительного элементов.

В части доводов о неиспользовании правообладателем противопоставленных знаков 1-18 в отношении услуг, для индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Действительно, как правильно отмечено в кассационной жалобе, обстоятельства, связанные с использованием противопоставленных знаков, учитываются при определении вероятности смешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016, от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016, от 19.01.2018 по делу N СИП-256/2017, от 14.03.2018 по делу N СИП-119/2017, от 30.03.2018 по делу N СИП-694/2016, от 21.05.2018 по делу N СИП-12/2017, от 09.07.2018 по делу N СИП-694/2016, от 21.09.2018 по делу N СИП-453/2017, от 17.01.2019 по делу N СИП-145/2018, от 15.02.2019 по делу N СИП-276/2018, от 27.05.2019 по делу N СИП-398/2018, от 07.10.2019 по делу N СИП-793/2018, от 22.06.2020 по делу N СИП-472/2019 и многих других.

Вместе с тем, по общему правилу, неиспользование товарного знака устанавливается в судебном процессе по иску заинтересованного лица к правообладателю товарного знака с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Именно в таком процессе с учетом требований статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования принадлежащего ему товарного знака (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

При рассмотрении возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку правообладатель противопоставленных товарных знаков не является стороной административного спора и не может доказывать использование своих знаков.

В судебном споре о признании недействительным решения Роспатента, рассматриваемом по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правообладатель противопоставленных знаков также не является стороной спора и на него не может быть возложена обязанность доказывать их использование.

Неиспользование противопоставленных знаков для целей рассмотрения административных дел по возражениям и в судебных делах о признании недействительным решения Роспатента, проверяемым по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, может следовать из решений Суда по интеллектуальным правам по ранее рассмотренным делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (знака обслуживания).

Кроме того, как показывает анализ судебной практики, суды учитывают факт неиспользования противопоставленных товарных знаков, следующий из прекращения деятельности юридического лица - правообладателя в связи с его ликвидацией (например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2019 по делу N СИП-793/2018).

Таким образом, учитывая состав лиц, участвующих в делах об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, и распределение бремени доказывания между ними, неиспользование противопоставленных товарных знаков (знаков обслуживания) может быть доказано лишь стороной по делу (в данном случае - обществом "СиЭмЭс") путем представления вступившего в законную силу судебного акта или объективных данных, однозначно свидетельствующих о таком неиспользовании.

В рамках настоящего дела такие доказательства в Роспатент и суд первой инстанции не представлены.

Данные о том, в отношении каких услуг противопоставленные знаки их правообладателем используются, ничего не говорят об остальных услугах.

В кассационной жалобе общество "СиЭмЭс" также утверждает о том, что оно оказывает финансовые услуги, а общество "Яндекс.Маркет" осуществляет деятельность в отношении бытовых товаров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам рассматривает соответствующие доводы исходя из предмета заявленных требований как свидетельствующие о несогласии с выводами Роспатента и суда первой инстанции об однородности услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, услугам, охраняемым противопоставленными товарными знаками.

Для целей применения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ подлежит сравнению не фактически осуществляемая деятельность, а объем правовой охраны, испрашиваемый для спорного обозначения, и предоставленный противопоставленным знакам.

При этом в перечне услуг противопоставленных знаков 5-8, 10-17 содержится указание на соответствующие финансовые услуги: "агентства кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обслуживание банковское дистанционное; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации через веб-сайты".

Таким образом, в этой части предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг, тождественных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам 5-8, 10-17.

Довод кассационной жалобы об отсутствии у общества "Яндекс.Маркет" возражений в отношении возможности государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о незаконности и необоснованности обжалуемого решения суда первой инстанции.

Исходя из положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, учитывается не отсутствие возражений правообладателя, а его выраженное согласие.

Такое согласие представляет собой гражданско-правовую сделку, которая может быть односторонней (исходить от правообладателя) или двусторонней (заключенной между обществом "СиЭмЭс" и обществом "Яндекс.Маркет").

Правообладатель подобное согласие давать не обязан. Отсутствие выражения воли правообладателя согласием не признается.

На непонимании правовой природы такого согласия основаны как доводы кассационной жалобы общества "СиЭмЭс", так и попытка истребования данного согласия в рамках процедуры истребования доказательств, предпринятая обществом "СиЭмЭс" в суде первой инстанции.

В части доводов заявителя об известности заявленного на регистрацию обозначения суд первой инстанции правильно указал, что известность обозначения подлежит учету в отношении товарного знака с более ранней датой приоритета (старшего товарного знака).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при применении методологии пункта 162 Постановления N 10 к пункту 6 статьи 1483 ГК РФ на место товарного знака правообладателя "встает" "старший" товарный знак, на место обозначения иного лица - "младший" товарный знак или заявленное на регистрацию обозначение.

Таким образом, дополнительные обстоятельства, указанные в пункте 162 Постановления N 10 и влияющие на вероятность смешения, учитываются применительно к "старшему" товарному знаку.

Следовательно, по смыслу вышеприведенного разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенного в пункте 162 Постановления N 10, значение для настоящего спора имеет известность противопоставленных знаков, а не заявленного на регистрацию обозначения.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2020 по делу N СИП-745/2019, от 05.03.2021 по делу N СИП-140/2020, от 16.04.2021 по делу N СИП-631/2019 и других.

Приведенные в кассационной жалобе доводы, повторяющие аналогичные доводы, изложенные в поданном в Суд по интеллектуальным правам заявлении, направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств и заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанции обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции верно определил круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применил законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, дал оценку всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, выводы суда первой инстанции надлежащим образом мотивированы и сделаны при правильном применении норм материального и процессуального права, в том числе положений статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2021 по делу N СИП-68/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс Плэнет.Девелопмент" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

А.А. Ерин