Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2021 г. по делу N СИП-487/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2021 г. по делу N СИП-487/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 10 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Силаев Р.В., Борисова Ю.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цветковой П.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Трефилова Михаила Сергеевича (г. Кострома, ОГРНИП 317440100026942) к обществу с ограниченной ответственностью "Парфюмерно-производственный комбинат "Авалон" (ул. Героев Сталинграда, д. 10, литер а, 1 п/а, помещение 109, г. Симферополь, Республика Крым, ОГРН 1149102051273) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550924.

При участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Трефилова Михаила Сергеевича - Степанова М.М. (по доверенности от 29.04.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Парфюмерно-производственный комбинат "Авалон" - Доденков А.Ю. (по доверенности от 17.06.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Трефилов Михаил Сергеевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Парфюмерно-производственный комбинат "Авалон" (далее - общество "Авалон") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550924 в отношении товаров 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550924 в отношении указанных товаров 3-го класса МКТУ, поскольку занимается производством однородных товаров, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, при этом предполагает осуществлять свою деятельность под сходным обозначением.

Учитывая, что, по мнению истца, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 550924 в отношении указанных товаров ответчиком не используется, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.

В отзыве на исковое заявление (с учетом дополнений к нему) ответчик указывает на то, что основным видом деятельности предпринимателя является торговля розничная и в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами, к дополнительным видам деятельности в том числе относится производство прочих деревянных изделий, производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения, производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. Трефиловым М.С. осуществлялась продажа (реализация) позиций товаров - парфюмерных композиций и ароматизаторов для машин, производство которых не относится к избранному предпринимателем виду экономической деятельности, обозначенному ОКВЭД в группировке 20.41, определяющей виды допустимых производств товаров. Истцом не заявлены виды экономической деятельности, обозначенные ОКВЭД в группировках 46.44, 46.44.2, 46.45, 46.45.1, позволяющие субъекту хозяйствования осуществлять оптовую торговлю чистящими средствами; оптовую торговлю товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, полирующими средствами; оптовую торговлю парфюмерными и косметическими товарами.

Следовательно, по мнению ответчика, со стороны истца не представлено надлежащих, допустимых и относимых доказательств, подтверждающих отнесение истца к числу производителей однородных товаров (услуг), в отношении которых (или однородных им) подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования относится к компетенции суда, поэтому пояснений по существу заявленных требований не представил.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои правовые позиции по существу спора.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что ответчик, обладает исключительным правом на словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 550924 с датой приоритета от 13.01.2014 и сроком действия регистрации до 13.01.2024, зарегистрированного в отношении товаров 03-го класса МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, и полагая, что товарный знак им не используется на протяжении последних трех лет, обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику заключить договор об отчуждении исключительного права, для чего 10.02.2021 было направлено предложение по адресу, указанному в ЕГРЮЛ и адресам, указанным свидетельстве на товарный знак.

Поскольку указанное предложение было оставлено без удовлетворения, истец 11.05.2021 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10)).

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Ответчик в отзыве на иск заявил, что истец не является заинтересованным лицом, поскольку не представил достаточных и допустимых доказательств реального намерения использовать спорное обозначение.

Вместе с тем данный довод ответчика подлежит отклонению.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность истца в удовлетворении требований, им были представлены копии: выписки из ЕГРЮЛ; договоров с контрагентами на поставку продукции; товарных накладных; договора аренды торгового помещения.

В подтверждение своей заинтересованности истцом была также представлена заявка от 20.07.2020 N 2020738088 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении товаров 3-го класса МКТУ. Вместе с тем спорный товарный знак был противопоставлен административным органом обозначению по заявке истца.

Кроме того истцом представлена распечатка сведений о патенте на изобретение, зарегистрированными в Российской Федерации за N 2734273, представляющее собой ароматизатор, на который в том числе нанесено словесное обозначение "AROMA BAR".

Судом установлено, что вопрос о сходстве до степени смешения товарных знаков, а также однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, и товаров, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается, поскольку Роспатентом было указано истцу на невозможность регистрации заявки N 2020738088 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, противопоставляемый товарный знак препятствует регистрации заявленному истцом обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных им в заявке товаров 3-го класса МКТУ.

В свою очередь, оценив представленные Трефиловым М.С. в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте комбинированный товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком свидетельству Российской Федерации N 550924 в отношении товаров 03-го класса МКТУ, указанных в исковом заявлении, однородных товарам, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны в испрашиваемой части.

Перечисленные в качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность истца в удовлетворении требований, документы, в совокупности, подтверждают ведение истцом деятельности по производству и реализации ароматизаторов для дома и транспортных средств.

Правовая охрана спорного товарного знака представлена в отношении товаров 03-го класса МКТУ, а именно: "аэрозоли для освежения дыхания; амбра (парфюмерия); красители косметические; красители для колос; отбеливающие кремы для кожи; грим; губная помада; дезодоранты для личного использования; жиры косметические; зубные порошки, пасты; косметика; косметические наборы; косметика для бровей; косметика для век; косметические препараты для придания утонченного вида; косметические препараты для ванн; лаки для волос; лаки для ногтей; соли для ванн, кроме лечебных; душистая вода; экстракты цветочные (парфюмерия); эссенции эфирные; эфирные масла; основы для цветочных духов; кремы косметические; лосьоны косметические; моющие препараты; мыло; обкуривающие препараты (парфюмерия); одеколоны; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; парфюмерные изделия; духи; препараты для стирки; препараты для бритья; препараты для макияжа; саше для ароматизации белья; туалетная вода; краски косметические; шампуни".

Сравнение перечней товаров, производимых истцом с намерением их реализации на территорию Российской Федерации, и товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, с целью определения их однородности показало, что они однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей.

Кроме того, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, в отношении товаров, однородных товарам 03-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение спорного товарного знака.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как отмечено в пункте 167 постановления N 10, в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

К таковым в силу части 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года (ТРИПС) относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

С учетом даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица (10.02.2021) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 10.02.2018 по 09.02.2021 включительно.

Обществом не представлено доказательств того, что спорные товарные знаки не использовались им по независящим от него обстоятельствам или имелись объективные препятствия к такому использованию в спорный период. Формальные ссылки ответчика на нахождение юридического лица на территории Республики Крым и ограничении ведения в связи с этим экономической деятельности без предоставления соответствующих доказательств, приняты быть не могут.

Ответчик указывает, что начиная со второй половины 2016 года произошла остановка производства продукции, одной из основных причин (обстоятельств) которой являлся длительный процесс получения лицензии на производство парфюмерно-косметической продукции с использованием этилового спирта.

Между тем, указанные события не относится к периоду времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака.

Общество "ППК "Авалон" отмечает, что к 2018 году оно фактически лишилось возможности для размещения и осуществления производства в Крыму в связи с введением экономических санкций в отношении крымских производителей и компаний, что является общеизвестным фактом.

При этом общество "ППК "Авалон" не представило надлежащих доказательств, подтверждающих тот факт, что введением экономических санкций препятствовало ответчику в использовании товарного знака. Ссылки на расположение всех поставщиков и покупателей продукции общества "ППК "Авалон" в Европе (Франция, Швейцария, Польша, Прибалтика, Испания) документально не подтверждены.

Не зависящих от воли владельца товарного знака обстоятельств, которые создают препятствие для использования товарного знака на территории Российской Федерации, ответчиком не названо.

Представленные в материалы дела договор поставки от 18.10.2017 N 18/10, а также письма от общества с ограниченной ответственностью "Рикмейн" от 14.05.2021 и индивидуального предпринимателя Юдиной С.Ф. от 16.08.2021 выходят за установленный законом трехлетний период, вследствие чего не могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств по данному делу.

Часть представленных в дело материалов (фотографии изделий и видеозаписи) не позволяют определить дату их изготовления. Наличие на фотографиях сведений о размещении товара, маркированного обозначением "AROMA BAR", не может являться фактом доведения этой продукции до потребителя, поскольку в данном случае необходимо представить доказательства самой реализации товара (в частности подтвердить соответствующим доказательствами факт приобретения потребителем соответствующего товара). Кроме того, на фотографиях, а также на этикетках, отсутствуют даты, позволяющие сделать вывод об относимости указанных доказательств, подтверждающих использование товарных знаков в спорный период. Указанные материалы не содержат какие-либо указания на ответчика как на производителя демонстрируемых товаров 03-го класса МКТУ. В этой связи Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод ответчика о том, что продукция, отраженная на этих документах, реализовывалась потребителю в спорный период времени.

Договор поставки N 1, договор поставки N 5/02/20, контракт от 20.11.2019 N 3, на которые ответчик ссылается как на доказательства использования товарного знака, не содержат указания на поставляемый товар, а также сведений об оспариваемом товарном знаке.

Доказательств реализации агентского договора от 01.04.2019 в отношении спорного товарного знака в материалах дела не имеется.

Представленные ответчиком товарные накладные не подтверждают ввод маркированных оспариваемым обозначением товаров 3-го класса МКТУ в гражданский оборот.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из смысла статьи 1486 ГК РФ, а также из сложившейся судебной практики следует, что товарный знак должен использоваться правообладателем в том виде, в котором он зарегистрирован, либо с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Между тем, во всех представленных ответчиком материалах отсутствует обозначение, охраняемое оспариваемым свидетельством на товарный знак N 550924, а именно во всех материалах присутствует только обозначение "AROMA BAR" выполненное буквами латинского алфавита, при этом русскоязычное написание отсутствует.

Кроме того в товарных накладных в отношении использования спорного товарного знака упоминается только в отношении упаковки товара (футляры), а не в отношении товаров 3-го класса МКТУ. Доказательств изготовления упаковки по заказу ответчика, реализации товаров 3-го класса МКТУ в упаковке содержащей спорный товарный знак в исследуемый период суду не представлено.

Исследовав документы, представленные ответчиком, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что они не подтверждают факта надлежащего использования принадлежащего ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550924 в отношении заявленных в иске товаров 3-го класса МКТУ. Таким образом, указанные документы не могут быть приняты во внимание судебной коллегией для подтверждения доводов ответчика об использовании принадлежащего ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550924 в отношении товаров 3-го класса МКТУ для которых он зарегистрирован.

В связи с изложенным довод ответчика о том, что представленные им в материалы дела документы в их совокупности и взаимосвязи, подтверждают факт использования спорного товарного знака в отношении указанной части товаров, признается коллегией судей несостоятельным, так как он не находит своего подтверждения.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550924 в отношении товаров 3-го класса МКТУ для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Трефилова Михаила Сергеевича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 550924, вследствие его неиспользования.

Взыскать в пользу индивидуального предпринимателя Трефилова Михаила Сергеевича с общества с ограниченной ответственностью "Парфюмерно-производственный комбинат "Авалон" 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Ю.В. Борисова