Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2021 г. N С01-1654/2021 по делу N А40-156574/2020 Суд оставил без изменения судебные решения по делу о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушении исключительного права на товарный знак, суд исходил из того, что общество использует сходные с товарными знаками по международным регистрациям обозначения для индивидуализации однородных товаров без согласия правообладателя

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2021 г. N С01-1654/2021 по делу N А40-156574/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Ерина А.А., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БЬЮТИПЕДИЯ" (Нащокинский переулок, д. 12, стр. 2, офис 301, 119019, ОГРН 1167746471331) на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021 по делу N А40-156574/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2021 по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Кузнецовой Людмилы Александровны (Москва, ОГРНИП 318774600536915) к обществу с ограниченной ответственностью "БЬЮТИПЕДИЯ" о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушении исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Нам Евгений Витальевич (Приморский край, ОГРНИП 317253600054106).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Кузнецовой Л.А. - Ерусланкина Е.Н. (по доверенности от 28.05.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "БЬЮТИПЕДИЯ" - Гиков С.В. (по доверенности от 12.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Кузнецова Людмила Александровна (далее - истец, предприниматель Кузнецова Л.А.) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "БЬЮТИПЕДИЯ" (далее - ответчик, общество "БЬЮТИПЕДИЯ") об обязании ответчика прекратить использование словесного обозначения "7DAYS", сходного до степени смешения с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 643382 на товарах и упаковках товаров, о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак, государственной пошлины в размере 13 000 рублей за подачу искового заявления, нотариальных расходов за проведение смотра доказательства в размере 11 800 рублей (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Нам Евгений Витальевич.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2021, исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал общество "БЬЮТИПЕДИЯ" прекратить использование обозначения "7DAYS", сходного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 643382, при предложении к продаже и продаже товаров в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ); с общества "БЬЮТИПЕДИЯ" в пользу предпринимателя Кузнецовой Л.А. взыскана компенсация в размере 100 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 600 рублей и нотариальные расходы в размере 2 360 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "БЬЮТИПЕДИЯ" обратилось с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 19.08.2021 кассационная жалоба передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В поданной кассационной жалобе, общество "БЬЮТИПЕДИЯ" ссылается на то, что суды не учли, что ответчик предлагал к реализации товары под иным товарным знаком, а обозначение "7DAYS" указано как наименование категории предлагаемых к продаже товаров, предполагающих их ежедневное использование. При этом ответчик указывает, что предлагаемая к продаже продукция была маркирована охраняемым товарным знаком "May Island" в соответствии с пунктом 1 статьи 1229, пунктом 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Заявитель кассационной жалобы также отмечает, что шрифт и внешний вид надписей в товарном знаке истца и на товаре ответчика различаются.

Кроме этого, общество "БЬЮТИПЕДИЯ" отмечает, что в нарушение частей 1, 2 статьи 64, частей 1, 2 статьи 65, части 1 статьи 168 и части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не исследовал и не дал правовой оценки представленным ответчиком доказательствам - данным страниц интернет-магазинов www.ozon.ru и www.wildberries.ru, подтверждающих, по мнению заявителя кассационной жалобы, использование спорного обозначения "7DAYS" не для целей индивидуализации товаров, а как наименование категории предлагаемых к продаже товаров.

Заявитель кассационной жалобы также указывает на недоказанность истцом того, что спорный товарный знак им фактически используется в отношении тех же категорий товаров, нарушение прав предпринимателя Кузнецовой Л.А. в виде вероятности смешения спорного обозначения и его товарного знака отсутствует.

По мнению общества "БЬЮТИПЕДИЯ", действия истца являются злоупотреблением правом, поскольку он не использовал товарный знак, не занимался деятельностью по производству или продаже маркированных товарных знаком товаров, но просит взыскать компенсацию.

До судебного заседания в материалы дела от истца поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором предприниматель Кузнецова Л.А. указывает, что товарный знак "7DAYS" представляет собой самостоятельный товарный знак и не является составной частью товарного знака "May Island". Истец отмечает, что нанесение на продукцию товарного знака "May Island" не исключает незаконное использование других зарегистрированных и охраняемых товарных знаков. Истец указывает, что иные доводы кассационной жалобы являются не состоятельными, были исследованы судами первой и апелляционной инстанций, и противоречат материалам дела. На основании изложенного предприниматель Кузнецова Л.А. просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу истца без удовлетворения.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы просил принятые по делу судебные акты отменить.

Представитель предпринимателя Кузнецовой Л.А. просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо, предприниматель Нам Е.В., надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, предприниматель Кузнецова Л.А. является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 643382, зарегистрированного с приоритетом от 16.02.2017 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, в том числе "средства для ухода за кожей косметические".

Как указывает истец в обоснование исковых требований, предпринимателю стало известно о том, что ответчик посредством сайта https://www.ozon.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предлагает к продаже косметическую продукцию, маркированную словесными обозначениями "7DAYS", обладающую сходством с принадлежащим предпринимателю товарным знаком. Данное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра доказательств от 19.08.2020, удостоверенным нотариусом г. Москвы Ромашевой Т.Г.

С целью досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о прекращении использования товарного знака, а также о выплате компенсации. Неурегулирование спора в досудебном порядке послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из того, что факт использования ответчиком товарного знака, исключительные права на который принадлежат истцу, подтверждается материалами дела. При определении размера компенсации за незаконное использование товарного знака суд первой инстанции учитывал характер допущенного нарушения, длительность неправомерного использования товарного знака, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходил из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что компенсация в размере 100 000 рублей за допущенное нарушение отвечает юридической природе института компенсации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе ответчика и в отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Лицами, участвующими в деле, не оспариваются выводы судов относительно принадлежности истцу исключительного права на товарный знак. С учетом части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы суда апелляционной инстанции в указанной части судом кассационной инстанции не проверяются.

Факт размещения на предлагаемом ответчиком к продаже товаре обозначения "7DAYS" подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что на товаре использован товарный знак "May Island", а обозначение "7DAYS" указывает на наименование категории товара, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; в связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что элемент "7DAYS" является доминирующим, размещен большими буквами в центральной части упаковки товара и акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Кроме того, суд кассационной инстанции учитывает, что обозначение "7DAYS" размещено именно на центральной части упаковки спорных товаров, в то время как информация для потребителей о характеристиках товара может содержаться в инструкции к продукции. Обозначение "7DAYS" помещено на лицевую часть упаковки без каких-либо разъяснений и указаний о применимости и свойствах товара. Нанесение спорного обозначения не позволяет потребителям установить назначение косметического средства (предназначено ли оно для ежедневного использования или действие такого средства сохраняется в течение семи дней).

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для вывода об использовании спорного обозначения в информационных целях.

Ссылки заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не исследовал и не дал правовой оценки представленным ответчиком доказательствам (данным страниц интернет-магазинов www.ozon.ru и www.wildberries.ru), подтверждающих, по мнению заявителя ответчика, использование спорного обозначения "7DAYS" не для целей индивидуализации товаров, а как наименование категории предлагаемых к продаже товаров, не являются основанием для отмены принятых по делу судебных актов. Тот факт, что конкретное доказательство не поименовано в тексте судебного акта, не свидетельствует о том, что доказательство не было оценено в совокупности с иными материалами дела по правилами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что нанесение на упаковку товара товарного знака "May Island" само по себе не исключает нарушение прав на иные товарные знаки.

Рассмотрев довод кассационной жалобы об отсутствии сходства до степени смешения обозначения "7DAYS" со спорным товарным знаком предпринимателя, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что он выражает несогласие с выводами судов относительно установленных обстоятельств спора и направлен на их переоценку, что не допускается в суде кассационной инстанции.

Судами первой и апелляционной инстанций в процессе анализа сравниваемых обозначений установлено фонетическое и семантическое сходство противопоставляемых обозначений, которое обусловлено вхождением одного обозначения в другое, ввиду тождества всех гласных и согласных звуков словесных элементов сопоставляемых обозначений.

Суд по интеллектуальным правам также признает несостоятельным довод о том, что товар, на котором ответчиком использовано обозначение "7DAYS", не является однородным по отношению к товарам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

На основании сравнительного анализа судами первой и апелляционной инстанции было установлено, что товар, предлагаемый к продаже ответчиком посредством интернет-сайта соответствует товару 3-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, поскольку товар "очищающий скраб с кислотами" является однородным товару "средства для ухода за кожей косметические", для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

При это коллегия судей Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 изложена правовая позиция, согласно которой направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции округа при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286, 287 Кодекса, нарушает как нормы процессуального закона, так и права ответчика, вынужденного повторно доказывать факты, установленные судами двух инстанций в ординарном процессе.

Данная правовая позиция применяется и в случае, когда суды установили наличие такого сходства.

Кроме того, как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Суд по интеллектуальным правам считает, что в данной части выводы судов первой и апелляционной инстанций являются достаточно мотивированными и основанными на правильном применении норм материального и процессуального права.

Довод заявителя кассационной жалобы о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом является новым доводом, который, не будучи заявленным в суде первой инстанции, не может являться предметом проверки в порядке кассационного производства и служить основанием для изменения судебного акта (статья 286, часть 1 статьи 287, часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате и времени судебного заседания суда первой инстанции, в целях реализации принципа состязательности, предусмотренного статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вправе был заявить соответствующий довод при рассмотрении спора по существу в суде первой инстанции. Суд по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по установлению обстоятельств дела и оценке доказательств. С учетом изложенного в силу части 2 статьи 9 названного Кодекса, риск несовершения процессуальных действий (в виде несвоевременного заявления соответствующих доводов и возражений против иска) лежит на ответчике.

Таким образом, коллегия судей приходит к выводу, что фактически доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судом обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Иных безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам также не установлено.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021 по делу N А40-156574/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БЬЮТИПЕДИЯ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

А.А. Ерин

Судья

Е.С. Четвертакова