Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2021 г. по делу N СИП-533/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение о предоставлении на территории РФ правовой охраны товарному знаку, поскольку выводы Роспатента в оспариваемом решении об отсутствии документов, подтверждающих приобретении спорным элементом различительной способности противоречат обстоятельствам дела, доводам заявителя и представленным им в материалы дела доказательствам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2021 г. по делу N СИП-533/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2022 г. N С01-2256/2021 по делу N СИП-533/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 1 октября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Мындря Д.И., Силаев Р.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Богдановой М.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Твинс Тэк" (ул. Восточная (технопарк промзона), вл. 18, стр. 1, рп. Горки ленинские, Московская область, 142712, ОГРН 1027700066217) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 16.04.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 01.03.2021 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.10.2020 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1269551.

В судебное заседание явились представители:

от акционерного общества "Твинс Тэк" - Архипов А.Л. (по доверенности от 13.11.2021) и Озолина И.Г. (по доверенности от 13.01.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Пичугина Д.К. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-677/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Твинс Тэк" (далее - общество "Твинс Тэк") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.04.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 01.03.2021 на решение Роспатента от 27.10.2020 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1269551.

В судебном заседании общество "Твинс Тэк" поддержало заявленные требования.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного разбирательства требования общества "Твинс Тэк" оспорил, настаивает на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Общество "Твинс Тэк" обратилось в Роспатент с заявкой N 0001269551 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1269551 в отношении товаров 03-го, 05-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Знак по международной регистрации N 1269551 представляет собой комбинированное обозначение "" в цветовом сочетании: "синий, красный, серый".

Решением Роспатента от 27.10.2020 товарному знаку по международной регистрации N 1269551 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя общества "Твинс Тэк" в отношении товаров 03-го, 05-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

При этом Роспатент установил, что цифровой элемент "911" не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров, а представленные документы не свидетельствуют о приобретенной различительной способности знака по международной регистрации N 1269551, так как обозначения использовались в ином виде от заявленного знака.

В Роспатент 01.03.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.10.2020.

Доводы возражения сводились к тому, что:

- знак по международной регистрации N 1269551 представляет собой не случайный набор произвольно взятых чисел, а числовую комбинацию, известную широкому кругу потребителей в качестве телефона службы спасения в ряде стран, в связи с чем, эта комбинация создает у потребителей ассоциации с товаром, который поможет в сложной ситуации, что и придает знаку ассоциативность и запоминаемость, необходимую для возникновения различительной способности;

- цифровой элемент "911" приобрел различительной способностью, в результате длительного его использования заявителем начиная с 2004 по 2017 годы, а соответственно данный элемент может быть включен в знак по международной регистрации N 1269551 без дискламации;

- с помощью элемента "911" образуется комбинация, имеющая определенную семантику, ассоциативность и запоминаемость;

- отсутствие правовой охраны у элемента "911" в более ранних товарных знак, исключительные права на которые принадлежат заявителю, не лишает заявителя возможности получить правовую охрану спорному товарному знаку, включающего такой элемент, так как его наличие в ранних регистрациях и последующее длительное использование заявителем, свидетельствуют о приобретении данным цифровым элементом различительной способности.

К ответу на уведомление о предварительном отказе заявитель приложил документы, подтверждающие, по его мнению, приобретение обозначением "911" различительной способности в отношении товаров заявителя.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения, а также на заседании коллегии к материалам дела было приложено заключение от 26.02.2021 N 22-2021 по результатам социологического опроса, проведенного с 15.02.2021 по 20.02.2021 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей товаров 03-го и 05-го классов МКТУ со справкой к нему, с пояснительной запиской к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями и копией протокола осмотра письменного доказательства с пояснительной запиской к нему.

Решением Роспатента от 16.04.2021 в удовлетворении возражения заявителю было отказано, решение экспертизы Роспатента от 27.10.2020 оставлено в силе.

Роспатент, проанализировав спорное обозначение на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, пришел к выводу о том, что вышеназванный цифровой элемент не обладает различительной способностью, так как представляет собой совокупность цифр без каких-либо особенностей, влияющих на его запоминаемость в целом и не выполняет индивидуализирующую функцию товаров 03-го, 05-го классов МКТУ заявителя.

Кроме того, Роспатент отметил наличие у заявителя более ранних регистраций с дискламацией элемента "911" подтверждает отсутствие у этого обозначения различительной способности.

Роспатент также указал, что в обоснование доводов о приобретении знаком различительной способности заявителем представлено социологическое исследование, а также материалы, анализ которых не позволил прийти к выводу о приобретении спорным цифровым элементом различительной способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки. Из товарных накладных, спецификаций, образцов продукции, данных сети "Интернет", фотографиях, справках, дипломах, сертификатах не прослеживается, что обозначение использовалось в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака. Более того, заявителем не представлены фактические сведения о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности в отношении товаров.

Проведенный социологический опрос, по мнению Роспатента, не подтверждает доводов ни об изначальной, ни о приобретенной различительной способности, поскольку объектами исследования являлись обозначения, отличные от заявленного знака по международной регистрации N 1269551, а результаты приведенного социологического опроса являются противоречивыми, поэтому не могут быть принятыми во внимание. Методология проведенного опроса не позволяет принять его результаты во внимание, поскольку интернет-опрос не позволяет достоверно определить требования к респондентам.

Не согласившись с выводами, положенными Роспатентом в основу оспариваемого решения от 16.04.2021, общество "Твинс Тэк" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением, указывая на то, что при вынесении решения нарушены применимые нормы права, определяющие охраноспособность обозначения в качестве товарного знака, а выводы Роспатента противоречат представленным доказательствам.

Так, по мнению заявителя, обозначение "911" обладает особенностями, влияющими на запоминаемость указанного обозначения - то есть, указанная комбинация цифр обладает различительной способностью в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Обозначение, являющееся предметом спора, представляет собой не случайный набор произвольно взятых цифр, а числовую комбинацию, известную широкому кругу потребителей в качестве телефона службы спасения в ряде стран. Числа "911" образуют комбинацию, имеющую определенную семантику, ассоциативность и запоминаемость - то есть, обладающую различительной способностью, в результате чего данная комбинация может быть включена в товарный знак без дискламации.

По мнению заявителя, спорное обозначение обладает различительной способностью на сегодняшний день, а к приобретению этой способности могло привести интенсивное и длительное использование данного обозначения обществом "Твинс Тэк", если оно не обладало этой способностью с самого начала. Материалы административного дела содержат документы, подтверждающие приобретение обозначением "911" различительной способности в отношении товаров заявителя. Представленные доказательства широкой известности на рынке товаров под обозначением "911" (не только в качестве элемента спорного товарного знака) являются относимыми для настоящего дела и подтверждают приобретение различительной способности обозначения "911".

Заявитель также считает, что:

- вывод Роспатента о неотносимости результатов приведенного социологического опроса к делу, поскольку объектами исследования являлись обозначения, отличные от заявленного знака по международной регистрации N 1269551, неверен;

- ответы на указанные вопросы 1, 4 и 5 однозначно позволяют сделать вывод о том, что потребители способны отличить один товар от другого по комбинации цифр "911", которую они воспринимают как название товара;

- вывод Роспатента о том, что результаты приведенного социологического опроса являются противоречивыми, не соответствует материалам дела и говорит о невнимательном исследовании результатов опроса;

- критика Роспатентом методологии проведенного опроса также необоснованна, поскольку приводя критику методологии проведения опроса, Роспатент не ссылается ни на действующие нормативно-правовые акты, ни на общепризнанные научные методики в области социологии.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на заявление, выслушав пояснения представителей общества и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления общества "Твинс Тэк" в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента предпринимателем не пропущен, что не оспаривается административным органом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение от 16.04.2021 принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает предприниматель.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты территориального расширения на территорию российской Федерации знака по международной регистрации N 1269551 (11.03.2019) правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1483 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 этой статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 названной статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

Роспатент пришел к выводу о том, что элемент "911" знака по международной регистрации N 1269551 выполнен стандартным шрифтом и не обладает различительной способностью (ни первоначальной, ни приобретенной).

Коллегия не может согласиться с данным выводом административного органа ввиду следующего.

Как указывалось выше, в силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, которое приобрело различительную способность в результате его использования.

В силу пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ и пунктом 35 Правил N 482 указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932).

Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Согласно пункту 35 Правил N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров и услуг конкретного лица.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция содержится также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации) и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

В силу статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Как разъяснено в пункте 2.1 применяемых Роспатентом Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, товарный знак и знак обслуживания должен обладать способностью отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Заявляемому обозначению, не обладающему различительной способностью, не может быть предоставлена правовая охрана.

Различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению либо приобретена им в результате его использования.

Если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со статьей 6.quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что не представлено достаточных доказательств того, что в ходе длительного использования спорного обозначения до даты приоритета товарного знака по международной регистрации N 1269551 оно приобрело различительную способность и ассоциируется у потребителей с заявителем и выпускаемой им продукцией.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанный вывод Роспатента противоречит материала административного дела.

Так из материалов настоящего дела следует, что обществом в материалы административного дела N 0001269551 приложены следующие документы, в обоснование довода о приобретение обозначением "911" различительной способности в отношении товаров заявителя: данные о продажах продукции серии "911" с 2004 по 2017 годы; данные о разработке серии упаковок в 2006 году с использование обозначения "911", утверждением образцов продукции серии в 2008, 2010, 2014, 2015 годах; данными о приобретении картонных упаковок и туб; независимый аналитический обзор "Аптечная розница: Дополнительный ассортимент. Обзор розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в Российской Федерации по итогам 2018 г.", подготовленный аналитической компанией Альфарм; сведения с объемами производств и продаж товаров, об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров/услуг; заключение от 26.02.2021 N 22-2021 со справкой к нему, с пояснительной запиской к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями и копией протокола осмотра письменного доказательства с пояснительной запиской к нему.

Кроме того, заявитель в материалах возражения анализирует представленные на стадии экспертизы материалы: график продаж продукции с элементом "911"; письмо от общества с ограниченной ответственностью "Типография Индустрия цвета"; образец по цвету продукции "Заживин 911"; спецификации на поставки картонных упаковок в период с 2007 по 2019 годы; договор на поставку туб с обществом с ограниченной ответственностью "Овента"; спецификации на поставку туб от обществом с ограниченной ответственностью "Овента"; договор на поставку туб с обществом с ограниченной ответственностью "Леан Групп Рус"; заказ туб по договору с обществом с ограниченной ответственностью "Леан Групп Рус"; образец-эталон на продукцию "Заживин 911"; информацию о сайте заявителя на декабрь 2007 года; информацию о сайте заявителя на 07.04.2014; информацию о БАД "Климафит" на сайте заявителя в 2014 году; информацию об иных БАД на сайте заявителя в 2014 году; информацию о продукции "Kids911" на сайте заявителя в 2014 году; информацию о продукции "Венолгон" на сайте заявителя в 2014 году; информацию об интернет-аптеке "Аптека-911"; статистику посещаемости сайта apteka-911.ru.; информацию о продукции заявителя на сайте в настоящее время; выборочные накладные поставки товара заявителя в 2011 - 2019 годах; выборочные договоры поставки с некоторыми крупными покупателями; справку по отгрузкам продукции заявителя "Заживин 911" в период 2017 - 2019 годы; реестр отгрузок продукции "Заживин 911" в период 2017 - 2019 годы; справку DSM по продукции "Заживин" в период 2017 - 2019 годы; фотографии продукции "911" в розничной продаже; обзор розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в Российской Федерации по итогам 2018 года; дипломы об участии в выставках; сертификаты на БАД.

Роспатент в решении указал на то, что из товарных накладных, спецификаций, образцов продукции, данных сети "Интернет", фотографий, справок, дипломов, сертификатов не следует, что обозначение использовалось в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, а в сертификатах соответствия речь идет об общем названии серии продукции "911 Ваша служба спасения".

Вместе с тем административный орган не учел, что возражение об оспаривании решения касалось не всего обозначения в целом, а только дискламации Роспатентом цифрового элемента "911" и документы были представлены заявителем именно в отношении приобретения различительной данным элементом.

В отношении представленного социологического исследования необходимо Роспатент отметил, что объектами исследования явились обозначения, отличные от оспариваемого товарного знака по международной регистрации N 1269551, и цифра "911" в сине-белом цветовом сочетании. Кроме того, респондентам не предлагалось назвать компанию-производителя товаров или выбрать один из нескольких предложенных вариантов названий различных компаний.

Между тем коллегия судей полагает вывод Роспатента о том, что результаты приведенного социологического опроса не относятся к делу, поскольку объектами исследования являлись обозначения, отличные от заявленного знака по международной регистрации N 1269551, ошибочным.

В ходе исследования потребителям предлагались разные комбинации обозначений, показательными в данном случае суд полагает ответы на анкетные вопросы N 1, 4 и 5, из которых следует, что: 73% потребителей считают, что обозначение используется одной компанией, или разными, но связанными между собой компаниями; 64% потребителей полагают, что комбинация из цифр "911" в синем цвете является обозначением "бренда" одной компании; 64% потребителей считают, что линейка товара носит название "911".

Приводя критику методологии проведения опроса, Роспатент не ссылается ни на действующие нормативно-правовые акты, ни на общепризнанные научные методики в области социологии.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что само по себе наличие на товаре нескольких обозначений не является обстоятельством, исключающим узнаваемость одного из них. Элемент "911" является средством индивидуализации товаров конкретного производителя, что и подтверждается предоставленными в материалах доказательствами, в частности, заключением от 26.02.2021 N 22-2021, подготовленным Лабораторией Социологической Экспертизы.

Данные выводы, с учетом материалов, подтверждающих объем товаров 03-го и 05-го классов МКТУ правообладателя, маркированных обозначением "911", представленных на рынке, свидетельствуют о его известность среди потребителя.

На это указывает также не получивший оценки административного органа независимый аналитический обзор "Аптечная розница: Дополнительный ассортимент. Обзор розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в Российской Федерации по итогам 2018 г.", подготовленный аналитической компанией Альфарм, согласно которому в рейтинге брендов косметических средств 2018 года в денежном выражении бренд "911" занимает 8-е место, а в натуральном выражении (по количеству упаковок) - 2-е место.

Анализ указанного обзора розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в Российской Федерации по итогам 2018 года в совокупности и взаимосвязи с иными представленными в материалы настоящего дела и административного дела по заявке N 0001269551 документами, позволяют коллегии прийти к однозначному выводу о том, что элемент "911" длительное время используется для индивидуализации товаров правообладателя 03-го и 05-го классов МКТУ и в результате такого использования приобрел дополнительную различительную способность до даты приоритета товарного знака по международной регистрации N 1269551 в отношении заявленных на регистрацию товаров.

Следует отметить, что осведомленность потребителя об обозначении, индивидуализирующем товар, вопреки позиции Роспатента, достигается не только и не столько рекламой, сколько непосредственным введением в оборот товара в большом объеме, охватом крупных территорий при реализации товара, длительностью использования обозначения, а также сведениями об экспонировании на выставках товара, которые заявителем представлены в административный орган.

Сведениями об экспонировании на выставках товара в Российской Федерации и за ее пределами (дипломы об участии в выставках) вовсе не получили оценки при рассмотрении возражения.

Таким образом, суд полагает, что выводы Роспатента в решении от 16.04.2021 об отсутствии документов, подтверждающих приобретении элементом "911" различительной способности противоречат обстоятельствам дела, доводам заявителя и представленным им в материалы административного дела доказательствам.

На основании изложенного оспариваемое решение Роспатента от 16.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 01.03.2021 на решение от 27.10.2020 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1269551 с дискламацией элемента "911", подлежит признанию недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ и нарушающее права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Как разъяснено в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку в рассматриваемом случае судом не установлено наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при их повторном рассмотрении, судебная коллегия в качестве восстановительной меры считает возможным обязать Роспатент совершить действия по внесению изменений в международную регистрацию товарного знака N 1269551 в части предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации с указанием элемента "911" в качестве охраняемого.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных обществом "Твинс Тэк" при обращении в суд, на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "Твинстэк" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 03.01.2021 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.10.2020 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1269551 как несоответствующее подпункту 1.1 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности совершить действия по внесению изменений в международную регистрацию товарного знака N 1269551 в части предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации с указанием элемента "911" в качестве охраняемого.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "Твинстэк" (ОГРН 1027700066217) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев