Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2021 г. N С01-1397/2021 по делу N СИП-1033/2020 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о регистрации товарного знака, в связи с отсутствием сходства сравниваемых обозначений

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2021 г. N С01-1397/2021 по делу N СИП-1033/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 14 октября 2021 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2021 по делу N СИП-1033/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ВИВИ" (ул. Красноармейская, д. 43, пом. 6/2, г. Краснодар, 350000, ОГРН 1192375009111) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 13.07.2020 на решение о регистрации товарного знака по заявке N 2019723181.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ВИВИ" - Блошенцев В.И. (по доверенности от 24.08.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гаглоева В.П. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-666/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ВИВИ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о регистрации товарного знака по заявке N 2019723181.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2021 требования общества удовлетворены: решение Роспатента от 15.09.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение о регистрации товарного знака по заявке N 2019723181, признано недействительным как несоответствующее нормам пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На административный орган возложена обязанность зарегистрировать обозначение по заявке N 2019723181 в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го класса и услуг 35-го и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

Представители общества и Роспатента приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель Роспатента поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, общество 17.05.2019 обратилось в Роспатент с заявкой N 2019723181 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ "воды минеральные для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; соли, входящие в состав минеральных вод", 32-го класса МКТУ "вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; порошки для изготовления газированных напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков", услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптовой и розничной продажи товаров", 39-го класса МКТУ "бутилирование; снабжение питьевой водой; услуга розлива в бутылки".

По результатам рассмотрения заявки 29.05.2020 Роспатент принял решение о государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35-го и 39-го классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов "vital water". При этом административный орган отказал в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению применительно к товарам 5-го и 32-го классов МКТУ по причине несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду вероятности его смешения с товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров 5-го и 32-го классов МКТУ на имя иных лиц:

с товарным знаком "" (международная регистрация N 1264808 в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ с приоритетом от 29.07.2014; далее - противопоставленный товарный знак 1);

с товарным знаком "" (по свидетельству Российской Федерации N 627763 в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ с приоритетом от 07.11.2016; далее - противопоставленный товарный знак 2);

с товарным знаком "" (по свидетельству Российской Федерации N 614544 в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ с приоритетом от 27.05.2016; далее - противопоставленный товарный знак 3);

с товарным знаком "" (международная регистрация N 1036441 в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ с приоритетом от 23.02.2010; далее - противопоставленный товарный знак 4).

В решении от 29.05.2020 Роспатент также отметил, что словесные элементы "vital water" являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением административного органа в части отказа в регистрации обозначения в отношении части заявленных товаров и услуг, общество 13.07.2020 обратилось в Роспатент с возражением, в котором просило пересмотреть решение административного органа и произвести регистрацию товарного знака в отношении:

товаров 32-го класса МКТУ "вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; порошки для изготовления газированных напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков";

услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; услуги снабженческие для третьи лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптовой и розничной продажи товаров";

услуг 39-го класса МКТУ "бутилирование; снабжение питьевой водой; услуга розлива в бутылки".

Податель возражения не оспаривал вывод экспертизы о невозможности регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 5-го класса МКТУ.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент проанализировал спорное обозначение и установил смысловое значение входящих в него словесных элементов "vital water", которые могут быть переведены с английского на русский язык как "вода, необходимая для жизни".

С учетом изложенного административный орган констатировал, что указанные словесные элементы в отношении перечисленных в заявке товаров 32-го класса МКТУ и связанных с ними услуг 35-го и 39-го классов МКТУ указывают на их вид, свойства и назначение, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку в отношении услуг 35-го и 39-го классов МКТУ по результатам экспертизы было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а в отношении товаров 5-го класса МКТУ отказ в регистрации общество не оспаривало (дополнительно испрашивало предоставление правовой охраны спорному обозначению только в отношении товаров 32-го класса МКТУ), Роспатент счел, что противопоставленные товарные знаки 1, 2 и 4 могут быть исключены из перечня препятствующих регистрации заявленного обозначения.

Проведя сравнительный анализ спорного обозначения и противопоставленного товарного знака 3, административный орган установил, что основными индивидуализирующими элементами в них являются словесные элементы "vivi" и "Vive" соответственно, поскольку именно на них в первую очередь обращает внимание потребитель при восприятии обозначения в целом, а иные элементы сравниваемых обозначений - "vital water" первого из них и "100%" второго из них являются слабыми в силу их неохраноспособности.

Роспатент пришел к выводу о фонетическом и графическом сходстве сравниваемых обозначений и о невозможности проведения анализа по семантическому критерию сходства.

Проанализировав товары 32-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, и товары, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак 3, административный орган признал их однородными, поскольку такие товары объединены родовыми понятиями "безалкогольные напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков", соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Учитывая сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 3, а также однородность товаров 32-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, и товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак 3, Роспатент пришел к выводу о вероятности смешения сравниваемых обозначений и, соответственно, о невозможности регистрации обозначения по заявке N 2019723181 в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая решение Роспатента от 15.09.2020 незаконным, общество обратилось в суд с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Доводы заявления общества касались его несогласия с выводом административного органа о несоответствии спорного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции не поддержал вывод административного органа о сходстве сравниваемых обозначений: "" и "".

При этом суд первой инстанции отметил, что сравнение обозначений должно производиться по всем трем критериям сходства (фонетическому, графическому и семантическому), а также по общему зрительному впечатлению с учетом неохраняемых элементов.

Суд первой инстанции установил, что обозначение "vivi" в переводе с итальянского языка означает "ЖИВОЙ", а обозначение "Vive" в переводе с французского - "ДА ЗДРАВСТВУЕТ".

Учитывая изложенное, суд первой инстанции счел, что Роспатент необоснованно уклонился от сравнения словесных элементов "vivi" спорного обозначения и "Vive" противопоставленного товарного знака 3 по семантическому критерию сходства.

При этом суд первой инстанции обратил внимание на то, что проверка сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства показала их существенное отличие.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что словесные элементы "vivi" и "Vive" существенно отличаются друг от друга по произношению. Отсутствие сходства сравниваемых обозначений в целом по фонетическому критерию, как счел суд первой инстанции, также обусловлено наличием в спорном обозначении дополнительного элемента "vital water", а в противопоставленном товарном знаке 3 - цифрового элемента "100%".

Суд первой инстанции признал отсутствие сходства сравниваемых обозначений по графическому критерию, поскольку спорное обозначение выполнено в сине-белом цвете, а противопоставленный товарный знак 3 - в желтом, красном, зеленом, оранжевом, черном, белом цветовом сочетании с изобразительным элементом в виде "кнопки вкл./выкл.".

По результатам самостоятельного сравнительного анализа спорного и противопоставленного обозначений суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они различны по всем трем критериях сходства, а также при их восприятии потребителем в целом, следовательно, сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление и не являются сходными.

Учитывая отсутствие сходства спорного обозначения и противопоставленного товарного знака 3, суд первой инстанции не проводил анализ однородности товаров 32-го класса МКТУ, в отношении которых компанией подана заявка, и товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Суд первой инстанции отклонил изложенный в отзыве довод Роспатента о том, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено высокой степенью сходства их доминирующих словесных элементов "vivi" и "Vive", компенсирующей различия по неохраняемым словесным элементам, изобразительным элементам и цветовому сочетанию.

Суд первой инстанции принял во внимание то, что ранее административный орган счел возможным зарегистрировать спорное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, в связи с чем обязал Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) соответствующую запись о регистрации обозначения по заявке N 2019723181 в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го класса и услуг 35-го и 39-го классов МКТУ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

По мнению Роспатента, изложенному в кассационной жалобе, вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию за счет наличия в обозначении по заявке N 2019723181 словесного элемента "vital water" и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству N 614544 цифрового элемента "100%" сделан при неправильном применении положений пункта 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган полагает, что при принятии оспариваемого ненормативного правового акта он пришел к обоснованному выводу о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию за счет сходства их словесных элементов "vivi" и "Vive" и с учетом того, что словесный элемент "vital water" спорного обозначения и цифровой элемент "100%" противопоставленного товарного знака 3 являются неохраняемыми.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию также сделан при неправильном применении положений пункта 42 Правил N 482 и пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент обращает внимание на то, что согласно словарно-справочным источникам слово "живой" переводится с русского на итальянский язык как "vivo", а словесный элемент "vivi" не является лексической единицей какого-либо языка. Таким образом, вопреки выводам суда первой инстанции, проведение сравнительного анализа спорного и противопоставленного обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Административный орган полагает противоречащим положениям пункта 42 Правил N 482 и пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и вывод суда первой инстанции о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по графическому признаку за счет различия в их цветовом исполнении.

Роспатент отмечает, что отличия сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства не влияют на вывод об их сходстве в целом в силу высокой степени сходства по фонетическому признаку.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что изложенные доводы содержались в представленном в суд отзыве, однако не получили надлежащую оценку суда первой инстанции.

По мнению административного органа, обжалуемое решение суда первой инстанции принято без учета фактических обстоятельств дела и в нарушение требований пункта 1 статьи 1500 ГК РФ.

Так, Роспатент подчеркивает, что 11.11.2020 на основании уплаты обществом соответствующей пошлины административным органом была осуществлена государственная регистрация спорного обозначения в качестве товарного знака (свидетельство Российской Федерации N 782846) в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; сбор для третьих лиц различных товаров и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптовой и розничной продажи товаров" и 39-го класса МКТУ "бутилирование; снабжение питьевой водой; услуга розлива в бутылки". Соответствующая запись внесена в Государственный реестр.

Административный орган отмечает, что ГК РФ предусматривает специальный порядок оспаривания решения о государственной регистрации товарного знака в случае, когда такому знаку уже предоставлена правовая охрана.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что регистрация обозначения по заявке N 2019723181 в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ повлечет внесение в Государственный реестр, в перечень товаров и услуг товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 782846, в указанное свидетельство изменений, расширяющих правовую охрану этого товарного знака, что противоречит положениям подпункта 5 пункта 73 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2020 N 119 (далее - Административный регламент).

С учетом изложенного Роспатент полагает, что решение суда первой инстанции в указанной части неисполнимо.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в возражениях на нее, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил N 482.

На основании пункта 44 Правил N 482 комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, приведен методологический подход, согласно которому, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания (типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10,установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

Роспатент и суд первой инстанции пришли к одинаковому выводу о том, что в спорном обозначении доминирующим элементом является "vivi", а в противопоставленном товарном знаке 3 - "Vive".

Вместе с тем Роспатент и суд первой инстанции сделали различные выводы в отношении их сходства:

Роспатент признал эти элементы сходными по фонетическому признаку и указал на невозможность их сравнения по семантическому признаку, признал, что различие по графическому критерию не компенсирует сходство по фонетическому;

суд указал на различное произношение этих словесных элементов и сделал вывод о том, что с точки зрения фонетики они сходными не являются, выявил их различную семантику и различие по графическому критерию.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что, делая вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, Роспатент фактически учитывал не звуки, а буквы, из которых они состоят, не выявил звучание сравниваемых словесных элементов.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным вывод суда первой инстанции о фонетическом различии сравниваемых обозначений: такой вывод является методологически правильным как основанный именно на звучании сравниваемых элементов.

Довод Роспатента о необоснованном учете судом первой инстанции при фонетическом анализе неохраняемых словесных элементов спорного обозначения подлежит отклонению как не соответствующий содержанию обжалуемого судебного акта: суд первой инстанции сравнил и признал фонетически не сходными сильные элементы противопоставляемых обозначений "vivi" и "Vive".

Дополнительное указание суда первой инстанции на фонетическое удлинение звукового ряда заявленного обозначения за счет наличия неохраняемых словесных элементов относится к фонетическому сравнению обозначений в целом.

Роспатент считает, что суд неправильно выявил семантическое значение противопоставляемых доминирующих элементов, полагает, что семантический признак не может быть использован.

При этом Роспатент не оспаривает вывод суда первой инстанции о семантическом значении словесного элемента противопоставленного товарного знака 3, однако считает, что сравнение невозможно вследствие отсутствия семантики у спорного обозначения.

Отклоняя этот довод кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что отсутствие семантики у одного или у обоих противопоставляемых элементов в любом случае не может привести к выводу об их семантическом сходстве и в итоге повлиять на вывод о несходстве обозначений в целом.

Вывод о различии сравниваемых обозначений по графическому критерию Роспатент фактически не оспаривает.

Исключение семантического критерия из сравнения с учетом отсутствия сходства по фонетическому и графическому критерию не приведет к выводу о сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, суд первой инстанции выполнил сравнение противопоставленных обозначений методологически верно: выявил и сравнил в соответствии с приведенными критериями сильные элементы и обозначения в целом.

Вывод суда первой инстанции о том, что сравниваемые обозначения не сходны, является правильным и соответствует материалам дела и имеющимся в деле доказательствам, а доводы Роспатента об обратном фактически направлены на переоценку таких доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

В отношении того довода административного органа, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции не применил положения пункта 1 статьи 1500 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения.

Возражение на решение Роспатента от 29.05.2020 о государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака подано компанией 13.07.2020, т.е. в пределах установленного законом срока. Данное обстоятельство не оспаривалось лицами, участвующими в деле, и не оспаривается в кассационной жалобе. Сам по себе факт принятия и рассмотрения Роспатентом возражения на решение о регистрации товарного знака (в части отказа в его регистрации в отношении ряда товаров) свидетельствует о том, что все требования на этом этапе обществом были соблюдены.

Предположение Роспатента о том, что допущенные им на стадии рассмотрения возражения ошибки (наличие которых правильно установлено судом первой инстанции) в принципе не могут быть устранены, не соответствует нормам статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950), касающейся реализации права на судебную защиту, статьи 46 Конституции Российской Федерации.

Ссылка Роспатента на то, что обжалуемое решение в противоречии с пунктом 73 Административного регламента приведет к расширению правовой охраны уже зарегистрированного товарного знака, подлежит отклонению, поскольку названный нормативный правовой акт регулирует отношения по рассмотрению заявлений о внесении изменений в Государственный реестр, а не отношения по регистрации товарных знаков (т.е. не подлежит применению в настоящем деле).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и на основании пункта 3 части 4 статьи этого Кодекса в резолютивной части указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, суд также вправе обязать административный орган предоставить правовую охрану товарному знаку (знаку обслуживания).

Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Учитывая, что суд первой инстанции самостоятельно установил необходимые фактические обстоятельства по настоящему делу, а также принимая во внимание отсутствие обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебной проверки ненормативного правового акта, суд первой инстанции правомерно принял решение об обязании административного органа предоставить правовую охрану обозначению по заявке N 2019723181.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2021 по делу N СИП-1033/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова