Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2021 г. N С01-1451/2021 по делу N А41-47382/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами первой и апелляционной инстанций не проводился анализ однородности товаров, в отношении которых ответчиками использовано спорное обозначение, с товарами, для которых зарегистрированы принадлежащие истцу товарные знаки

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2021 г. N С01-1451/2021 по делу N А41-47382/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 октября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Ерина А.А.

судей Четвертаковой Е.С., Сидорской Ю.М. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" (ул. Дорожная, владение 2 "А", дер. Сидорово, г. Ступино, Московская обл., 142842, ОГРН 1117847374171) на решение Арбитражного суда Московской области от 25.02.2021 по делу N А41-47382/2020 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" к обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ" (дер. Лешково, д. 209, г. Истра, Московская обл., 143581, ОГРН 1035003062951), иностранному лицу Perfetti Van Melle Benelux B.V. (Zoete Inval 20 Breda, HK 4815, NL) о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 40, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" - Родионов М.Ю. (по доверенности от 11.01.2021 N ФМ-21/005);

от общества с ограниченной ответственностью "ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ" и иностранного лица Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Мельников А.В. (по доверенностям от 24.08.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" (далее - общество "Фреш Маркет") обратилось в Арбитражный суд Московской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ" (далее - общество "ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ") и иностранному лицу Perfetti Van Melle Benelux B.V. (далее - иностранное лицо) о запрете использования обозначения "Да!", сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 723696, N 723697, N 721413, N 651080, N 650956, N 654361 в рекламном слогане "Вот это "Да!" рекламы конфет и мармелада на интернет-сайте fruittella.ru; о запрете обществу "ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ" использования обозначения "Да!" сходного до степени смешения с указанными товарными знаками в рекламном слогане "Вот это "Да!" в рекламных роликах, размещенных на видеохостинге "YouTube" на канале "Fruit-tella" (https://youtube.com/channel/UCz4V0sNszYOcfzStwB3eiJg), в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/fruittella_russia) и о взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки в размере 500 000 рублей, а также понесенных судебных издержек.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр".

Решением Арбитражного суда Московской области от 25.02.2021, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Фреш Маркет" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права при оценке сходства сравниваемых обозначений.

Общество "Фреш Маркет" полагает, что в нарушение положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и разъяснений высших судебных инстанций, судами первой и апелляционной инстанций не был осуществлен всесторонний анализ сходства сравниваемых обозначений по фонетическому, визуальному и семантическому критериям, а также не были учтены обстоятельства использования истцом серии принадлежащих ему товарных знаков.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы отмечает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии факта нарушения исключительных прав на товарные знаки сделаны без учета однородности (идентичности) соответствующих товаров ответчиков (конфет, мармелада) товарам, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки (конфеты и изделия желейные фруктовые кондитерские).

Общество "ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ" и иностранное лицо представили отзывы на кассационную жалобу, в которых просят оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель общества "ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ" и иностранного лица против удовлетворения кассационной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзывах.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на нее.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество "Фреш Маркет" является правообладателем следующих товарных знаков:

"" по свидетельству Российской Федерации N 723696, зарегистрирован 16.08.2019 с приоритетом от 12.12.2018;

"" по свидетельству Российской Федерации N 723697, зарегистрирован 16.08.2019 с приоритетом от 12.12.2018;

"" по свидетельству Российской Федерации N 651080, зарегистрирован 01.08.2019 с приоритетом от 12.12.2017;

"" по свидетельству Российской Федерации N 650956, зарегистрирован 05.04.2018 с приоритетом от 23.03.2016;

"" по свидетельству Российской Федерации N 721413, зарегистрирован 01.08.2019 с приоритетом от 12.12.2018;

"" по свидетельству Российской Федерации N 654361, зарегистрирован 28.04.2018 с приоритетом от 23.03.2016.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в числе прочего, в отношении товаров 30-го класса "ароматизаторы; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; ваниль [ароматизатор]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; горчица; дрожжи; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороженое]; какао; каперсы; кетчуп [соус]; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупы пищевые; кушанья мучные; лед пищевой; майонез; макароны; маринады; мед; мороженое; мука пищевая; мука пшеничная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; пироги; пицца; попкорн; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; пряники; пряности; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; рис; сахар; сладости; соль поваренная; соус томатный; соусы [приправы]; специи; сухари; суши; сэндвичи; тесто готовое; уксус; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "Фреш Маркет" обнаружило, что ответчики в сети Интернет для целей рекламы товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки (конфеты и мармелад), используют обозначение "", сходное до степени смешения с вышеперечисленными товарными знаками.

При этом общество "Фреш Маркет" не давало ответчикам согласия на использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками.

Указанные обстоятельства явились основанием для направления обществом "Фреш Маркет" в адрес общества "ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ" претензии от 30.04.2020, содержащую требование прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 723696, N 723697, N 721413, N 651080, N 650956, N 654361 при предложении к продаже и рекламе конфет и мармелада, в том числе на интернет-сайте, расположенном по адресу fruittella.ru; в рекламных роликах, размещенных на YOUTUBE и прочих сервисах; в официальном сообществе в социальной сети ВКОНТАКТЕ, расположенном по адресу https://vk.com/fruittella_russia, предоставив правообладателю документальное подтверждение вышеуказанного прекращения, а также требование о выплате компенсации за нарушение исключительных прав в размере 500 000 рублей.

Неисполнение в добровольном порядке содержащихся в претензии требований, явилось основанием для обращения истца с соответствующим иском в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что использованное ответчиками обозначение однозначно ассоциируется у потребителей лишь с наименованием конкретной сети магазинов, а не производителем каких-либо товаров.

При этом суд первой инстанции отметил, что в материалы дела не представлены доказательства использования истцом спорных товарных знаков в отношении мармелада и конфет, что сводит к минимуму вероятность смешения товарных знаков истца и использованного ответчиками обозначения.

Исследовав и оценив представленный истцом отчет по исследованию восприятия рекламного материала на предмет возможности введения в заблуждение потребителей относительно связи производителя товаров под обозначением "Fruittella" с сетью магазинов "ДА!", использования товарного знака "ДА!" в рекламном слогане "Вот это "Да!", подготовленный аналитическим центром Юрия Левады, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в нем пороков использованной методики при проведении социологического исследования, вследствие чего признал содержащиеся в нем ответы не подлежащими учету при оценке сходства сравниваемых обозначений.

Суд апелляционной инстанции согласился с указанными выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение явившихся в судебное заседание лиц, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из текстов обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанции установили факт принадлежности обществу "Фреш Маркет" исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 723696, N 723697, N 721413, N 651080, N 650956, N 654361, в защиту которых оно обратилось с настоящим иском. Данный факт лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

При этом отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия сходства между используемым ответчиками обозначением и товарными знаками истца.

Названный вывод судов первой и апелляционной инстанций был обоснован следующим.

Рекламный слоган ответчиков "Вот это "Да!" состоит из трех слов, объединенных общей смысловой нагрузкой, связанной с возгласом, выражающим изумление или удивление в связи с неожиданным сообщением или неожиданно свершившимся событием.

Товарные знаки истца являются комбинированными, состоящими из словесного элемента "Да!" и изобразительного элемента в виде продуктовой телеги, выполненными на ярком красно-зеленом фоне.

Принадлежащие истцу товарные знаки не имеют какой-либо определенной смысловой окраски, в связи с чем невозможно провести сравнительный анализ этих товарных знаков с обозначением, использованным ответчиками в рекламном слогане, относительно их семантического сходства.

Сравнивая обозначение "Вот это "Да!" с товарными знаками истца по фонетическому критерию сходства, суды первой и апелляционной инстанций установили очевидные различия в количестве звуков за счет вхождения в состав обозначения, использованного ответчиком в сети Интернет, дополнительных словесных элементов, которые также подлежат оценке совместно с элементом "Да!".

С учетом изложенного суды первой и апелляционной инстанции признали обозначения не сходными по фонетическому критерию.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о различиях в графическом исполнении обозначения "Вот это "Да!" и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 723696, N 723697, N 721413, N 651080, N 650956, N 654361, поскольку они выполнены различным шрифтом, а также ввиду того, что в состав комбинированных товарных знаков истца входят изобразительные элементы, которые оказывают существенное влияние на их восприятие потребителем в целом.

При этом суды посчитали, что способы исполнения словесных элементов "ДА!" в товарных знаках истца и "Да!" в обозначении ответчиков не имеют каких-либо характерных явно запоминающихся особенностей (элементов) в использованном шрифте, цвете, линиях.

Само по себе написание словесного элемента "Да!" в рекламном слогане ответчиков с нарушением правил русского языка - в кавычках и с большой буквы, что, по мнению истца, делает сходным до степени смешения это обозначение с его товарными знаками, суды первой и апелляционной инстанций признали, как не способным привести к смешению сравниваемых обозначений для рядового потребителя, ввиду незначительности данного обстоятельства с точки зрения сходства обозначений и одновременного наличия графических элементов, яркого фона в товарных знаках истца, оказывающих существенное влияние на формирование общего впечатления при восприятии этих товарных знаков.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций основанным на правильном применении норм материального права и установлении всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке сходства между противопоставляемыми обозначением и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В то же время суд кассационной инстанции обращает внимание, что вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства сравниваемых обозначений противоречит приведенным методологическим подходам сравнения обозначений.

Суды первой и апелляционной инстанции не указали в обжалуемых судебных актах, на основании каких-именно вышеперечисленных критериев они пришли к выводу о несходстве сравниваемых обозначений.

С учетом наличия в сравниваемых обозначениях общего словесного элемента "Да", соответствующий вывод судов об отсутствии их сходства, не может быть признан судом кассационной инстанции обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с пунктами 1-3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать изложенный в обжалуемых судебных актах вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений основанным на нормах материального права и разъяснениях высшей судебной инстанции.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Кроме того, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

В частности, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца и товаров, для которых используется соответствующее обозначение ответчиками.

Ввиду установления отсутствия сходства сравниваемых обозначений, анализ однородности товаров, в отношении которых ответчиками использовано спорное обозначение, с товарами, для которых зарегистрированы принадлежащие истцу товарные знаки, судами первой и апелляционной инстанции не проводился.

Вместе с тем, в отсутствие надлежащего обоснования вывода об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, отсутствие такого анализа могло привести к принятию неправильного решения (постановления).

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

Согласно пункту 157 Постановления N 10 использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Вместе с тем из обжалуемых судебных актов не усматривается, что при рассмотрении настоящего дела суды установили использование словесного элемента "Да" именно в таком качестве, что могло бы послужить основанием для вывода об отсутствии нарушения исключительного права на рассматриваемые товарные знаки.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемых судебных актах необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Выводы, содержащиеся в настоящем постановлении, не предрешают результат спора, а указывают на необходимость его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 25.02.2021 по делу N А41-47382/2020 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2021 по тому же делу отменить.

Направить дело N А41-47382/2020 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

А.А. Ерин

Судьи

Е.С. Четвертакова

Ю.М. Сидорская