Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу N СИП-590/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, и обязал Роспатент повторно рассмотреть указанное возражение, ввиду истечения срока действия регистрации противопоставленного товарного знака без возможности ее продления

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу N СИП-590/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 22 ноября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Постниковым Р.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Великодного Владимира Васильевича (Москва, ОГРНИП 308770000156261) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 11.03.2021, принятого по возражению от 28.12.2020 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019707262.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Великодного Владимира Васильевича - Варсегов А.Г. (по доверенности от 02.08.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Великодный Владимир Васильевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решения Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 11.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 28.12.2020 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019707262.

Предприниматель указывает, что противопоставленные товарные знаки имеют графические, фонетические и семантические отличия от заявленного обозначения; товары 27-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и товары 24-го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков не являются однородными товарам, указанным в заявке N 2019707262, и их противопоставление заявленному обозначению неправомерно.

В отношении однородности товаров предприниматель указывает, что при рассмотрении при экспертизе обозначения уточнил товары 27-го класса МКТУ заявки, оставив по указанному классу только товары "стеклообои, в том числе стеклотканевые обои", которые не являются однородными товарам 27-го класса МКТУ регистрации противопоставленного товарного знака.

Кроме того, предприниматель указывает, что Роспатент рассмотрел его возражение на отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака без учета скорректированного перечня испрашиваемых товаров.

Предприниматель поясняет, что Роспатент не учел прекращение действия правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1095386, срок действия которой истек 16.03.2021, поскольку продлен не был. Следовательно противопоставление спорного обозначению указанного товарного знака нельзя признать законным.

Предприниматель ссылается на то, что товарный знак по международной регистрации N 672153 используется на территории Российской Федерации для реализации одежды (https://ru.benetton.com) лицензиатом ООО "Бенеттон Руссия", в то время как указанный товар не является однородным заявленным товарам.

Предприниматель поясняет, что товарный знак по международной регистрации N 1095386 использовался на территории Российской Федерации для реализации предметов декора для жилых и офисных помещений лицензиатом правообладателя ООО "Касторама Рус" (https://www.castorama.ru/brand-colours/). При этом данный товарный знак никогда не применялся на территории Российской Федерации для реализации товаров 27-го класса "обои и настенные рулонные покрытия" МКТУ.

В отношении однородности товаров, для которых испрашивается регистрация спорного обозначения, и товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям N 672153 и N 1095386, заявитель указывает, что они не тождественны друг другу, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, относятся к разным сферам коммерческой деятельности, имеют разное назначение, применение и разный круг потребителей.

При рассмотрении заявки на спорное обозначение в Роспатенте предприниматель скорректировал перечень товаров и просил зарегистрировать обозначение в отношении:

- товаров 1-го класса "клей для облицовочных плиток, клей для обоев" МКТУ;

- товаров 19-го класса "бумага строительная, материалы армирующие строительные неметаллические, обрешетки неметаллические, обшивки для стен строительные неметаллические, стекло строительное" МКТУ;

- товаров 24-го класса МКТУ "материалы пластмассовые (заменители тканей), ткани из стекловолокна текстильные";

- товаров 27-го класса МКТУ: "Стеклообои, в том числе стеклотканевые обои и стеклохолсты".

Предприниматель указывает, что заявленные при регистрации обозначения товары 1-го класса "клей для облицовочных плиток, клей для обоев" МКТУ и товары 27-го класса "обои на стену, напольные покрытия и подкладки, коврики, ковры и аналогичные товары" МКТУ товарного знака по международной регистрации N 1095386 относятся к разным классам МКТУ и не могут быть однородными в принципе. Указанные товары имеют собственное назначение и применение, разные физико-химические характеристики и состав, произведены с применением разных материалов и веществ, выполняют разные функции, коммерчески не взаимозаменяемы. Следовательно, в отношении товаров 1-го класса МКТУ обозначение вообще не имеет каких-либо законно противопоставленных зарегистрированных товарных знаков.

Таким образом, заявитель считает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент представил отзыв, в котором указал на то, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, что оспариваемое решение принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства и основания для его отмены отсутствуют.

В судебном заседании представитель представителя поддержал заявленные требования, просил признать оспариваемое решение недействительным.

Представитель Роспатента поддержал правовую позицию, изложенную в отзыве, просил в удовлетворении требований общества отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Предприниматель 21.02.2019 подал в Роспатент заявку N 2019707262 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в качестве товарного знака в отношении:

- товаров 1-го класса "клей для облицовочных плиток; клей для обоев" МКТУ.

- товаров 19-го класса "бумага строительная; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; растворы строительные; стекло строительное" МКТУ.

- товаров 24-го класса "материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные" МКТУ.

- товаров 27-го класса "обои; обои текстильные; покрытия настенные текстильные" МКТУ.

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям действующего законодательства Роспатент принял решение от 31.08.2020 об отказе в государственной регистрации обозначения Предпринимателя в отношении всех заявленных товаров, ввиду его несоответствия пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В частности, Роспатент указал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с и имеющими более ранний приоритет товарными знаками по международным регистрациям N 633967 с приоритетом от 17.01.1995, N 672153 с приоритетом от 15.04.1997, N 723882 с конвенционным приоритетом от 28.05.1999, зарегистрированными на имя иностранного лица Benetton Group S.r.l. (Италия) в отношении однородных товаров 24-го класса МКТУ, а также с товарным знаков со знаком по международной регистрации N 1095386 с приоритетом от 05.11.2010, зарегистрированным на имя иностранного лица Kingfisher International Products Limited (Великобритания), для однородных товаров 1-го, 19-го, 24-го, 27-го классов МКТУ (далее - противопоставленные товарные знаки).

Не согласившись с решением экспертизы от 31.08.2020, предприниматель обратился с возражением от 28.12.2020, по результатам рассмотрения которого Роспатент принял решение от 11.03.2021 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе решения Роспатента от 31.08.2020.

Предприниматель, не согласившись с решением Роспатента от 11.03.2021 (далее - оспариваемое решение), обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей общества и Роспатента, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления общества в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента обществом не пропущен, что уполномоченный орган не оспаривает.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества на отказ в предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, Роспатент принял оспариваемое решение в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебная коллегия установила следующее.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (10.09.2019), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Проверив по доводам предпринимателя выводы Роспатента о сходстве спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков, считает их правильными и соответствующими подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду следующего.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как разъяснено в пункте 162 постановление Пленума N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Рассмотрев доводы предпринимателя о неправомерности выводов решения о сходстве заявленного обозначения до степени смешения товарным знаком по международной регистрации N 672153 в отношении однородных товаров 24-го класса МКТУ судебная коллегия считает, что они соответствуют подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а доводы заявителя об обратном нельзя признать обоснованными.

В обоснование отсутствия однородности товаров товарного знака по международной регистрации N 672153 и товаров 24-го класса "текстиль и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; покрывало для кровати и стола" 24-го класса МКТУ заявки предприниматель указывает, что товары заявки являются специальным техническим материалом, который не используется в производстве одежды, ввиду чего товары противопоставленного товарного знака Benetton Group не могут быть однородными товарам заявки в указанной части.

Вместе с тем сравнению с товарами 24-го класса МКТУ заявки подлежит не товар "одежда", для которого, по мнению заявителя, товарный знак по международной регистрации N 672153 используется на территории Российской Федерации, а перечень товаров в том виде, в котором он указан в регистрации противопоставленного знака, то есть надлежит определить степень однородности товаров 24-го класса "материалы пластмассовые (заменители тканей), ткани из стекловолокна текстильные" МКТУ заявки и товаров 24-го класса "текстиль и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; покрывало для кровати и стола" товарный знак по международной регистрации N 672153, а также степень сходства указанных обозначений для решения вопроса о наличии вероятности их смешения потребителями.

Как отмечено выше, при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. Кроме того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства, может зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

Лишь при полном отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания) при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установления иных факторов не требуется.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу N СИП-449/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017 и других.

Судебная коллегия проанализировала перечни сравниваемых товаров 24-го класса МКТУ, и считает степень сходства противопоставленных товаров "текстиль и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам" товарного знака по международной регистрации N 672153 и товаров "материалы пластмассовые (заменители тканей" средней по родовому признаку, поскольку они представляют собой ткани и их заменители, относящиеся к 24-го классу МКТУ, а пластмассовые заменители тканей используются не только лишь в отделочных материалах, но и в пластиковых тканях для текстильных изделий (одежды, обуви), полученных путем вторичной переработки пластиковых отходов.

Вместе с тем, судебная коллегия, самостоятельно исследовала сравниваемые обозначения "" и "" и приходит к выводу о том, что им присуща степень сходства, близкая к тождеству, а именно фактическое тождество ввиду полного совпадения единственных словесных элементов обозначений, что обуславливает фонетическое и семантическое тождество, и близости к тождеству по графическому признаку, при наличии отличий только лишь в шрифтовом и цветовом решении обозначений.

Ввиду указанного, даже при низкой степени однородности иных товаров сравниваемого перечня товаров 24-го класса МКТУ, в отношении указанных товаров обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, следовательно, имеется вероятность смешения обозначений потребителями.

Таким образом, выводы решения Роспатента о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения товарным знаком по международной регистрации N 672153 в отношении однородных товаров 24-го класса МКТУ соответствуют подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а доводы заявителя об обратном нельзя признать обоснованными.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы и возражения участвующих в деле лиц и представленные ими доказательства, суд приходит к выводам о соответствии оспариваемого решения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в части товаров 24-го класса МКТУ.

В указанной части у суда отсутствуют основания для признания незаконным оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку суд проверил и установил, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям законодательства в указанной части, существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения не установлено, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Вместе с тем, рассмотрев доводы предпринимателя о несогласии с выводами Роспатента о противопоставлении в отношении товаров 01, 19, 27-го классов МКТУ товарного знака по международной регистрации N 1095386 судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 40 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения при проверке отсутствия оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, производится поиск тождественных и сходных обозначений по фонду зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных знаков по классам МКТУ, в отношении которых заявлено проверяемое обозначение.

Вместе с тем, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Поскольку Роспатент сделал мотивированные выводы об однородности товаров различных классов МКТУ противопоставленного товарного знака по международной регистрации N 1095386 и заявленного обозначения, то обстоятельство, что противопоставленный товарный знак не зарегистрирован в отношении товаров того же класса, что и заявленное обозначение, само по себе не свидетельствует о нарушении Роспатентом методологии проверки охраноспособности обозначения по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем судебная коллегия считает обоснованными доводы заявителя о том, что нельзя признать законными выводы оспариваемого решения о противопоставлении спорному обозначению товарного знака по международной регистрации N 1095386 ввиду истечения срока действия правовой охраны последнего 16.03.2021, то есть после принятия оспариваемого решения, но на момент обращения предпринимателя в суд с настоящим заявлением.

Судебная коллегия считает, что оспариваемое решение подлежит отмене с направлением возражения на повторное рассмотрение в Роспатент в части заявленных товаров 01, 19, 27-го классов МКТУ, для которых противопоставлен только товарный знак по международной регистрации N 1095386, в целях учета прекращения правовой охраны противопоставленного обозначения; при этом иного способа сохранения приоритета поданной заявки, как и иных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в части указанных товаров, в данном случае не имеется.

При этом судебная коллегия учитывает, что на момент принятия оспариваемого решения правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 1095386 была действующей, поэтому Роспатент правомерно учитывал данный товарный знак при проведении анализа на соответствие обозначения компании требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В то же время прекращение правовой охраны противопоставленного обозначения, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, выражается не только во внесении таких сведений в реестр международных товарных знаков, но влечет за собой в рассматриваемом случае невозможность его противопоставления обозначению, в отношении которого подана заявка на регистрацию товарного знака.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в материалы дела представлены сведения о товарном знаке по международной регистрации N 1095386, в соответствии с которыми срок действия его регистрации истек 16.03.2021, и регистрация не подлежит продлению.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что в рассматриваемом случае может быть применено разъяснение, содержащееся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, истечение срока действия регистрации противопоставленного товарного знака без возможности ее продления регистрация не подлежит продлению, является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое соглашение является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что с учетом существа настоящего дела, ввиду фактического отсутствия спора о законности ненормативного акта Роспатента, с одной стороны, и истечение срока действия регистрации противопоставленного товарного знака без возможности ее продления, с другой стороны, исходя из смысла вышеизложенных разъяснений высшей судебной инстанции указанные обстоятельства являются основанием для отмены решения административного органа и обязания его повторно рассмотреть возражение против отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации.

Из положений статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Исходя из изложенного, а также принимая во внимание разъяснение, изложенное в абзаце пятом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение повторно рассмотреть возражения от 28.12.2020 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019707262 в отношении товаров 01, 19, 27-го классов МКТУ.

При этом, поскольку Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть совокупность вышеуказанных обстоятельств, отмена решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в указанной части в рассматриваемом случае не свидетельствует о неправомерности оспариваемого ненормативного акта.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат отнесению на Роспатент.

Согласно статье 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

В силу подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда об отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов - 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными для физических лиц - 300 рублей.

Поскольку при подаче кассационной жалобы по настоящему делу предпринимателем государственная пошлина фактически уплачена в размере 9 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 8700 рублей подлежит возврату этому лицу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Великодного Владимира Васильевича удовлетворить частично.

Отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2021 в части отказа в удовлетворении возражения от 28.12.2020 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019707262 в отношении товаров 01, 19, 27-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения от 28.12.2020 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019707262 в отношении товаров 01, 19, 27-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В остальной части решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2021 оставить без изменения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Великодному Владимиру Васильевичу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 700 (Восемь тысяч семьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 09.06.2021 N 197 при подаче заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

Ю.М. Сидорская