Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2021 г. по делу N СИП-1034/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2021 г. по делу N СИП-1034/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Васильевой Виктории Зиннуровны (Москва, ОГРНИП 318774600200876) к иностранному лицу Magana Jean-Louis (4 rue Thomas Francine F-75014 Paris France) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1114536 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1., Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Васильевой Виктории Зиннуровны - Богомолов Е.М. (по доверенности от 10.08.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Васильева Виктория Зиннуровна (далее - истец, предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Magana Jean-Louis (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по международной регистрации N 1114536 вследствие его неиспользования в отношении товаров 25-го класса "одежда; трикотаж (одежда); нижнее белье; нижнее белье; свитера, юбки, платья, брюки, куртки, пальто, непромокаемая одежда; рубашки; шарфы; пояса для носки; ремни (одежда), перчатки (одежда); подтяжки для одежды; шапки; кепки; обувь; носки, чулки, колготки; обувь (кроме ортопедической), тапочки, сапоги; внутренняя подошва; пляжная обувь; лыжные ботинки; ботинки спортивные; чепчики (головные уборы), купальные костюмы, костюмы и плавки; одежда для занятий спортом (кроме одежды для дайвинга)" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что ответчик, являясь правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1114536, не использует таковой на территории Российской Федерации в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления. Истец заинтересован в прекращении правовой охраны данного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность по производству и реализации одежды и намерен использовать словесное обозначение "" в отношении товаров 25-го класса МКТУ, для чего осуществил подготовительные действия, в том числе подал заявку на регистрацию собственного товарного знака.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о дне, месте и времени проведения судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили. В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие их представителей.

При этом судебной коллегией учитывается следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" (далее - Постановление N 23) арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д).

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем согласно положениям статьи 15 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенной в г. Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция) каждое Договаривающееся Государство вправе заявить, что его судьи, несмотря на положения части первой настоящей статьи, могут выносить решения даже если не было получено свидетельство, подтверждающее вручение или доставку документа, при выполнении всех следующих условий:

a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в настоящей Конвенции;

b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев;

c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

В целях извещения иностранного лица Magana Jean-Louis, являющегося ответчиком по настоящему делу, о начавшемся судебном процессе Судом по интеллектуальным правам в порядке, установленном Гаагской конвенцией, в адрес Министерства юстиции Республики Франции ( de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Bureau du droit de l'Union, du droit international et de l'entraide civile (BDIP)) 03.02.2021 был направлен запрос о вручении иностранному лицу Magana Jean-Louis по адресу, указанному в выписке на товарный знак по международной регистрации N 1114536, копии определения Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2021 о принятии искового заявления к производству, о назначении предварительного судебного заседания в порядке подготовки дела к судебному разбирательству и о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора по делу N СИП-1034/2020, сопровождаемого надлежащим образом заверенным переводом на французский язык.

Согласно вернувшемуся в суд уведомлению соответствующая почтовая корреспонденция с номером идентификатора RA641251971RU была получена адресатом 22.02.2021, однако до даты настоящего судебного заседания ответ от указанного центрального органа Республики Франции в адрес суда не поступал.

Кроме того, извещение о начавшемся судебном процессе по настоящему делу было направлено 03.02.2021 в адрес иностранного лица Magana Jean-Louis напрямую и согласно вернувшемуся в суд уведомлению было получено им 23.02.2021.

Поскольку с момента направления судебного поручения в центральный орган Республики Франции, равно как и с момента направления в адрес ответчика копии судебного акта, извещающего о начавшемся судебном процессе по настоящему делу, до даты проведения судебного заседания, в котором дело рассматривается по существу, прошло больше шести месяцев, при этом материалами дела подтверждается факт вручения соответствующей судебной корреспонденции иностранному лицу Magana Jean-Louis, судебная коллегия приходит к выводу о том, что судом приняты исчерпывающие меры по надлежащему извещению иностранного лица, участвующего в деле в качестве ответчика.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 1114536, зарегистрированного 29.02.2012 в отношении широкого перечня товаров 19, 20, 25, 30-го и услуг 42-го класса МКТУ, в том числе товаров 25-го класса "одежда; трикотаж (одежда); нижнее белье; нижнее белье; свитера, юбки, платья, брюки, куртки, пальто, непромокаемая одежда; рубашки; шарфы; пояса для носки; ремни (одежда), перчатки (одежда); подтяжки для одежды; шапки; кепки; обувь; носки, чулки, колготки; обувь (кроме ортопедической), тапочки, сапоги; внутренняя подошва; пляжная обувь; лыжные ботинки; ботинки спортивные; чепчики (головные уборы), купальные костюмы, костюмы и плавки; одежда для занятий спортом (кроме одежды для дайвинга)" МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ, истец направил 01.09.2020 в адрес ответчика предложение об отказе от права на товарный знак в соответствующей части.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам с заявленным иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, изучив письменный отзыв третьего лица, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 01.09.2020 ответчику (по адресу указанному в реестре товарных знаков в качестве адреса правообладателя), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления.

Факт направления ответчику досудебного предложения урегулировать спор участвующими в деле лицами не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что осуществляет деятельность по производству и реализации одежды под брендом "Youme". Истец также ссылается на подачу им заявки N 2019744714 на регистрацию товарного знака "" для индивидуализации товаров 25-го класса МКТУ и получение от Роспатента уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям действующего законодательства, согласно которому заявленное на регистрацию обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика в отношении однородных товаров 25-го классов МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец ссылается на следующие обстоятельства и доказательства:

договор поставки от 25.12.2019 N НВ25/12/19-1, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Новый век" (поставщик) и предпринимателем (покупатель), по условиям которого поставщик обязуется передать товар (обувь) в собственность покупателю в обусловленный срок в согласованном количестве, номенклатуре и ассортименте, а покупатель обязуется принимать этот товар и оплачивать за него определенную денежную сумму;

счет-фактуру от 07.02.2020 N НВ020701, свидетельствующую о приобретении истцом различных позиций обуви, маркированной обозначением "YOUME";

скриншоты с сайта в сети "Интернет" https://www.wildberries.ru, подтверждающие предложение к продаже продукции истца под брендом "YOUME";

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 02.12.2020, в соответствии с которой основным видом деятельности предпринимателя является торговля оптовая одеждой и обувью (ОКВЭД 46.42), дополнительными видами деятельности являются производство одежды из кожи (ОКВЭД 14.11), производство прочей верхней одежды (ОКВЭД 14.13), производство нательного белья (ОКВЭД 14.14), производство прочей одежды и аксессуаров одежды (ОКВЭД 14.19).

Истец 07.09.2019 подал заявку N 2019744714 на регистрацию словесного обозначения "".

Уведомлением Роспатента от 20.04.2020 истцу отказано в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке в отношении товаров 25-го класса МКТУ со ссылкой на спорный товарный знак.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Сходство заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со спорным товарным знаком обусловлено наличием у них совпадающего словесного элемента "Youme". Сравниваемые обозначения совпадают по звуковому (фонетическому) критерию. Несмотря на наличие в данных обозначениях графических различий, обусловленных исполнением их разным шрифтом, наличие в спорном знаке изобразительного элемента, доминирующим в данном случае является словесный элемент. Степень сходства сравниваемых обозначений судебная коллегия определяет как высокую.

Как разъяснено в абзаце 3 постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац 3 пункта 162 постановления от 23 апреля 2019 г. N 10

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Товары 25-го класса МКТУ, в отношении которых подана заявка на регистрацию товарного знака, и товары 25-го класса МКТУ спорного товарного знака являются однородными.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности сравниваемых товаров/услуг, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Кроме того, сходство названных обозначений подтверждено в уведомлении Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, принятом по заявке N 2019744714, и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ, поскольку он является лицом, имеющим реальное намерение использовать названное обозначение в гражданском обороте при осуществлении соответствующих видов деятельности.

Установив заинтересованность истца в досрочном прекращении охраны спорного товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса о его использовании ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (01.09.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 01.09.2017 по 31.08.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, своих возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1114536 в отношении товаров 25-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в отношении соответствующих услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом услуг, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в заявленной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Васильевой Виктории Зиннуровны удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 1114536 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Magana Jean-Louis в пользу индивидуального предпринимателя Васильевой Виктории Зиннуровны (ОГРНИП 318774600200876) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур