Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2021 г. N С01-1856/2020 по делу N СИП-488/2020 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в выдаче патента на изобретение, поскольку заявленное решение явным образом следует из уровня техники, в связи с чем не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2021 г. N С01-1856/2020 по делу N СИП-488/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 22 ноября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 ноября 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Ткаченко Ирины Евгеньевны (г. Люберцы, Московская обл.) на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2021 по делу N СИП-488/2020

по заявлению Ткаченко Ирины Евгеньевны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 03.02.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 09.07.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2018106473.

В судебном заседании приняли участие:

Ткаченко Ирина Евгеньевна лично;

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Старцева Д.Б. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-657/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Ткаченко Ирина Евгеньевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.02.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 09.07.2019 на решение Роспатента от 22.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2018106473.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 требования Ткаченко И.Е. оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2021 требования Ткаченко И.Е. оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Ткаченко И.Е. просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить заявленные требования, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом первой инстанции норм материального права.

До судебного заседания от Ткаченко И.Е. поступили дополнения к кассационной жалобе, в которых представлены доработанный вариант формулы изобретения, его копия и сопроводительное письмо к доработанному варианту формулы.

Отзыв на кассационную жалобу от Роспатента не поступал.

В судебное заседание явилась Ткаченко И.Е.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Как разъяснено в абзацах втором и третьем пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", новые и (или) дополнительные доказательства, имеющие отношение к установлению обстоятельств по делу, судом кассационной инстанции не принимаются. Если лицо, участвующее в деле, представило в суд кассационной инстанции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой, апелляционной инстанции, то такие доказательства судом кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и при необходимости возвращаются.

С учетом разъяснения высшей судебной инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не принимает доработанный вариант формулы изобретения, его копию и сопроводительное письмо к доработанному варианту формулы.

В судебном заседании Ткаченко И.Е. поддержала кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель Роспатента возражал против кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Ткаченко И.Е. 21.02.2018 обратилась в Роспатент с заявкой N 2018106473 на выдачу патента на изобретение "Способ модификации октавы музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепьянного типа" (индекс рубрики Международной патентной классификации - G10D 11/00 (2006/01)) со следующей формулой:

"1. Способ модификации октавы музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа, включающий наличие в октаве семи основных нот до, ре, ми, фа, соль, ля, си и общее количество клавиш октавы - до, до диез, ре, ре диез, ми, фа, фа диез, соль, соль диез, ля, ля диез и си, отличающийся тем, что с целью увеличения музыкального спектра звучания и получения большего благозвучия клавишных инструментов к семи основным нотам после ноты си добавляют восьмую ноту, к двенадцати клавишам добавляют клавиши ми диез, си диез, клавишу, которая соответствует восьмой ноте и клавишу, которая соответствует восьмой ноте с диезом.

2. Способ модификации октавы музыкальных инструментов по п. 1, отличающийся тем, что клавиши до диез, ре диез, ми диез, соль диез, ля диез и си диез исполняют серым цветом, клавишу фа диез исполняют белым цветом с рисунком, орнаментом или инкрустацией, клавишу, которая соответствует восьмой ноте исполняют белым цветом и клавишу, которая соответствует восьмой ноте с диезом исполняют черным цветом.".

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 22.04.2019 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение, мотивированное его несоответствием требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Ткаченко И.Е. 09.07.2019 обратилась в административный орган с возражением на решение об отказе в выдаче патента на спорное изобретение.

Вместе с возражением Ткаченко И.Е. представила поясняющие материалы, а также уточненную формулу изобретения:

"1. Способ модификации октавы музыкальных инструментов имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа, разработанный с использованием десятичной системы счисления как матричной основы, применяемый с целью увеличения спектра звучания октавы и большего благозвучия для клавишных инструментов с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков, включающий семь основных нот в октаве до, ре, ми, фа, соль, ля, си, двенадцать клавиш октавы белую клавишу до, чёрную клавишу до диез, белую клавишу ре, чёрную клавишу ре диез, белую клавишу ми, белую клавишу фа, чёрную клавишу фа диез, белую клавишу соль, чёрную клавишу соль диез, белую клавишу ля, чёрную клавишу ля диез, белую клавишу си, соотношение в базовом музыкальном интервале частот нижнего и верхнего звука одноимённых нот 1:2, камертонную ноту ля первой октавы 440 Гц, отличающийся тем, что к семи основным нотам после ноты си добавляют восьмую ноту, к двенадцати клавишам добавляют клавишу ми диез, клавишу си диез, клавишу которая соответствует восьмой ноте, клавишу которая соответствует восьмой ноте с диезом, камертонной нотой назначают ноту до первой октавы, вычисляют частоты нот по логарифмическим формулам и получают звукоряд равномерно темперированного строя для клавишных инструментов с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков, восемью основными нотами в октаве, шестнадцатью клавишами октавы, соотношением в базовом музыкальном интервале частот нижнего и верхнего звука одноимённых нот 1:2, камертонной нотой до первой октавы со значением частот в герцах целым числом.

2. Способ модификации октавы музыкальных инструментов по п. 1, отличающийся тем, что клавиши до диез, ре диез, ми диез, соль диез, ля диез, си диез исполняют серым цветом, клавишу фа диез исполняют белым цветом с рисунком, орнаментом или инкрустацией, клавишу которая соответствует восьмой ноте исполняют белым цветом, клавишу которая соответствует восьмой ноте с диезом исполняют чёрным цветом.".

Решением от 03.02.2020 Роспатент изменил решение от 22.04.2019 и отказал в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Административный орган указал, что в материалах заявки (описание, чертежи), представленных на дату ее подачи, содержатся сведения о последовательности действий над материальным объектом (инструментом фортепианного типа), используемые при этом материальные средства (изменение количества клавиш, присвоение каждой клавише определенной частоты звука); о существенных признаках, достаточных для достижения технических результатов; о технических результатах, достигаемых при осуществлении заявленного решения; о совокупности действий (добавление нот и клавиш соответственно в октаву и в клавиатуру инструмента фортепианного типа); пример реализации заявленного способа с использованием средств, известных из уровня техники (расчет частоты звука нот с присвоением их определенным клавишам инструмента фортепианного типа); о причинно-следственной связи между признаками изобретения с такими техническими результатами, как более высокая степень равномерности темперированного строя, новая палитра звучания клавиш.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что, вопреки мнению экспертизы, материалы спорной заявки содержат достаточные сведения, раскрывающие возможность осуществления заявленного решения с реализацией его назначения с достижением технических результатов.

В ходе рассмотрения возражения административный орган принял уточненную Ткаченко И.Е. формулу.

Уточненная формула и материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск.

В результате дополнительного информационного поиска были выявлены известные технические решения, входящие в уровень техники для проверки охраноспособности заявленного изобретения, относящиеся к аналогам: патент US 6194646 (дата публикации - 27.02.2001; далее - источник информации 1) и статья, находящаяся по интернет-ссылке https://propianino.ru/engarmonicheskij-royal-knyazya-v-f-odoevskogo по данным интернет-сервиса Webarchive (дата публикации - 15.03.2015; далее - источник информации 2).

Исследовав источник информации 1, Роспатент отметил, что из него известен способ модификации октавы музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков; изобретение предусматривает систему музыкальной шкалы и клавиатуры, где количество нот в каждой октаве увеличивается с 12 до 16; соотношение в базовом музыкальном интервале частот нижнего и верхнего звука одноименных нот составляет 1:2, а камертонная нота "ля" первой октавы имеет частоту звука 440 Гц; частоты нот вычисляют по логарифмическим формулам, а именно вместо будет , где f - частота ноты выше или ниже от камертона (440 Гц), i - количество полутонов в интервале от исследуемого звука к камертону; получают звукоряд равномерно темперированного строя (16 полутонов) для клавишных инструментов с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков, с соотношением в базовом музыкальном интервале частот нижнего и верхнего звука одноименных нот 1:2; частота ноты "до" первой октавы составляет 262 Гц, т.е. целое число; данное решение направлено на улучшение согласованности частот между нотами, а также на создание новых звуков, что, в свою очередь, приводит к увеличению спектра звучания октавы и к большему благозвучию.

Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное изобретение по независимому пункту 1 уточненной формулы отличается от известного из источника информации 1 объекта такими признаками, как:

использование десятичной системы счисления как матричной основы;

добавление после ноты "си" восьмой ноты;

добавление клавиш "ми диез", "си диез", а также клавиш, которые соответствуют восьмой ноте и восьмой ноте с диезом;

наличие в октаве восьми нот;

назначение камертонной ноты "до" первой октавы.

С учетом содержащихся в описании заявки сведений административный орган констатировал, что признаки, характеризующие добавление после ноты "си" восьмой ноты, добавление клавиш "ми диез", "си диез", а также клавиш, которые соответствуют "восьмой ноте" и "восьмой ноте с диезом", наличие в октаве восьми нот, находятся в причинно-следственной связи с такими техническими результатами, как более высокая степень равномерности темперированного строя и новая палитра звучания клавиш.

Роспатент установил, что из источника информации 2 известно добавление к клавишам обычного фортепиано клавиш "ми диез", "си диез". При этом в клавиатуре данного инструмента между белыми клавишами расположены черные клавиши без перерывов (в классическом фортепиано присутствуют перерывы, заключающиеся в отсутствии клавиш между клавишами нот "ми" и "фа", "си" и "до").

С учетом сведений из источников информации 1 (в клавиатуре 16 клавиш) и 2 (отсутствие перерывов в расположениях черных клавиш между белыми) административный орган пришел к заключению, что такие признаки, как выполнение октавы восьминотной, а также клавиш, которые соответствуют "восьмой ноте" и "восьмой ноте с диезом" с влиянием на технические результаты, заключающиеся в более высокой степени равномерности темперированного строя, в новой палитре звучания клавиш, будут обусловлены изменением количественного признака, которое может быть получено исходя из известных зависимостей (расчет частот нот из источника информации 1).

В отношении признака, характеризующего назначение камертонной ноты "до" первой октавы, Роспатент отметил, что в описании заявки отсутствуют какие-либо сведения о причинно-следственной связи между данным признаком и указанными в этом описании техническими результатами, следовательно, названный признак не является существенным: данный признак связан переносом частоты 440 Гц с ноты "ля" на ноту "до" первой октавы, т.е. обусловлен заменой какой-либо части известного средства другой известной частью.

Фактически от нот классической октавы "до", "ре", "ми", "фа", "соль", "ля" и "си" остаются только названия. Частоты этих нот в "лактаве" Ткаченко И.Е. иные. Названия же нот частью технического решения не являются.

Именно поэтому не имеет значения, как будет называться нота с частотой 440 Гц.

Административный орган также признал несущественным такой признак, как использование десятичной системы счисления как матричной основы.

При этом Роспатент указал на то, что специалисту в данной области техники известно применение десятичной системы счисления в матрицах.

С учетом изложенных обстоятельств административный орган пришел к выводу о том, что заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 уточненной формулы, явным образом следует из уровня техники, а именно из содержащихся в источниках информации 1 и 2 сведений, а также из общих знаний специалиста.

По поводу зависимого пункта 2 уточненной формулы Роспатент подчеркнул, что признаки названного пункта, по существу, направлены на дополнение цветовой гаммы клавиатуры классического фортепиано (черно-белого) различными цветами, т.е. обусловлены эстетическими потребностями пользователя, в связи с чем они характеризуют объект, которому не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения согласно положениям пункта 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Не согласившись с принятым по результатам рассмотрения возражения на отказ в выдаче патента на спорное изобретение решением, Ткаченко И.Е. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в пределах своих полномочий.

При первоначальном рассмотрении дела самостоятельно проанализировав заявленное изобретение с учетом ответов на направленные им запросы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что модифицировать равномерно темперированный строй в 16-ти полутоновую октаву невозможно, так как без тональной гармонии нельзя добиться равномерной темперации, и счел, что заявленное изобретение не соответствует требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Суд первой инстанции отметил, что в описании заявки отсутствуют какие-либо сведения о причинно-следственной связи между признаком смещения камертона на ноту "до" и указанными в этом описании техническими результатами: более высокая степень равномерности темперированного строя, новая палитра звучания клавиш.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о несущественности признака, характеризующего использование десятичной системы счисления как матричной основы.

Кроме того, суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что признаки зависимого пункта 2 формулы заявленного изобретения направлены на дополнение цветовой гаммы клавиатуры классического фортепиано (черно-белого) различными цветами (обусловлены эстетическими потребностями пользователя), т.е. характеризуют объект, которому не может быть представлена правовая охрана в качестве изобретения.

С учетом изложенного суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отменяя решение, президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что суд первой инстанции должен был проверить выводы административного органа, касающиеся несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" на основании установленной методологии, однако этого сделано не было; суд первой инстанции фактически согласился с выводами экспертизы, которые были опровергнуты Роспатентом на стадии рассмотрения возражения на отказ в выдаче патента.

Президиум Суда по интеллектуальных правам констатировал, что суд первой инстанции не рассмотрел дело исходя из заявленного предмета и оснований (не проверил по доводам поданного в суд заявления решение административного органа, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение).

Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены решения суда первой инстанции с направлением дела на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что наиболее близким аналогом по отношению к способу, охарактеризованному в независимом пункте 1 представленной с возражением 09.07.2019 уточненной формулы, является известное из источника информации 1 техническое решение, в котором раскрыт способ модификации октавы музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков.

По результатам самостоятельного анализа заявленного изобретения и источника информации 1 суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о том, что предложенное Ткаченко И.Е. изобретение по независимому пункту 1 уточненной формулы отличается от известного из источника информации 1 прототипа следующими признаками:

использование десятичной системы счисления как матричной основы;

добавление после ноты "си" восьмой ноты;

добавление клавиш "ми диез", "си диез", а также клавиш, которые соответствуют восьмой ноте и восьмой ноте с "диез";

наличие в октаве восьми нот;

назначение камертонной ноты до первой октавы.

Суд первой инстанции подтвердил установленное Роспатентом наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками заявленного изобретения, характеризующими добавление нот, клавиш, наличие в октаве восьми нот, и техническим результатом, заключающимся в более высокой степени равномерности темперированного строя и в новой палитре звучания клавиш.

Суд первой инстанции также отметил известность из источника информации 2 добавления к клавишам обычного фортепиано клавиш "ми диез", "си диез" и наличие в клавиатуре данного инструмента между белыми клавишами черных клавиш без перерывов (в отличие от классического фортепиано, между клавишами которого присутствуют перерывы, заключающиеся в отсутствии клавиш между клавишами нот "ми" и "фа", "си" и "до").

Суд первой инстанции констатировал, что из источника информации 2 известны не только сами перечисленные признаки, но и их влияние на заявленный для спорного изобретения технический результат, заключающийся в более высокой степени равномерности темперированного строя, в новой палитре звучания клавиш.

Отличительные признаки спорного изобретения:

использование десятичной системы счисления как матричной основы;

назначение камертонной ноты до первой октавы -

признаны судом первой инстанции несущественными, поскольку из описания заявленного изобретения не следует их влияния на заявленный технический результат.

Признак, характеризующий использование десятичной системы счисления как матричной основы, признан судом первой инстанции известным из общих знаний специалиста (специалисту в данной области техники известно применение десятичной системы счисления в матрицах); а признак, характеризующий назначение камертонной ноты до первой октавы, - являющимся следствием замены какой-либо части известного средства другой известной частью (данный признак обусловлен лишь переносом частоты 440 Гц с ноты "ля" на ноту "до" первой октавы).

Таким образом, суд первой инстанции установил, что заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 уточненной формулы от 09.07.2019, явным образом следует из уровня техники, а именно из источников информации 1 и 2, в том числе из общих знаний специалиста, в связи с чем не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении признаков зависимого пункта 2 уточненной формулы заявленного изобретения суд первой инстанции указал, что согласно описанию названного изобретения они направлены на дополнение цветовой гаммы клавиатуры классического фортепиано (черно-белой) различными цветами, т.е. обусловлены эстетическими потребностями пользователя: такие признаки характеризуют объект, которому не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения на основании положений пункта 5 статьи 1350 ГК РФ.

Как определил суд первой инстанции, Роспатент правильно выявил признаки, присущие заявленному техническому решению, но отсутствующие в известном из источника информации 1 объекте, и определил известность отличительных признаков из противопоставленного источника информации 2 и из общих знаний специалиста.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным.

По поводу представленных Ткаченко И.Е. новых доработанных формул суд первой инстанции отметил, что они не могут быть учтены в рамках настоящего спора, поскольку не были представлены в Роспатент в ходе рассмотрения возражения и не могли быть предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве и о полномочиях Роспатента на рассмотрение возражения и на принятие решения по результатам такого рассмотрения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Ткаченко И.Е. отмечает, что в решении по ее заявке и в известном из источника информации 1 решении не будет совпадать звук нот. Кроме того, указанные решения имеют различное количество клавиш в первом и во втором рядах, размещение камертонных нот в разных участках октавы. При этом известные из заявленного изобретения и из источника информации 1 октавы построены на основе разных принципов.

По мнению заявителя кассационной жалобы, общим признаком заявленного изобретения и известного из источника информации 1 решения является только количество нот, что является нормальным совпадением и не препятствует регистрации нового изобретения.

Ткаченко И.Е. также полагает, что суд первой инстанции необоснованно применил положения пункта 5 статьи 1350 ГК РФ, так как заявленное изобретение отличает от уже известных технических решений не только его эстетическое оформление.

Заявитель кассационной жалобы считает, что в случае, когда Роспатент признал заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности "новизна", можно сделать вывод, что все новые признаки такого изобретения (модифицированной октавы) ранее не встречались. При этом совпадение с уже существующим решением остается лишь в количестве нот.

С точки зрения Ткаченко И.Е., использование десятичной системы счисления как матричной основы нельзя назвать несущественным признаком, поскольку это является той идеей, на основе которой построено изобретение.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что спорное изобретение создано путем объединения известных из источников информации 1 и 2 признаков.

Ткаченко И.Е. также полагает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что в спорном изобретении имеет место замена какой-либо части известного средства другой известной частью, потому что такое изобретение "построено не на заменах или использовании нот из других изобретений, а на добавлении в первом ряду ноты "йо" согласно 8-ми этапов цикла и удвоения нот во втором ряду".

Как отмечает заявитель кассационной жалобы, техническим результатом заявленного изобретения является результат по звуку, полученный после вычислений. При этом главный технический результат у нового звукоряда будет отличаться от значений нот звукоряда фортепиано, от значений авторского звукоряда, известного из источника информации 1, а также от звучания нот, не имеющего равномерной темперации звукоряда, известного из источника информации 2.

По мнению Ткаченко И.Е., в уточненной ею формуле даны все необходимые условия. На первом этапе рассматривается увеличение нот в октаве по предложенному способу, а полученное количество нот в октаве является схемой новой октавы. При этом камертонной нотой можно назначить любую ноту, а от ее значения рассчитать значения всех остальных нот звукоряда. Само значение камертонной ноты предложено автором спорного изобретения исходя из логики способа модификации октавы фортепиано.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что ближайшим аналогом спорного изобретения является известное из источника информации 1 решение.

Ткаченко И.Е. выделяет следующие отличительные признаки заявленного ею изобретения:

способ получения количества нот в октаве;

значение камертонное ноты в Гц, которое подставляется в логарифмическую формулу;

звучание всех нот звукоряда, которые получаются после вычислений по физической формуле;

получение новой соразмерности согласно принятым физиками формулам и коэффициенту, который производен от количества нот в октаве;

конкретные предложения авторов по важному вопросу гармонии, консонантности, т.е. обоснованным предложением принципа получения консонантных интервалов и аккордов и их отражения в таблицах описания;

понимание авторами того, необходимо ли полное гармоническое соответствие между нотами первого и второго рядов, что выражается в равном количестве нот октавы в первом и во втором ряду со спецификой звучания;

разный внешний вид звукоряда;

метод получения внешнего вида или "образа" октавы;

удобство игры на инструменте.

Заявитель кассационной жалобы усматривает, что все вышеперечисленное является конкретными новшествами или конкретным техническим результатом заявленного изобретения.

В отношении источника информации 2 Ткаченко И.Е. отмечает, что известное из него решение и заявленное ею изобретение совпадают только в названиях двух нот "ми диез" и "си диез".

При этом заявитель кассационной жалобы утверждает, что суд первой инстанции произвел сравнение спорного изобретения и решений, известных из источников информации 1 и 2, по некорректно выбранным признакам.

По мнению Ткаченко И.Е., суд первой инстанции должен был установить, являются ли противопоставленные источники информации 1 и 2 ближайшими аналогами заявленного изобретения, а источник информации 1 - его прототипом.

При этом заявитель кассационной жалобы считает, что источник информации 1 невозможно назвать прототипом спорного изобретения.

Ткаченко И.Е. также полагает, что суд первой инстанции должен был проверить, правильно ли Роспатент выявил признаки, отличающие заявленное техническое решение от его прототипа.

Как находит заявитель кассационной жалобы, административный орган "смешивал понимание термина "технический результат" и родового понятия, в этом случае надо признать, что изобретение характеризуется Роспатентом неясно, подчас некорректно по вопросам существенности признаков, трактовки формулы и т.д.".

Ткаченко И.Е. указывает на то, что суд первой инстанции должен был определить, известны ли из противопоставленного источника информации 2 или из общих знаний специалиста отличительные признаки спорного изобретения, и если их известность будет установлена, проверить, известно ли их влияние на заявленный технический результат.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу пункта 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения

При этом как следует из подпункта 3 пункта 5 статьи 1350 ГК РФ, не являются изобретениями, решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

На основании пункта 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила N 316), при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим таковой, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Пунктом 76 Правил N 316 установлено, что проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Требования N 316);

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В пункте 77 Правил N 316 указано, что не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Как следует из пункта 81 Правил N 316, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Применительно к правовой позиции, сформулированной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание заявителя кассационной жалобы на то, что на стадии кассационного производства проверке подлежит методология осуществления судом первой инстанции проверки соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", а не выводы суда первой инстанции по фактическим обстоятельствам дела.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что источник информации 1 не является прототипом заявленного изобретения.

По результатам рассмотрения этого довода президиум Суда по интеллектуальным правам находит необходимым отметить следующее.

Подпунктом 1 пункта 35 Требований N 316 установлено, что в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; наиболее близким аналогом (прототипом) является тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Назначением заявленного изобретения является способ модификации октавы музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание заявителя кассационной жалобы на то, что объектом противопоставления является не формула противопоставленного технического решения, а вся имеющаяся в источнике информация, включая описание и чертежи (схемы).

В источнике информации 1 охарактеризовано устройство, в котором реализуется способ модификации октавы музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что Роспатент и суд первой инстанции правильно определили ближайший аналог заявленного технического решения.

В кассационной жалобе Ткаченко И.Е. не приводит техническое решение, которое могло бы рассматриваться в качестве более близкого аналога, чем техническое решение по источнику информации 1, исходя из подпункта 1 пункта 35 Требований N 316.

Указывая на большее по сравнению с выявленными Роспатентом и судом первой инстанции количество отличительных признаков заявленного изобретения от объекта, известного из источника информации 1, Ткаченко И.Е. не учитывает, что анализу подлежат только те признаки, которые приведены в формуле заявленного изобретения (а не признаки, перечисленные в его описании).

В том числе по этому основанию отклоняется довод Ткаченко И.Е. о несовпадении звуков нот в заявленном изобретении и в известном из источника информации 1 решении: в заявленном изобретении присутствует только признак "вычисление частоты нот по логарифмическим формулам" при том, что не приведены конкретные значения частот нот или формулы для их вычисления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что предметом настоящего спора является конкретная формула, представленная в Роспатент на стадии рассмотрения возражения.

Именно в этой формуле выделяются отличительные признаки по сравнению с содержащимися в ближайшем аналоге (источнике информации 1) в силу пункта 76 Правил N 316.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент и суд первой инстанции правильно определили отличительные признаки заявленного изобретения от ближайшего аналога.

Кроме того, административный орган и суд первой инстанции обоснованно признали, что выявленные отличительные признаки известны из общих знаний специалиста в соответствующей области и из источника информации 2.

Ткаченко И.Е. не отрицает, что матричная система счисления применяется в разных областях техники (на что указывается и в описании заявленного изобретения).

Роспатент и суд первой инстанции установили, что в отношении этого признака в описании не обозначено его влияние на определенный в этом же документе Ткаченко И.Е. технический результат, т.е. данный признак в правовом смысле является несущественным. Значит, в отношении рассматриваемого признака в силу пункта 81 Правил N 316 при выявлении его в уровне техники подтверждения известности влияния на технический результат не требуется.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод Роспатента и суда первой инстанции о несущественности такого признака, однако не приводит ссылку на часть описания заявленного изобретения, в которой раскрыта связь применения матричной системы счисления и заявленного технического результата, заключающегося в более высокой степени равномерности темперированного строя, в новой палитре звучания клавиш.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод кассационной жалобы о том, что использование десятичной системы счисления как матричной основы нельзя назвать несущественным признаком, поскольку это является той идеей, на основе которой построено изобретение.

Во-первых, объекты патентных прав определены статьей 1349 ГК РФ. Патентная правовая охрана может быть предоставлена, если идея будет выражена в виде технического решения или решения внешнего вида изделия, которые соответствуют установленным условиям патентоспособности.

При этом сама по себе идея не может быть объектом правовой охраны согласно действующему законодательству об интеллектуальной собственности.

Во-вторых, в данном случае учитывается правовая существенность признака, которая определяется исходя из текста описания.

В отношении отличительного признака заявленного изобретения, характеризующего назначение камертонной ноты "до" первой октавы, Роспатент и суд первой инстанции также установили нераскрытие влияния этого признака на заявленный технический результат в описании.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом о несущественности названного признака. Между тем в кассационной жалобе Ткаченко И.Е. указывает, что "как названы отдельные части (ноты) в системе - не важно, названия условны" (абзац первый страницы 3 кассационной жалобы).

В свою очередь, в описании заявленного изобретения отсутствуют сведения, подтверждающие причинно-следственную связь рассматриваемого признака и заявленного для изобретения технического результата.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент и суд первой инстанции обоснованно признали этот признак несущественным.

Данный признак признан известным из общих знаний специалиста (о возможности назначения камертонной нотой любой ноты).

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводами Роспатента и суда первой инстанции об известности остальных отличительных признаков из источника информации 2 и известности влияния таких признаков на заявленный для изобретения технический результат.

Отклоняя этот довод заявителя кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить неправильную трактовку Ткаченко Е.И. содержания оспариваемого ненормативного правового акта и обжалуемого решения суда первой инстанции: как следует из содержания перечисленных актов, спорные признаки признаны известными из общих знаний специалиста в соответствующей области и из источника информации 2. Роспатент и суд первой инстанции правильно указали, что добавление нот и клавиш, расчет частот нот известны из источника информации 1; из этого же источника и из общих знаний специалиста известно, что добавление нот и клавиш влечет более высокую степень равномерности темперированного строя, новую палитру звучания клавиш; источник информации 2 подчеркивает возможность добавления конкретных клавиш "ми диез" и "си диез", возможность создания музыкального инструмента с отсутствием перерывов в расположениях черных клавиш между белыми.

Как уже упомянуто, согласно пункту 77 Правил N 316 не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В отношении довода Ткаченко И.Е. о необоснованном применении судом первой инстанции положений пункта 5 статьи 1350 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что названная норма была применена судом первой инстанции только в отношении зависимого пункта 2 уточненной формулы заявленного изобретения, а не всего изобретения в целом. При этом в описании заявленного изобретения Ткаченко И.Е. ссылалась на то, что признаки этого пункта направлены на дополнение цветовой гаммы классического фортепиано (иными словами - обусловлены эстетическими потребностями).

Соответственно, Роспатент и суд первой инстанции рассмотрели перечисленные признаки так, как это предложила сама Ткаченко Е.И. в поданных в административный орган документах.

Приведенное в суде кассационной инстанции мнение о наличии технической составляющей упомянутых признаков президиум Суда по интеллектуальным правам не рассматривает как не основанное на тексте представленного в Роспатент описания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным мнение заявителя кассационной жалобы о том, что в случае, когда административный орган признал заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности "новизна", можно сделать вывод, что все новые признаки такого изобретения (модифицированной октавы) ранее не встречались.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Следовательно, такое условие патентоспособности изобретения как "новизна" предполагает отсутствие в существующем уровне техники, т.е. среди ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения сведений о заявленном техническом решении. На практике это означает, что в имеющемся уровне техники не выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения, включая характеристику его назначения.

"Новизна" изобретения является необходимым, но недостаточным условием для его правовой охраны.

Заявленное техническое решение также должно соответствовать условию патентоспособности "изобретательский уровень", которое подразумевает, что от создателя нового изобретения требуется особое творчество, позволяющее специалисту при оценке технического решения сделать вывод о том, что оно не следует явным образом из уровня техники.

По оценке специалиста, изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что методология проверки соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" судом первой инстанции полностью соблюдена:

произведен самостоятельный анализ спорного изобретения и решений, известных из противопоставленных источников информации 1 и 2;

установлено, что источник информации 1 является прототипом заявленного изобретения;

проверена правильность выявления Роспатентом отличительных признаков спорного изобретения;

определена известность названных признаков из общих знаний специалиста и из дополнительного источника;

констатировано отсутствие сведений о влиянии части выявленных отличительных признаков на описанный в заявке технический результат;

найдены наличие влияния части отличительных признаков на заявленный для изобретения технический результат и известность такого влияния из общих знаний специалиста и из дополнительного источника.

В результате суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о несоответствии изобретения по заявке N 2018106473 условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку оно явным образом следует из уровня техники (из содержащихся в источниках информации 1 и 2 сведений, а также из общих знаний специалиста) и, как следствие, о законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента.

Все выводы суда первой инстанции должным образом мотивированы и основаны на той формуле и том описании, которые были представлены в административный орган.

Охраноспособность технических решений по формулам, представленным только в суд, и исходя из обоснования, не основанного на конкретном тексте описания, суд первой инстанции не проверял. Соответствующие материалы могут быть положены в основу новой заявки и проверены в установленном законом порядке.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлина подлежит возврату Ткаченко И.Е.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2021 по делу N СИП-488/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу Ткаченко Ирины Евгеньевны - без удовлетворения.

Возвратить Ткаченко Ирине Евгеньевне из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, излишне уплаченную по чеку-ордеру от 09.10.2021 (операция 5002) при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова