Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2021 г. по делу N СИП-1138/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2021 г. по делу N СИП-1138/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2022 г. N С01-213/2022 по делу N СИП-1138/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Об исправлении опечаток см. определение Суда по интеллектуальным правам от 12 января 2022 г. по делу N СИП-1138/2020

Резолютивная часть решения объявлена 1 декабря 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 3 декабря 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Ерина А.А., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Постниковым Р.А. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица HELLO PRODUCTS, LLC (363 Bloomfield Avenue, Montclair, NJ 07042 (США)) к иностранному лицу ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TIC A.S. (Valikonagi Cad. Akkavak Sok. Karahan Apt. No. 19-21 k. 1 d. 5, Nisantasi-lstanbul 34365, (Турция)) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 468619, N 486780.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица HELLO PRODUCTS, LLC Куликова Т.А. (по доверенности от 01.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо HELLO PRODUCTS, LLC (далее - компания HELLO PRODUCTS) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TIC A.S. (далее - компания ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TIC) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 468619, N 486780, в отношении следующих товаров 3-го класса и 21-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

- товарного знака "HELLO LADY" по свидетельству Российской Федерации N 468619 в отношении товаров "средства косметические; изделия парфюмерные; средства для ухода за кожей косметические; маски косметические; кремы косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; лосьоны для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; вата для косметических целей; дезодоранты для личного пользования; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла лечебные; препараты для ванн косметические; шампуни; лосьоны для волос; порошки, пасты зубные; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметические, туалетные принадлежности" 3-го класса МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован;

- товарного знака "HELLO NOW" по свидетельству Российской Федерации N 486780 в отношении товаров "средства косметические; изделия парфюмерные; средства для ухода за кожей косметические; грим; маски косметические; кремы косметические; средства для удаления волос (депилятории); препараты для бритья; препараты для похудания косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; вода ароматическая; вода туалетная; лосьоны для косметических целей; средства для загара косметические; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; вата для косметических целей; ватные тампоны, диски для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметические, туалетные принадлежности; дезодоранты для личного пользования; средства туалетные против потения; красители косметические; средства для окрашивания волос; красители для бороды и усов; средства обесцвечивающие для косметических целей; препараты для завивки волос; лак для волос (аэрозоль); средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; препараты для ухода за ногтями; мыла; мыла жидкие; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла лечебные; гель для мытья кожи; препараты для ванн косметические; шампуни; лосьоны для волос; порошки, мыла для бритья; пасты зубные; гель для отбеливания зубов; препараты для полоскания рта (за исключением используемых в медицинских целях); тряпки для уборки, пропитанные тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами" 3-го класса МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован;

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, в котором он указывает, что в силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам и просит рассмотреть исковое заявление в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании, состоявшемся 01.12.2021, представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Компания ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TIC явку представителя в судебное заседание не обеспечила.

Судебный запрос от 13.01.2021 о вручении судебной корреспонденции ответчику, направленный в уполномоченный орган Турции, исполнен и возвращен с подтверждением вручения документов ответчику 02.08.2021.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована в открытом доступе в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru), к которой отсылает официальный сайт Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика, поскольку он извещен о начавшемся судебном процессе и имел достаточно времени для того, чтобы обеспечить участие в нем своего представителя.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителей ответчика и третьего лица на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, компания ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TIC является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 468619, N 486780, в том числе в отношении указанных выше товаров 3-го и 21-го классов МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанных товарных знаков в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а также на неиспользование правообладателем товарных знаков для индивидуализации вышеуказанных товаров, истец направил 26.10.2020 предложение по адресам ответчика, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и в выписке из торгового реестра Турции.

Не получив ответа на направленное предложение, истец по истечение двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, заслушав мнение представителя истца, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Компанией HELLO PRODUCTS соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением, направленным правообладателю 26.10.2020, об обращении в уполномоченный орган с заявлением об отказе от исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 468619, N 486780, либо о заключении договора с истцом об отчуждении исключительных права на товарные знаки.

Рассматриваемое исковое заявление направлено истцом в суд 30.12.2021, то есть с соблюдением срока, установленного законом.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец представил:

1. Публикацию международной регистрации N 1518955 с переводом;

2. Публикацию международной регистрации N 1519943 с переводом;

3. Уведомление о предварительном отказе по международной регистрации N 1518955 с переводом;

4. Уведомление о предварительном отказе по международной регистрации N 1519943 с переводом;

5. Копии отказов третьего лица;

6. Распечатку с сайта компанией HELLO PRODUCTS с переводом.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу о том, что истец является производителем товаров 3-го класса "средства для чистки зубов; препараты для полоскания рта, освежители дыхания; зубные пасты; растворимые / рассасывающиеся пластинки и таблетки для освежения дыхания, дезодоранты" МКТУ и 21 класса "зубные щетки, зубные нити" МКТУ, и использует обозначение "HELLO" на указанных товарах. Истец указывает, что имеет намерение начать реализацию указанных товаров в Российской Федерации.

Истец также осуществил соответствующие подготовительные действия, подав в Роспатент заявки на предоставление в Российской Федерации правовой охраны своим товарным знакам по международным регистрациям N 1518955 и N 1519943. При рассмотрении указанных заявок Роспатент отказал в предоставлении правовой охраны обозначениям истца в отношении товаров 3-го и 21-го классов МКТУ ввиду того, что обозначения сходны до степени смешения со спорными товарными знаками ответчика, зарегистрированными в отношении однородных товаров 3-го и 21-го классов МКТУ.

Сопоставив спорные товарные знаки "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 468619 и N 486780 (соответственно) с обозначениями "" и "HELLO" по международным регистрациям N 1518955 и N 1519943 (соответственно) в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства за счет совпадения доминирующих словесных элементов обозначений (единственных элементов в противопоставленных товарных знаках истца), что влечет за собой высокую степень фонетического, графического и семантического сходства, при несущественных для восприятия обозначений в целом отличиях в наличии в спорных знаках "слабых" словесных элементов "LADY" и "NOW", выполненных мелким шрифтом, графического элемента в виде изогнутой дуги под элементом "HELLO" и в шрифтовом исполнении.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Товары 3-го класса "препараты для полоскания рта, освежители дыхания; зубные пасты; растворимые / рассасывающиеся пластинки и таблетки для освежения дыхания, дезодоранты" и товары 21-го классов "средства для чистки зубов, зубные нити, зубные щетки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков для которых зарегистрированы товарные знаки по международным регистрациям N 1518955 и N 1519943, являются в высокой степени однородными товарам 3-го класса "средства косметические; средства для ухода за кожей косметические; дезодоранты для личного пользования; мыла дезодорирующие; порошки, пасты зубные; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметические, туалетные принадлежности; препараты для бритья; средства туалетные против потения; гель для отбеливания зубов; препараты для полоскания рта (за исключением используемых в медицинских целях)" МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, так как совпадают как род/вид, имеют один и тот же круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения.

Кроме того, товары 21-го класса "средства для чистки зубов, зубные нити, зубные щетки; щетки зубные электрические" МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки истца по международным регистрациям N 1518955 и N 1519943 являются в высокой степени однородными товарам 21-го класса МКТУ "дезодоранты для индивидуального пользования; щетки зубные; щетки зубные электрические; устройства для орошения ротовой полости; зубочистки; нити зубные; предметы домашней утвари для косметики; кисточки для бритья", для которых зарегистрирован спорный товарный знак по свидетельствам Российской Федерации 486780, так как совпадают как род/вид, имеют один и тот же круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Что касается иных товаров 3-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки и товаров 21-го класса "утварь бытовая; утварь кухонная; посуда столовая (за исключением ножей, вилок и ложек); сосуды для питья; расчески; губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; стекло необработанное или частично обработанное (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам; инструменты с ручным управлением для чистки; губки для хозяйственных целей; губки для мытья посуды; губки туалетные; щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; материалы для щеточных изделий; мочалки пластмассовые или металлические для чистки кухонной посуды; подушечки для чистки; подушечки абразивные кухонные; скребки для чистки полов металлические; скребницы; тряпки, салфетки для уборки, в том числе тряпки, салфетки из микрофибры; тряпки, салфетки для удаления пыли; тряпки для мытья полов; материалы для придания блеска (за исключением продуктов, бумаги и камня); машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; приспособления для натирки воском; перчатки для полирования; держатели для мыла; держатели для губок; раздатчики мыла; предметы домашней утвари туалетные, в том числе держатели для моющих и дезинфицирующих средств в туалетах; перчатки для домашнего хозяйства; смесители бытовые; устройства аэрозольные (за исключением медицинских); прищепки бельевые; приспособления для растягивания перчаток; колодки для растяжки обуви; приспособления для снятия сапог; рожки для обуви; устройства для чистки обуви; предметы домашней утвари туалетные; мыльницы; дезодоранты для индивидуального пользования; принадлежности для снятия грима (неэлектрические); щеточки для бровей; пуховки для пудры; кисточки для бритья; расчески; щеточки для ногтей" МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, то судебная коллегия учитывает высокую степень сходства спорных товарных знаков с противопоставленными обозначениями истца за счет совпадения в них доминирующего элемента "HELLO". При таких обстоятельствах даже при низкой степени однородности иных товаров сравниваемых перечней товаров 3-го и 21-го классов МКТУ, в отношении указанных товаров обозначения стойко ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, имеется вероятность смешения обозначений потребителями.

Данные обстоятельства ответчиком не оспорены, а равно не оспорена и заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (26.10.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 26.10.2017 по 25.10.2020 включительно.

Ответчик не представил доказательств использования спорных товарных знаков способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, а также не заявил о наличии объективных препятствий к использованию данных средств индивидуализации в спорный период.

На основании изложенного требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 468619 и N 486780в отношении указанных выше товаров 3-го и всех товаров 21-го классов МКТУ, для которых товарные знаки зарегистрированы, вследствие неиспользования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования иностранного лица HELLO PRODUCTS, LLC удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану:

- товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 468619 вследствие его неиспользования в отношении товаров "средства косметические; изделия парфюмерные; средства для ухода за кожей косметические; маски косметические; кремы косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; лосьоны для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; вата для косметических целей; дезодоранты для личного пользования; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла лечебные; препараты для ванн косметические; шампуни; лосьоны для волос; порошки, пасты зубные; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметические, туалетные принадлежности" 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и всех товаров 21 класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован;

- товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 486780 в отношении товаров "средства косметические; изделия парфюмерные; средства для ухода за кожей косметические; грим; маски косметические; кремы косметические; средства для удаления волос (депилятории); препараты для бритья; препараты для похудания косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; вода ароматическая; вода туалетная; лосьоны для косметических целей; средства для загара косметические; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; вата для косметических целей; ватные тампоны, диски для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметические, туалетные принадлежности; дезодоранты для личного пользования; средства туалетные против потения; красители косметические; средства для окрашивания волос; красители для бороды и усов; средства обесцвечивающие для косметических целей; препараты для завивки волос; лак для волос (аэрозоль); средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; препараты для ухода за ногтями; мыла; мыла жидкие; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла лечебные; гель для мытья кожи; препараты для ванн косметические; шампуни; лосьоны для волос; порошки, мыла для бритья; пасты зубные; гель для отбеливания зубов; препараты для полоскания рта (за исключением используемых в медицинских целях); тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами" 3-го класса МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован.

Взыскать с иностранного лица ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TIC A.S. в пользу иностранного лица HELLO PRODUCTS, LLC 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

И.В. Лапшина