Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2021 г. по делу N СИП-797/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтвержден факт использования рассматриваемого товарного знака в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, а также наличие не зависящих от него уважительных причин, воспрепятствовавших его использованию в рассматриваемый период (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2021 г. по делу N СИП-797/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 февраля 2022 г. N С01-124/2022 по делу N СИП-797/2021 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 1 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Ерина А.А.,

судей Голофаева В.В., Снегура А.А. -

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Шарова Андрея Михайловича (г. Санкт-Петербург, ОГРНИП 317784700178801) к акционерному обществу "Управляющая компания "Старт" (ул. Бухарестская, д. 89, лит. А, пом. 12Н, г. Санкт-Петербург, 192283, ОГРН 1057813296133) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители индивидуального предпринимателя Шарова Андрея Михайловича - Борцов А.А. (по доверенности от 22.07.2021), Иванов В.А. (по доверенности от 03.02.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Шаров Андрей Михайлович обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Управляющая компания "Старт" (далее - общество "УК "Старт") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 в отношении товаров 13-го класса "фейерверки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец ссылается на то, что общество "УК "Старт" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 (дело N А56-66546/2020).

Ответчик с исковыми требованиями не согласен по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

По мнению общества "УК "Старт" указанного истцом обстоятельства не достаточно для вывода о заинтересованности Шарова А.М. в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658.

Кроме того, ответчик ссылается на обстоятельства использования принадлежащего ему средства индивидуализации, представляя соответствующие доказательства.

До начала судебного заседания от общества "УК "Старт" поступили дополнения к отзыву на иск, в которых ответчик ссылается на наличие в действиях Шарова А.М. признаков злоупотребления правом.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, в котором Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Общество "УК "Старт", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, общество "УК "Старт" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 591658 (с датой приоритета от 24.12.2014), зарегистрированного 20.10.2016 в том числе, в отношении товаров 13-го класса "фейерверки" МКТУ.

Полагая, что правообладатель не использует указанное средство индивидуализации в отношении приведенных товаров, ссылаясь на наличие между сторонами в арбитражном суде спора о защите исключительного права в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658, Шаров А.М. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, заслушав мнение представителя истца, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Шаровым А.М. соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением об обращении в уполномоченный орган с заявлением об отказе от исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 591658 в отношении товаров 13-го класса МКТУ "фейерверки", направленным правообладателю 25.05.2021.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 13-го класса МКТУ "фейерверки", истец ссылается на наличие между сторонами спора в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-66546/2020 по иску общества "УК "Старт" о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 и прилагает к исковому заявлению ходатайство об уточнении исковых требований указанного лица.

Кроме того, Шаров А.М. представил выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой основным видом деятельности истца является "Торговля розничная непродовольственными товарами, невключенными в другие группировки, в специализированных магазинах" (ОКВЭД 47.78.9), дополнительными видами деятельности - "Торговля оптовая прочими бытовыми товарами" (ОКВЭД 46.49).

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, учитывая установление Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области факта размещения на интернет-сайте www.bolshoy.ru предложения о продаже товара "Фонтан настольный ФН001003" "ДОМОВОЙ", а также процессуальную позицию Шарова А.М., изложенную в его отзыве от о принадлежности ему магазина по продаже соответствующих товаров и пояснения, данные представителем истца в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность по реализации различных фейерверков, однородных товарам 13-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован рассматриваемый товарный знак, тем самым он заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что наличие между истцом и ответчиком спора о защите исключительного права на спорный товарный знак может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 ГК РФ), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

Поэтому лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака, знака обслуживания.

Наличие указанного обстоятельства подтверждается имеющимся между сторонами спором по делу N А56-66546/2020 о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 591658 по иску общества "УК "Старт" о запрете его использования.

При этом суд учитывает, что согласно общедоступному источнику (системы Картотека арбитражных дел) решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.11.2021 делу N А56-66546/2020 об отказе в удовлетворении исковых требований общества "УК "Старт" на настоящий момент в законную силу не вступило.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления обществом предложения заинтересованного лица (25.05.2021) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 25.05.2018 по 24.05.2021 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товаров, услуг в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака, так и связанные с введением товаров в гражданский оборот, то есть с доведением их до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В качестве доказательств, подтверждающих использование спорного товарного знака в отношении товаров 13-го класса МКТУ, для которых этот знак зарегистрирован, ответчик представил заключение общества с ограниченной ответственностью "1 АРКА Консалтинг" от 31.08.2020 об определении величины убытков (реальный ущерб и упущенная выгода), понесенных обществом "УК "Старт" в результате нарушения его исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 591658 с приложениями (на 63-х листах).

Оценив указанное доказательство по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия пришла к выводу о том, что оно не содержит каких-либо сведений об использовании товарного знака правообладателем либо иным лицом (под контролем правообладателя), в рассматриваемый период.

В указанном заключении приведены данные о "реальном ущербе и упущенной выгоде", которые оценщик по заказу общества "УК "Старт" оценил в результате нарушения его исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 591658.

Приложениями к указанному заключению подтверждаются лишь сделанные оценщиком выводы.

Скриншоты с интернет-сайта tddomovoy.ru, социальных сетей Instagram и vc.com (Domovoy_official) не позволяют соотнести их с деятельностью ответчика в рассматриваемый период в отношении соответствующих товаров 13-го класса МКТУ.

Иных доводов и доказательств использования спорного товарного знака ответчиком не приведено и не представлено.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, а также не заявлено о наличии объективных препятствий к его использованию в рассматриваемый период.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Содержащаяся в письменных возражениях общества "УК "Старт" немотивированная ссылка на необходимость применения статьи 10 ГК РФ подлежит отклонению, так как третьим лицом не указано, какие действия заявителя в рамках настоящего спора могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

При этом суд отмечает, что злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер и вывод о нем не может являться следствием предположений.

Общество "УК "Старт" не обосновало, каким образом обращение Шарова А.М. в суд с рассматриваемым исковым заявлением преследует исключительно цель причинения вреда.

При указанных обстоятельствах, с учетом того что ответчиком не подтвержден факт использования рассматриваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 в отношении товаров 13-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а также наличие не зависящих от него уважительных причин, воспрепятствовавших его использованию в рассматриваемый период, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Шарова Андрея Михайловича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591658 в отношении товаров 13-го класса "фейерверки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий

А.А. Ерин

Судьи

В.В. Голофаев

А.А. Снегур