Определение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2021 г. по делу N СИП-978/2019 "О назначении дополнительной экспертизы"

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Богдановой М.В.,

рассматривал в судебном заседании заявление Шмотьева Сергея Федоровича (г. Екатеринбург) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич (г. Екатеринбург) и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (ул. Толмачева, д. 22, оф. 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Шмотьева Сергея Федоровича - Михайлов А.В. (по доверенности от 10.11.2020), Величко Ю.В. (по доверенности от 10.11.2020);

от Роспатента - Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-665/41);

от Плинера Сергея Юрьевича - Абрамов Т.А. (по доверенности от 29.01.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" - Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020) и Голунов С.А. (по доверенности от 14.01.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Шмотьев Сергей Федорович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702, которое было оставлено без движения до 09.01.2020.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (далее - общество).

Шмотьевым С.Ф. и Плинером С.Ю. было заявлено ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, эксперту Хорошкееву Владимиру Александровичу было поручено проведение экспертизы по данному делу.

После проведения экспертизы и получения экспертного заключения обществом в ходатайстве о назначении повторной экспертизы заявлен отвод эксперту Хорошкееву В.А., мотивированный сомнением в его незаинтересованности и беспристрастности.

Суд, рассмотрев заявление общества об отводе эксперта Хорошкеева В.А., удовлетворил его.

Судом 26.10.2020 рассмотрено и удовлетворено ходатайство общества о назначении экспертизы.

Суд определил назначить комплексную экспертизу и поручил ее проведение экспертам: Жаровой Наталье Игоревне и Туленинову Алексею Николаевичу.

По результатам проведения представлены экспертные заключения, которые приобщены к материалам дела.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 требования удовлетворены: решение Роспатента от 02.10.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702, признано недействительным как не соответствующее пункту 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд обязал административный орган восстановить правовую охрану патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2021 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Шмотьев С.Ф. заявил ходатайство о назначении дополнительной экспертизы и просил ее проведение поручить кандидату Жаровой Натальи Игоревны.

Шмотьевым С.Ф. предложены следующие варианты вопросов, которые необходимо поставить перед экспертом:

- отличаются ли свойства расклинивателей по изобретению (сопротивление раздавливанию, насыпная плотность, твердость по Мооссу) и представленные в таблице, содержащейся в описании патента N 2235702, от соответствующих свойств сравнительных расклинивателей? Если да, то в чем именно состоят различия в свойствах сравнительных керамических расклинивателей и керамических расклинивателей по изобретению, и следует ли из источников 1-2, 4-32, влияние выбора керамического материала из метасиликата магния и/или метасиликата кальция, влияние выбора насыпного веса шихты не менее 1,2 г/см3 и/или влияние выбора температуры обжига 1215-1290°С на получение таких отличий в свойствах керамических расклинивателей?

- присущ ли техническому решению, известному из источника [13], признак изобретения по патенту N 2235702, заключающийся в том, что метасиликат магния и/или метасиликат кальция последовательно измельчают и гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод? Известен ли этот признак из источников 1-2, 4-12 и 14-32?

- раскрыт ли в каком-либо одном из источников 1-2, 4-32 способ получения керамического материала, в котором в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, насыпной вес сырых гранул составляет не менее 1,2 г/см3, а обжиг ведут при температуре 1215-1290°С? И если да, раскрыто ли в этом источнике влияние совокупности перечисленных особенностей на технический результат согласно описанию патента N 2235702?

Плинер С.Ю. поддержал ходатайство заявителя.

Представитель Роспатента возражал против назначения экспертизы, полагая, что не имеется таких оснований, но пояснил, что если суд усмотрит такие основания, то он поддерживает кандидатуру эксперта и перечень вопросов предложенных обществом.

Представители общества возражали по ходатайству о назначении дополнительной экспертизы, но также пояснили, что если суд придет к выводу о необходимости назначения экспертизы, то они поддерживают кандидатуру эксперта: Ермаковой Елены Анатольевны, работающий в обществе с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз".

Обществом предложена следующая редакция вопросов подлежащих постановке:

1. Подтверждает ли описание к патенту РФ N 2235702 наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками, заключающимися в том, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 и техническим результатом, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод.

2) Следует ли из описания к патенту N 2235702, а также из источников N [4], [5], [8], [23], [25], [26] то, что для достижения технического результата, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей, достаточно использования только указанных отличительных признаков (в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ), либо необходимо использование также иных признаков из описания изобретения (например, введение в смесь модифицирующих и спекающих добавок; измельчение метасиликатов магния и/или кальция производят до фракции менее 0,1 мм; и пр.)? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

3) Следует ли из описания к патенту N 2235702 то, что способа изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, заявленного в патенте N 2235702 отличается от способа изготовления приведенных в таблице описания расклинивателей из алюмосиликатов Боровичского комбината огнеупоров и ООО "ФОРЭС", только тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ? Если да, то укачать, откуда именно следует такой вывод.

4) Присущ ли техническому решению, известному из патентного документа N 2098618 С1 |13| признак изобретения по патенту N 2235702, заключающийся в том, что материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 . Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод.

Принимая во внимание характер спора, фактические обстоятельства дела, специфику спорного патента, суд, руководствуясь статьями 82 и 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает необходимым назначить дополнительную судебную экспертизу.

Шмотьевым С.Ф. платежным поручением от 30.09.2021 года на сумму 150 000 рублей внесены денежные средства за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

C учетом представленных кандидатур экспертов и представленных в их обоснование документов, мнения лиц участвующих в деле по представленным кандидатурам, суд полагает необходимым поручить проведение дополнительной экспертизы эксперту - Жаровой Наталье Игоревне, образование высшее по направлению "химическая технология и биотехнология", патентный поверенный Российской Федерации рег. N 1526, Евразийский патентный поверенный, свидетельство N 52 (стаж работы в области патентного дела с 2013 года), стаж работы в области химии с 2007, поскольку эксперт Жарова Н.И. обладает познаниями в области химии, требующимися при проведении экспертизы.

Доводы общества о том, что президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении установил порочащие беспристрастностью эксперта Жаровой Н.И. обстоятельствам и поэтому она не может быть выбрана судом в качестве эксперта, отклоняются.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал только на противоречивость позиций суда, изложенных в определении от 26.10.2020 и в обжалуемом решении, в отношении того, на какие из поставленных вопросов должен был ответить каждый их экспертов в соответствии со своей компетенцией и то, что вопросы права не могут ставиться перед экспертом, а мнение эксперта по правовым вопросам - рассматриваться как результат экспертизы.

При таких обстоятельствах, доказательств, свидетельствующих о беспристрастности эксперта Жаровой Н.И. у суда не имеется и дополнительная экспертиза может быть поручена данному эксперту, принимая во внимание, что эксперт предупреждается судом об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение.

Кандидатура эксперта, предложенная обществом, не могла быть выбрана судом, поскольку не обладает требуемым высшим образованием в области химии, а иных кандидатур ни кем из лиц, участвующих в деле, представлено суду не было.

Выслушав мнения лиц, участвующих в деле, в отношении представленных ими вопросов для постановки перед экспертом, исходя из предмета спора и фактических обстоятельств, которые необходимо установить для его разрешения, суд приходит к выводу о том, что перед экспертом следует поставить следующий вопрос: Влияют ли отличительные признаки изобретения по патенту Российской Федерации N 2235702: в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция; керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ; керамическое сырье обжигают при температуре 125-1290°С, на заявленный технический результат - повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей? Если влияют, где об этом указано в описании данного патента?

При изложенных обстоятельствах, в соответствии с ходатайством о назначении экспертизы, с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии суд считает необходимым назначить по делу дополнительную судебную экспертизу (статья 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь частью 1 статьи 82, статьями 87, 159, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по делу дополнительную судебную экспертизу.

2. Проведение экспертизы поручить эксперту: Жаровой Наталье Игоревне, образование высшее по направлению "химическая технология и биотехнология", патентный поверенный Российской Федерации рег. N 1526, Евразийский патентный поверенный, свидетельство N 52 (стаж работы в области патентного дела с 2013 года), стаж работы в области химии с 2007.

3. В распоряжение эксперта представить: патент Российской Федерации на изобретение N 2235702 "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин" с приоритетом от 10.10.2002.

4. Поставить перед экспертом следующий вопрос:

4.1. Влияют ли отличительные признаки изобретения по патенту Российской Федерации N 2235702: в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция; керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ; керамическое сырье обжигают при температуре 125-1290°С, на заявленный технический результат - повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей? Если влияют, где об этом указано в описании данного патента?

5. Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, направив в его адрес расписку, которая подлежат возврату в суд вместе с экспертным заключением.

6. Срок проведения экспертизы установить в течение 15 календарных дней с момента вручения эксперту документов необходимых для ее проведения.

7. Заключение по результатам экспертизы и счет-фактуру на оплату услуг по экспертизе направить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254.

Председательствующий

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.С. Четвертакова