Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2021 г. по делу N СИП-168/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование этого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2021 г. по делу N СИП-168/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 декабря 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 9 декабря 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Мындря Д.И., Силаева Р.В.

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания Степашиной Е.Г.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица - Advance Magazine Publishers Inc (One World Trade Center, New York, N.Y., 10007-2915, USA) и акционерного общества "Конде Наст" (ул. Большая Дмитровка, д. 11, стр. 7, эт. 11, комн. 9, Москва, 125009, ОГРН 1027739270052) к иностранному лицу Supara Company Limited (363 Rama IV Road, Rongmuang Sub-District Patum Wan District, Bangkok 10330, Thailand) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305133 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (125993, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Advance Magazine Publishers Inc - Григорова М.В. (по доверенности от 04.11.2020);

от акционерного общества "Конде Наст" - Григорова М.В. (по доверенности от 07.10.2019) и Фиськина А.Е. (по доверенности от 01.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Advance Magazine Publishers Inc (далее - истец 1, компания Advance Magazine Publishers Inc) и акционерное общество "Конде Наст" (далее - истец 2, общество "Конде Наст") обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Supara Company Limited (далее - иностранное лицо, компания Supara Company Limited) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305133 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305133 в отношении товаров 25-го класса МКТУ истцы указали, что компания Advance Magazine Publishers Inc и общество "Конде Наст" входят в одну группу компаний, т.е. являются аффилированными лицами.

Компания Advance Magazine Publishers Inc создана для регистрации и управления интеллектуальными активами группы компаний по всему миру, в том числе и в России, где на ее имя зарегистрировано значительное количество товарных знаков, используемых обществом "Конде Наст" на основании лицензий.

В Российской Федерации истцу 1 принадлежат исключительные права на товарные знаки серии "GQ", охраняемые в отношении широкого спектра товаров и услуг 09, 16, 25, 33, 35, 36, 41, 42, 43-го классов МКТУ по свидетельствам N 98775, N 251028, N 253859, N 307992, N 3540518, N 536184, которые используются истцом 2 в России на основании лицензии, предоставленной Истцом 1.

Истцом 2 приняты меры к выводу на рынок товаров 25-го класса МКТУ под брендом "GQ" почти за 2 года до подачи искового заявления и направления досудебного обращения в адрес ответчика. Истец 2 приступил к продаже эксклюзивной одежды с логотипом "GQ" с сентября 2020 года, что подтверждается кассовыми чеками.

Общество "Конде Наст" предлагает к продаже одежду с маркировкой "GQ" из лимитированной коллекции, произведенной по его заказу обществом с ограниченной ответственностью "Модная основа" и обществом с ограниченной ответственностью "Заспорт". Продажа одежды "GQ" осуществляется истцом 2 через его одноименный веб-сайт https://www.gq.ru и Интернет-магазин истца 1 https://www.condenaststore.ru/brand/gq.

Истцы ссылаются на "размытие" серии принадлежащих им товарных знаков "GQ" спорным товарным знаком ответчика в горизонтальном исполнении.

Ввиду высокой степени сходства принадлежащих истцам товарных знаков со спорным товарным знаком ответчика и однородности рубрик вероятность представления потребителей о принадлежности данных средств индивидуализации одному правообладателю усиливается, что может привести к смешению в гражданском обороте.

Как указано в исковом заявлении, досудебный порядок соблюден.

Истцы не располагают информацией об использовании ответчиком спорного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 25-го класса МКТУ.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что административный орган не заинтересован в исходе спора, просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании, состоявшемся 08.12.2021, представители истцов поддержали заявленные требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, компания Supara Company Limited является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 305133 в отношении товаров 25-го класса МКТУ: "рубашки, майки с короткими рукавами, куртки, свитера, костюмы, пижамы, шорты, брюки, слаксы, джинсы, белье нижнее, галстуки, юбки, обувь спортивная, туфли, носки, шляпы".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ, а также на неиспользование правообладателем товарного знака для индивидуализации вышеуказанных товаров на территории Российской Федерации, истцы направили 17.11.2020 в адрес ответчика соответствующее предложение.

Не получив ответа на направленное предложение, истцы по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратились в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, заслушав мнение представителей истцов, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцами соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением, направленным правообладателю 17.11.2020 по адресу правообладателя и адресу, указанному в свидетельстве в качестве адреса для переписки, об обращении в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "GQ" по свидетельству Российской Федерации N 305133.

Рассматриваемое исковое заявление направлено заявителем в суд 17.02.2021, то есть с соблюдением установленного законом срока.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцами представлены: заверенные копии свидетельств "Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк." и "Конде Наст Интернэшнл Инк.", заверенная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц акционерного общества "Конде Наст", публикации товарных знаков серии "GQ" по свидетельствам Российской Федерации N 98775, 251028, 253859, 307992, 540518, 536184, публикация извещения о регистрации лицензионного договора относительно товарного знака "GQ" по свидетельству Российской Федерации N 251028 для товаров 25-го класса МКТУ, кассовые чеки от 07.09.2020 N 4687 и от 30.09.2020 N 1179 относительно продажи толстовок и футболок "GQ", копия договора подряда от 25.11.2019 между обществом "Конде Наст" и обществом с ограниченной ответственностью "Модная основа" на изготовление худи с капюшоном GQ, копии дополнительных соглашений к договору от 10.12.2019 и 25.02.2020, копии товарных накладных от 29.12.2019, 21.12.2020, 11.03.2020, оплаченные платежные поручения за 2019 - 2020 годы, копия договора поставки от 18.08.2020 между обществом "Конде Наст" и обществом с ограниченной ответственностью "Заспорт", копия приложения N 1 к договору от 18.08.2020 на поставку футболок GQ, распечатки с веб-сайта Истца 2 https://www.gq.ru/style/teper-u-gq-est-merch-vy-mozhete-kupit-tolstovku-kak-u-redakcii с предложением к продаже толстовок, футболок "GQ" и https://www.condenaststore.ru/brand/gq, каталог товаров "GQ", сведения из базы Ru-Center относительно администраторов доменов gq.ru и condenaststore.ru, отчет истца 2 от 09.02.2021 относительно продаж одежды с маркировкой "GQ", распечатки с веб-сайтов истцов, уведомления Роспатента о государственной регистрации лицензионного договора в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 98775 и N 251028, договор подряда от 01.12.2020 между истцом 2 и обществом с ограниченной ответственностью "Модная основа" на изготовление одежды худи с логотипом "GQ" и фотографии к нему, договор от 28.08.2020 на размещение рекламы.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу о том, что истцы осуществили подготовительные действия и осуществляют деятельность в сфере торговли одеждой, обувью, головными уборами.

Сопоставив товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 251028, товарный знак "GQ" по свидетельству Российской Федерации N 98775 с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 305133, суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства за счет фонетического тождества единственного словесного элемента.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Товары, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца 1, 25-го класса МКТУ: "одежда, обувь, головные уборы", являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 305133: "рубашки, майки с короткими рукавами, куртки, свитера, костюмы, пижамы, шорты, брюки, слаксы, джинсы, белье нижнее, галстуки, юбки, обувь спортивная, туфли, носки, шляпы", степень однородности судебная коллегия определяет как высокую.

Данные обстоятельства ответчиком не оспорены, а равно не оспорена и заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцами предложения заинтересованного лица (17.11.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 17.11.2017 по 16.11.2020 включительно.

Ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, а также не заявлено о наличии объективных препятствий к использованию данного средства индивидуализации в спорный период.

На основании изложенного требования истцов о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 305133 в отношении товаров 25-го класса МКТУ вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица - Advance Magazine Publishers Inc и акционерного общества "Конде Наст" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 305133 в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Supara Company Limited (363 Rama IV Road, Rongmuang Sub-District Patum Wan District, Bangkok 10330, Thailand) в пользу акционерного общества "Конде Наст" (ул. Большая Дмитровка, д. 11, стр. 7, эт. 11, комн. 9, Москва, 125009, ОГРН 1027739270052) 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев