Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. по делу N СИП-381/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака, а также не заявлено о наличии объективных препятствий к его использованию в спорный период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. по делу N СИП-381/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 17 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Eurasian Resources Group S.a.r.l. (Rue Sainte Zithe 9, Luxembourg 2763) к иностранному лицу ERG s.p.a. (Genova (GE) Via de Marini 1 cfp 16149) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 627262, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 125993, Москва, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица Eurasian Resources Group S.a.r.l. Ловцева М.С. (по доверенности от 12.01.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Eurasian Resources Group S.a.r.l. (далее - компания Eurasian Resources Group) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу ERG s.p.a. (далее - компания ERG) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 627262 в отношении товаров 1, 4-го и услуг 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых товарный знак зарегистрирован вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что административный орган не заинтересован в исходе спора, просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании, состоявшемся 15.12.2021, представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации или международным договором Российской Федерации.

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и Итальянская Республика (государство, в котором зарегистрирован ответчик).

Определение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 о принятии искового заявления было направлено в адрес компетентного органа Итальянской Республики (Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma) о вручении судебного извещения компании ERG по адресу, указанному в выписке из торгового реестра.

Согласно поступившему в материалы дела подтверждению о вручении, определение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 было вручено ответчику 21.09.2021.

Кроме того, определение суда от 31.08.2020 было также направлено компании ERG по адресу, указанному в выписке из торгового реестра, и согласно поступившим уведомлению получено адресатом.

Статьей 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что в случае, если судебная повестка или эквивалентный документ подлежал направлению за границу в целях вручения в соответствии с положениями этой Конвенции и ответчик в суд не явился, суд откладывает вынесение решения до тех пор, пока не будет установлено: a) что документ вручен в порядке, предусмотренном законодательством запрашиваемого государства для вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории, или b) что документ действительно доставлен ответчику лично или по месту его жительства в ином порядке, предусмотренном в настоящей Конвенции, и что в любом из этих случаев документ был вручен или доставлен своевременно таким образом, чтобы ответчик мог подготовиться к своей защите.

Учитывая, что в материалах дела имеются сведения о получении ответчиком надлежащим образом переведенного судебного акта, содержащего сведения о начале судебного процесса с его участием; вручение состоялось не позднее 08.11.2021 (дата предварительного судебного заседания), то есть своевременно, и у ответчика имелось достаточно времени, чтобы он мог подготовиться к своей защите, суд приходит к выводу о том, что компания ERG была надлежащим образом извещена о начале судебного процесса с ее участием и имела возможность принять в нем участие.

Как следует из материалов дела, компания ERG является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 627262 в отношении широкого перечня товаров 1, 3, 4, 5, 9, 20, 21, 25, 28, 29-33 и услуг 34, 40-го классов МКТУ, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, на территории Российской Федерации.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака в отношении товаров 1, 4-го и услуг 40-го классов МКТУ, а также на неиспользование правообладателем товарного знака для индивидуализации вышеуказанных товаров и услуг на территории Российской Федерации, истец направил 22.01.2021 предложение по адресам ответчика, указанным в Международном бюро ВОИС.

Не получив ответа на направленное предложение, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, заслушав мнение представителя истца, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Предпринимателем соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением, направленным правообладателю 22.01.2021, об обращении в уполномоченный орган с заявлением об отказе от исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 627262.

Рассматриваемое исковое заявление направлено компанией Eurasian Resources Group в суд 21.04.2021, то есть с соблюдением срока, установленного законом.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом представлены: выписки из торгового реестра, страницы сайта истца, договора поставки, счета, письма, а также заявка N 2019710489 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 1, 4, 6, 14-го и услуг 37, 39, 40 и 42-го классов МКТУ, решение Роспатента от 31.03.2021.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу о том, что истец является компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, поставщиков железной руды и алюминиевой продукции в Евразийском регионе. Истцом также осуществлены соответствующие подготовительные действия, так в Роспатент подана заявка N 2019710489 на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 1, 4, 6, 14-го и услуг 37, 39, 40 и 42-го классов МКТУ.

Сопоставив спорный товарный знак "" по международной регистрации N 627262 с обозначением "" по заявке N 2019710489 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства за счет фонетического и графического тождества единственного словесного элемента заявленного на регистрацию обозначения с товарным знаком по международной регистрации N 627262.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Товары и услуги, указанные в заявке на регистрацию товарного знака, являются однородными товаров 1, 4-го и услуг 40-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак по международной регистрации N 627262, совпадают как род/вид, имеют один и тот же круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения.

Данные обстоятельства ответчиком не оспорены, а равно не оспорена и заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (22.01.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 22.01.2018 по 21.01.2021 включительно.

Ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, а также не заявлено о наличии объективных препятствий к использованию данного средства индивидуализации в спорный период.

На основании изложенного требования истца о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 627262 в отношении товаров 1, 4-го и услуг 40-го классов МКТУ вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Eurasian Resources Group S.a.r.l. удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 627262 в отношении всех товаров 1, 4-го и услуг 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица ERG s.p.a. (Genova (GE) Via de Marini 1 cfp 16149) в пользу иностранного лица Eurasian Resources Group S.a.r.l. 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская